г. Владимир
07 декабря 2023 года Дело № А43-4250/2023
Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2023 года.
Полный текст постановления изготовлен 07 декабря 2023 года.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбатовой М.Ф., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.05.2023 по делу № А43-4250/2023, принятое в порядке упрощенного производства по иску общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>) о взыскании 62 500 руб., при участии в судебном заседании: от истца - общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» - ФИО2 (по доверенности от 30.12.2022 сроком действия 5 лет, выданной в порядке передоверия, и диплому).
Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил.
Общество с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (далее - Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - Предприниматель) о взыскании 62 500 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060, а также 120 руб. почтовых расходов, 125 руб. расходов на приобретение товара, 200 руб. расходов за получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), 2500 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
22.05.2023 Арбитражным судом Нижегородской области в порядке части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято решение по делу № А43-4250/2023 в виде резолютивной части, согласно которому с ответчика в пользу истца взысканы компенсация в сумме 62 500 руб., расходы по государственной пошлине в сумме 2500 руб., на получение выписки из ЕГРИП в сумме 200 руб., почтовые расходы в сумме 120 руб., стоимость спорного товара в сумме 125 руб.
Не согласившись с принятым судебным актом, Предприниматель обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.
03.07.2023 Арбитражным судом Нижегородской области на основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации составлено мотивированное решение по делу.
Определением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2023 апелляционная жалоба принята и назначена к рассмотрению в порядке упрощенного производства, установлен срок для представления отзыва на апелляционную жалобу до 16.08.2023.
Обжалуя судебный акт, заявитель ссылается на непредставление истцом относимых, допустимых и достаточных доказательств приобретения спорного товара именно у Предпринимателя и недоказанность нарушения последним исключительных прав Общества на товарный знак. Кроме того, полагает, что размер компенсации может быть снижен до разумных пределов. Указал на то, что судом при определении размера компенсации не учтено, что Предприниматель относится к субъектам малого бизнеса и имеет статус микропредприятия. Считает также, что цена, примененная истцом исходя из лицензионного договора от 11.08.2021, не соответствует цене, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Пояснил, что данное обстоятельство подтверждается иными лицензионными договорами Общества, на которые имеются ссылки во вступивших в законную силу судебных актах. По мнению заявителя, средняя цена лицензионного договора составляет не 750 000 руб. за 2 товарных знака, а 240 000 руб. за 5-7 товарных знаков, исходя из которой и необходимо производить расчет компенсации, в случае доказанности нарушения. Подробно доводы заявителя приведены в апелляционной жалобе.
Общество отзыв по существу апелляционной жалобы не представило.
С учетом доводов апелляционной жалобы, руководствуясь статьями 227, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд назначил по делу судебное заседание (определение от 21.08.2023).
Судебное разбирательство откладывалось определениями суда от 24.08.2023, от 28.09.2023 и от 26.10.2023 на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Общество в отзыве на апелляционную жалобу и в дополнительных пояснениях возразило по доводам заявителя, считая их несостоятельными, и просило в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, оставив решение суда первой инстанции без изменения.
Заявитель жалобы (ответчик), надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своего представителя в заседание суда от 23.11.2023 не обеспечил.
Представитель Общества в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу и в дополнении к нему, возразив по доводам заявителя.
В заседании суда на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 30.11.2023, после окончания которого стороны явку своих представителей в суд не обеспечили.
От истца в материалы дела поступило заявление об отказе от части исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому Общество просило принять отказ от иска в части требования о взыскании компенсации в размере 38 500 руб.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, по имеющимся материалам дела.
Общество в суде апелляционной инстанции заявило об отказе от исковых требований в части требования о взыскании компенсации в сумме 38 500 руб.
В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Поскольку частичный отказ от иска не противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, данный отказ принят судом апелляционной инстанции.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если истец отказался от части иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу в этой части подлежит прекращению.
В связи с отказом истца в суде апелляционной инстанции от иска в части требования о взыскании с Предпринимателя компенсации в сумме 38 500 руб. и принятием данного отказа судом, производство по делу в соответствующей части в силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению, а решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.05.2023 – отмене в указанной части.
Законность и обоснованность принятого по делу решения в остальной части проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Общество является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «ZINGER» по свидетельству № 266060, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2004 в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе товаров 8 класса МКТУ; срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.
По данным истца, 01.12.2020 в торговых точках ответчика, расположенных по адресам: <...>; <...>, предлагались к продаже и были реализованы товары - «Маникюрные инструменты», маркированные надписью «ZINGER», что подтверждается кассовыми чеками от 01.12.2020 № 01 на сумму 65 руб. и № 04 на сумму 70 руб., видеозаписью процесса реализации товара, а также самими товарами.
Полагая, что ответчик нарушил его исключительные права на товарный знак, истец направил претензию с требованием о выплате компенсации.
Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с иском в арбитражный суд.
В пункте 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На основании пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.
Материалы дела свидетельствуют и ответчиком не оспаривается, что истцу принадлежат исключительные права на товарный знак в виде словесного обозначения «ZINGER» по свидетельству № 266060, зарегистрированный в числе прочего в отношении товаров 8 класса МКТУ «пилочки для ногтей».
В подтверждение факта реализации ответчиком спорных товаров истцом представлены кассовые чеки от 01.12.2020 № 01 на сумму 65 руб. и № 04 на сумму 70 руб., видеозапись процесса реализации товара, а также сами товары.
Статьей 493 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
Кассовые чеки от 01.12.2020 содержат указание ФИО ответчика и его ИНН, а также сведения о дате реализации и стоимости товара, адресах торговых точек.
Данные документы отвечают требованиям статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являются достаточными доказательствами заключения договоров розничной купли-продажи с Предпринимателем.
Согласно статье 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления документа, подтверждающего оплату товара, но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи (абзац 3 пункт 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10)).
Ведение видеозаписи (в том числе скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Приобщенный к материалам дела CD-диск содержит видеозаписи процессов приобретения товаров.
Исходя из анализа положений статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.
Представленные истцом в материалы дела видеозаписи процессов закупки отчетливо фиксируют обстоятельства заключения договоров розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, проход покупателя к продавцу, оплату товара и выдачу продавцом чека), а также позволяют установить реализованные ответчиком товары и выявить идентичность запечатленных на видеозаписях чеков и товаров чекам и товарам, представленным в материалы дела.
Ответчик факт осуществления им деятельности в торговых точках, в которых осуществлены видеозаписи, не опроверг.
На видеозаписях последовательность видеоряда не нарушена, поэтому оснований считать данные видеозаписи не соответствующими статьям 67-68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом не установлено.
По результатам оценки собранных по делу доказательств в их совокупности и взаимосвязи суд первой инстанции обоснованно признал доказанным факт реализации спорных товаров (пилочек для ногтей) ответчиком, что Предпринимателем документально не опровергнуто.
С учетом вышеизложенного доводы заявителя жалобы относительно недоказанности истцом факта реализации товаров Предпринимателем отклоняются как необоснованные и опровергающиеся материалами дела.
В пункте 75 Постановления Пленума № 10 разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.
Согласно упомянутому выше пункту 162 названного постановления установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.
При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
Следует отметить, что определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.
По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.
Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.
Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний для этого не требуется (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).
При исследовании спорных товаров (маникюрных инструментов), реализованных ответчиком, судом установлено, что на товарах имеются изображения товарного знака истца по свидетельству № 266060 (размещенное на упаковке товара словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца), что ответчиком не оспорено.
Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на использование названного товарного знака, последним в материалы дела не представлены.
При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060.
Согласно статье 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.
Учитывая, что факт нарушения исключительных прав на товарный знак подтвержден документально, требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно.
В рассматриваемом случае Общество, заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак, избрало вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассчитав ее с учетом условий лицензионного договора о представлении права использования товарного знака от 11.08.2021 следующим образом: 750 000 руб./1 товарный знак/2 класса МКТУ/1 способ применения/12 месяцев х 2 = 62 500 руб.
Суд первой инстанции по результатам исследования и оценки собранных по делу доказательств, удовлетворил требование истца в полном объеме и взыскал с Предпринимателя 62 500 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060.
Доводы заявителя жалобы о несогласии с размером компенсации судом апелляционной инстанции проверены и отклонены.
Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Общество в рассматриваемом случае избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании вышеуказанной нормы, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.
Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.
Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.
Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.
Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.
В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.
Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.
В обоснование стоимости права использования товарного знака истцом в материалы дела представлен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 11.08.2021, заключенный Обществом (лицензиар) с индивидуальным предпринимателем ФИО3 (лицензиат), согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за вознаграждение право использования товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении товаров 08 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ; лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью; за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 руб., включая НДС 20%. Также Обществом представлены платежные документы в подтверждение факта внесения платежей по названному договору.
Таким образом, стоимость права использования спорного товарного знака согласно указанному лицензионному договору определена в размере 750 000 руб. в год.
Как установлено судом первой инстанции, ответчиком допущено нарушение исключительных прав Общества путем предложения к продаже и реализации товаров, относящихся к 08 классу МКТУ.
Из материалов дела следует, что истцом к взысканию предъявлена компенсация в размере 62 500 руб., рассчитанная исходя из цены в размере 31 250 руб., которая, по мнению последнего, подлежит оплате при сравнимых обстоятельствах за правомерное пользование товарного знака с учетом условий вышеназванного лицензионного договора применительно к допущенному Предпринимателем нарушению исключительных прав Общества на товарный знак по свидетельству № 266060 путем предложения к продаже и реализации товара, относящегося к 08 классу МКТУ.
Ответчик при рассмотрении дела не представил какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знаков, не опроверг того, что представленный истцом расчет основан на цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.
Обжалуя судебный акт, заявитель сослался на то, что цена, примененная истцом исходя из лицензионного договора от 11.08.2021, не соответствует цене, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака применительно к допущенному нарушению. Пояснил, что данное обстоятельство подтверждается иными лицензионными договорами Общества, на которые имеются ссылки во вступивших в законную силу судебных актах. По мнению заявителя, средняя цена лицензионного договора составляет не 750 000 руб. за 2 товарных знака, а 240 000 руб. за 5-7 товарных знаков, исходя из которой и необходимо производить расчет компенсации, в случае доказанности нарушения.
Как указывалось выше, Общество в суде апелляционной инстанции, воспользовавшись предоставленным частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом, заявило об отказе от исковых требований в части требования о взыскании компенсации в сумме 38 500 руб. и данный отказ принят судом, в связи с чем производство по делу в соответствующей части подлежит прекращению.
Из материалов дела усматривается, что в заявлении об отказе от иска в части Общество пояснило, что считает возможным отказаться от иска в вышеназванной части с учетом того, что на момент фиксации нарушения (01.12.2020) действовал лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал», исходя из которого цена, которая при сравнимых обстоятельствах подлежит оплате за правомерное использование товарного знака по свидетельству № 266060 составляет 12 000 руб. (60 000 руб./5 (количество классов МКТУ по товарам)) и, соответственно, компенсация в виде двукратного размера стоимости права использования товарного знака по свидетельству № 266060 - 24 000 руб.
Таким образом, в рассматриваемом случае способ расчета суммы компенсации не изменяется, а фактически истцом скорректирован ее размер с учетом доводов заявителя жалобы.
Сведения о наличии применительно к периоду закупки у Предпринимателя спорного товара (01.12.2020) у Общества лицензионного договора от 26.02.2019 о предоставлении права использования товарного знака с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал» отражены в свидетельстве № 266060 на товарный знак, имеющемся в материалах дела, а также в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Во вступивших в законную силу судебных актах, на которые сослался заявитель жалобы в качестве примера наличия у Общества иных лицензионных договоров, последнее в обоснование размера компенсации указывало именно лицензионный договор, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал». Сумма компенсации в размере 24 000 руб. не противоречит тому порядку расчета, который применен судами при рассмотрении соответствующих дел, указанных заявителем жалобы, и определена, исходя из пояснений истца, с учетом того обстоятельства, что фактически имело место использование Предпринимателем права в меньшем объеме, чем предусмотрено представленным лицензионным договором с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал».
Следует отметить, что названная сумма в любом случае не превышает сумму при расчете исходя из средней цены лицензионного договора в размере 240 000 руб. за 5-7 товарных знаков, исходя из которой, по мнению Предпринимателя (согласно апелляционной жалобе), необходимо производить расчет компенсации. Доказательств обратного в дело не представлено, как и доказательств несоответствия суммы компенсации в размере 24 000 руб. применительно к допущенному нарушению, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование товарного знака.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд апелляционной инстанции, с учетом принятого заявления Общества об отказе от иска в части, отклоняет доводы Предпринимателя о несоответствии цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака применительно к допущенному нарушению, и полагает правомерным взыскание с ответчика компенсации в сумме 24 000 руб.
Довод заявителя жалобы о необходимости снижении размера компенсации отклоняется на основании следующего.
В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 изложена правовая позиция о том, что установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).
В соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.
Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.
Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-2988.
Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (часть 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.
В рассматриваемом случае судом по результатам исследования материалов дела не установлено оснований для уменьшения размера компенсации применительно к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих наличие совокупности обстоятельств, перечисленных в названном Постановлении.
По общему правилу предпринимательство, связанное с торговлей, в том числе с розничной, предполагает системный характер такой деятельности, что прямо следует из определения предпринимательской деятельности, закрепленного абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ответчик, заявляя о снижении компенсации, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в обоснование своей позиции доказательства, которые свидетельствовали бы о возможности ее снижения, что им предпринимались необходимые меры, проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.
Приобретая товар, а затем, реализуя его, ответчик принял все риски, связанные с введением в оборот данного товара (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Вместе с тем, ответчик не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Сами по себе заявление Предпринимателем ходатайства об уменьшении компенсации и указание на то, что он относится к субъектам малого бизнеса и имеет статус микропредприятия, не влекут вывод о безусловной необходимости снижения взыскиваемой компенсации.
С учетом изложенного оснований для снижения размера компенсации с учетом правовых позиций, отраженных в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П, судом апелляционной инстанции не установлено.
При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит обоснованным взыскание компенсации применительно к настоящему делу в сумме 24 000 руб., не установив оснований для ее уменьшения по доводам заявителя жалобы.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Факт несения истцом в связи с рассмотрением настоящего дела судебных расходов в виде почтовых расходов в сумме 120 руб., стоимости спорных товаров в сумме 125 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика в сумме 200 руб., расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2500 руб. подтвержден документально и ответчиком не оспаривается.
С учетом результата разрешения исковых требований и заявленного в суде апелляционной инстанции частичного отказа от иска судебные расходы подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.
Таким образом, решение суда первой инстанции в части требования о взыскании компенсации в сумме 38 500 руб. подлежит отмене в связи с отказом истца от иска в данной части и принятием его судом апелляционной инстанции, а производство по делу в соответствующей части в силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекращается. В остальной части исковых требований решение является законным и обоснованным; оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта по доводам заявителя не имеется. При этом, ввиду частичного отказа от иска в суде апелляционной инстанции размер подлежащей возмещению ответчиком истцу судебных расходов подлежит корректировке. Кроме того, в соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с прекращением производства по делу вследствие отказа истца от части исковых требований на стадии апелляционного обжалования, половина государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение иска в соответствующей части, подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.
Руководствуясь статьями 49, 150, 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
принять отказ общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» от иска в части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 38 500 руб.
Отменить решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.05.2023 по делу № А43-4250/2023 в части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 38 500 руб., производство по делу в данной части прекратить.
В остальной части решение Арбитражного суда Нижегородской области 22.05.2023 по делу № А43-4250/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060 в сумме 24 000 руб., а также в возмещение почтовых расходов 46 руб. 08 коп., стоимости спорного товара 48 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика 76 руб. 80 коп., расходов по оплате государственной пошлины 960 руб.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» из федерального бюджета 770 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 09.02.2023 № 1647.
Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее постановление.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья
Н.В. Устинова