ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-80700/2023

г. Москва Дело № А40-181295/22

08 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 08 декабря 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей В.В. Валюшкиной, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика Индивидуального предпринимателя ФИО1

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2023 года по делу № А40- 181295/22,

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

третье лицо 1: Общество с ограниченной ответственностью «Каза Леоне» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

третье лицо 2: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о признании договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года недействительной сделкой; о применении последствий недействительности.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 06.03.2023,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 03.11.2023,

от третьих лиц:

от ООО «Каза Леоне» - ФИО4 по доверенности от 30.04.2021,

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года недействительной сделкой; о применении последствий недействительности Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года: восстановить исключительное право ИП ФИО2 на товарный знак №664484 и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации соответствующую запись об изменении правообладателя товарного знака №664484, указав в качестве правообладателя ИП ФИО2, с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Общество с ограниченной ответственностью «Каза Леоне».

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 166, 167, 170, 1233, 1234 ГК РФ, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ Решением от 12 октября 2023 г. суд первой инстанции иск удовлетворил.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд необоснованно отклонил доводы и доказательства ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика, ООО «Каза Леоне» доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года не подписывала, подпись, содержащаяся в нем, принадлежит не ей, а неизвестному лицу, что подтверждается Актом экспертного исследования №225/Д от 21.12.2021 года.

Из документов, представленных Роспатентом, 20.08.2021 года патентный поверенный ФИО5 обратился от имени ИП ФИО1 с заявлением о регистрации исключительного права на товарный знак №664484 за ИП ФИО1 на основании Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года.

При этом Истец ссылается на то, что подпись, выполненная в Договоре об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года, ФИО2 не принадлежит, ФИО2 о заключении указанного Договора не знала, свое согласие на его заключение не давала, каких-либо действий, свидетельствующих об исполнении или последующем одобрении Договора, не совершала. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии волеизъявления ФИО2 на заключение Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года на содержащихся в нем условиях. Истец полагает, что Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года является недействительной сделкой на основании ст. 10, п. 1 ст. 168 ГК РФ.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором он просит в удовлетворении исковых требований отказать, в связи с тем, что законные права и интересы Истца Договором об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года не нарушаются, поскольку ранее Истец должна была передать исключительные права на товарный знак в пользу ИП ФИО1 на основании иного Договора №01/2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 17.02.2020.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению, на основании следующего.

Истец не совершал каких-либо действий, свидетельствующих об исполнении или последующем одобрении Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года.

Истец не получал от Ответчика денежные средства в качестве оплаты за отчужденное исключительное право на товарный знак, не обращался в уполномоченный орган Роспатента для осуществления регистрации указанного Договора. Кроме того, Истец оспаривает факт подписания спорного договора с её стороны.

В рамках проверки доводов, изложенных в иске, а также в заявлении о фальсификации доказательств, представленном истцом в порядке ст. 161 АПК РФ, определением Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2023 года по делу № А40-181295/22-134-1011 назначена судебная почерковедческая экспертиза, производство которой поручено АНО «Центр Экспертных Исследований». В качестве эксперта назначена ФИО6

Согласно выводам Заключения эксперта №А40-181295 от 19.06.2023 года подпись от имени ФИО2, расположенная в договоре от 20.07.2021 г. об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 в графе «От Правообладателя Индивидуальный предприниматель ФИО2», выполнены не ФИО2, а иным лицом (т. 4, л.д. 36).

В этой связи не имеет значения намерения и договорённости Истца и Ответчика, относящиеся к периоду, предшествующему 20.07.2021 года. Как следует из положений статьи 434.1 ГК РФ, ведение переговоров о заключении договора само по себе не означает то, что соглашение о заключении договора достигнуто. В противном случае создается риск легитимизации поведения одной из сторон, предоставившей для осуществления государственной регистрации перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности сфальсифицированный документ (подписанный за одну из сторон иным лицом), с той мотивацией, что другая сторона сделки ранее намеревалась передать исключительные права.

Существенное значение для разрешения настоящего спора имеет вопрос о том, выразил ли Истец свое намерение заключить именно Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021. В рассматриваемом случае акцептом условий Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года являлось подписание его сторонами. Между тем, как установлено в ходе судебной экспертизы, Истец указанный Договор не подписывала, то есть выражение воли Истца на его заключение отсутствовало, акцепт условий Договора со стороны Истца не состоялся.

Таким образом, из материалов дела следует, что Истец о заключении указанного Договора не знала, свое согласие на его заключение не давала, каких-либо действий, свидетельствующих об исполнении или последующем одобрении Договора, не совершала.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы, на основании следующего.

В рассматриваемом случае акцептом условий Договора об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021 года являлось подписание его сторонами. Существенное значение для разрешения настоящего спора имел вопрос о том, выразил ли Истец свое намерение заключить именно Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021.

На основании доказательств, имеющихся в материалах дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что Истец оспариваемый Договор не заключала, каких-либо действий, свидетельствующих об исполнении или последующем одобрении Договора, не совершала.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что с учетом фальсификации подписи Истца в оспариваемом Договоре, не имеет значения намерения и договорённости Истца и Ответчика, относящиеся к периоду, предшествующему 20.07.2021 года. Как следует из положений статьи 434.1 ГК РФ, ведение переговоров о заключении договора само по себе не означает то, что соглашение о заключении договора достигнуто. В противном случае создается риск легитимизации поведения одной из сторон, предоставившей для осуществления государственной регистрации перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности сфальсифицированный документ (подписанный за одну из сторон иным лицом), с той мотивацией, что другая сторона сделки ранее намеревалась передать исключительные права.

Доводы Ответчика о том, что судебными актами по делу №А23- 9188/2020 установлено, что товарный знак CASA LEONE, полученный Истцом от Ответчика, необоснованно зарегистрирован Истцом на себя, несостоятельны, поскольку в рамках судебного разбирательства по указанному делу с ФИО2 взысканы денежные средства, перечисленные ФИО2 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017, предметом которого в том числе являлась регистрация товарного знака на ООО «КАЗА ЛЕОНЕ».

В рамках дела №А23-9188/2020 ООО «Каза Леоне» в лице единственного участника ФИО1 и генерального директора ФИО7 (родной сестры ФИО1) был избран способ защиты нарушенного права – взыскание неосновательного обогащения в связи с непередачей исключительного права на товарный знак по договору возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017. Нарушенные права ООО «Каза Леоне» были восстановлены судом путем взыскания с ИП ФИО2 денежных средств в размере 1 265 880,62 рублей, а указанный Ответчиком довод лишь подтверждает, что в результате фактических обстоятельств исключительное право на товарный знак было зарегистрировано ИП ФИО2 на свое имя 26.07.2018 года и ООО «Каза Леоне» не передано. При этом, переход исключительных прав на товарный знак к ИП ФИО1 вовсе не был предусмотрен условиями Договора возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017.

Более того, между сторонами был заключен лицензионный договор №02/06- 2018 от 01.06.2018 г. о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака, что подтверждает признание ФИО1 (лицензиатом) права ИП ФИО2 (лицензиара) на товарный знак. В рамках указанного Договора ООО «Каза Леоне» выплачивало Истцу вознаграждение, из чего также следует, что стороны признавали факт принадлежности исключительных прав на товарный знак ФИО2 При этом, лицензионный договор №02/06-2018 от 01.06.2018 г. Ответчиком никогда не оспаривался.

17.02.2020 года между ИП ФИО2 и единственным участником ООО «Каза Леоне» ФИО1 был заключен иной Договор №01/2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 17.02.2020 года, который был передан в Роспатент для регистрации. Однако регистрация перехода исключительного права на товарный знак не состоялась по причине непредоставления ИП ФИО2 дополнительных документов (недостающих или (и) ненадлежаще оформленных), запрошенных Роспатентом. При этом, никаких требований о предоставлении дополнительных документов в Роспатент от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО2 не поступало. Таким образом, у обеих сторон Договора №01/2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 17.02.2020 года отсутствовало волеизъявление и в данный период на осуществление необходимых действий для регистрации перехода исключительного права на товарный знак.

31.10.2020 года Роспатент направило уведомление об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору. Соответственно, исключительное право на товарный знак осталось у ИП ФИО2

Кроме того, согласно пункту 3.1 Договора №01/2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 17.02.2020 года за отчуждение исключительного права на Товарный знак Приобретатель уплачивает Правообладателю сумму в размере 420 000 рублей. Указанная сумма уплачивается в следующем порядке: 200 000 рублей уплачивается в срок до 31.03.2020 года, 220 000 рублей уплачивается в срок до 20.04.2020 года. ИП ФИО1 не производила оплату по указанному договору в установленный срок, а ИП ФИО2 не требовала произвести оплату, что также подтверждает довод об отсутствии волеизъявления сторон на исполнение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемый Договор от 20.07.2021 года нарушает законные права и интересы Истца, поскольку лишение ИП ФИО2 исключительного права на товарный знак в связи с регистрацией перехода права к ИП ФИО1 на основании документа, содержащего сфальсифицированную подпись ФИО2, фактически, возлагает на нее двойную ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017 (с ИП ФИО2 взыскали денежные средства за товарный знак) и одновременно с этим ИП ФИО2 перестала быть правообладателем исключительного права на товарный знак. Со стороны же ООО «Каза Леоне» в лице единственного участника ФИО1 и генерального директора ФИО7 имеется явное злоупотребление правом, поскольку в пользу ООО «Каза Леоне» с ИП ФИО2 взысканы денежные средства в качестве неотработанного аванса в связи с непередачей исключительного права на товарный знак, а ИП ФИО1 получила исключительное право на товарный знак.

Доводы Ответчика о злоупотреблении Истцом правом подлежат отклонению. Наличие корпоративного конфликта внутри ООО «Каза Леоне» не может быть противопоставлено доводу Истца о фальсификации его подписи в спорном Договоре.

Ссылки Ответчика на процессуальные документы, подготовленные Истцом в рамках дела №23-9188/2020, не относятся к настоящему делу, поскольку позиция, которую Истец занимал в деле №23-9188/2020, была направлена на избежание взыскания с него денежных средств по договору возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017. При этом, как уже было указано, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 года по делу №А23-9188/2020 года с ИП ФИО2 были взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере 1 100 000 рублей, поскольку права на товарный знак перешли не к ООО «Каза Леоне» (как должно было быть по договору услуг), а к ИП ФИО1 на основании спорного договора.

Соответственно, права ООО «Каза Леоне» с точки зрения взаимоотношений с Истцом уже были восстановлены судом путем взыскания с Истца неотработанного аванса в размере 1 100 000 рублей. Переход исключительных прав на товарный знак к ИП ФИО1 не был предусмотрен условиями Договора возмездного оказания услуг от 12.07.2017 №01/07-2017.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, из которых бы следовало, что по состоянию на 20.07.2021 Истец имел намерение заключить Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021. Истец о заключении указанного Договора не знала, свое согласие на его заключение не давала, каких-либо действий, свидетельствующих об исполнении или последующем одобрении Договора, не совершала.

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что, Договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на товарный знак по свидетельству №664484 от 20.07.2021, содержащий сфальсифицированную подпись ФИО2, подлежит признанию недействительным.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2023 года по делу № А40- 181295/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Е.А. Ким

Судьи: В.В. Валюшкина

Т.В. Захарова

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.