Решение по делу № А45-27414/2022 от 12.09.2023.

40/2023-259431(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск Дело № А45-27414/2022 12 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 сентября 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Богер А.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Щербина В О.., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, кабинет № 618, дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Санкт-Петербург ИНН: <***>,

к Обществу с ограниченной ответственностью "Северок", г. Новосибирск ИНН:<***>,

третьи лица: 1) ООО «ВсеИнструменты.ру», 2) ООО «Торговый дом Северо-западный», 3) ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 3) ООО «МВ-ТРЕЙД», 4) Конкурсный управляющий ФИО2.(ИНН: <***>) ООО «Торговый дом Северо-западный»

об обязании совершить действия, запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: истца (онлайн): Клейнер А.Ю., доверенность от 17.07.2023, паспорт, диплом от 22.06.1999;

ответчика (онлайн): ФИО4, доверенность от 31.10.2022, паспорт, диплом;

третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Санкт-Петербург ИНН: <***> (далее-истец) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью "Северок", г. Новосибирск ИНН:<***> (далее-ответчик) с требованиями:

-признать использование обозначения СВП при реализации ответчиком ООО «СЕВЕРОК» в адрес ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» товаров Система выравнивания плитки СВП зажимы 100 шт. в пакете, комплект зажимы, клинья (40/40 шт.) в пакете, комплект зажимы, клинья (50/50 шт.) упаковка ведро, зажим 500 шт.. комплект зажим+клин 250/250 шт. в периоде 04.09.2019 г. нарушением исключительных прав на товарный знак № 628587 от 04.09.2017 г. с датой приоритета от 20.07.2016 г.;

-взыскать с ответчика ООО «СЕВЕРОК» в пользу истца ИП ФИО1 компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 628587 от 04.09.2017 г. с датой приоритета от 20.07.2016 г. в двукратном размере стоимости товаров Система выравнивания плитки СВП зажимы 100 шт. в пакете, комплект зажимы, клинья (40/40 шт.) в пакете, комплект зажимы, клинья (50/50 шт.) упаковка ведро, зажим 500 шт., комплект зажим+клин 250/250 шт., поставленных в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» за период с 04.09.2019 г. в размере 18 000 000 рублей.

Ответчик в отзыве и дополнениях к отзыву, поддержанных представителем в судебном заседании, просит отказать в иске, в связи с отсутствием нарушения исключительных прав истца ИП ФИО1 на товарный знак № 628587 ответчиком.

Подробная позиция ответчика изложена в отзывах.

Третьи лица представителей для участия в судебном заседании и отзыва по существу исковых требований не направили.

В силу пункта части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица считаются извещенными надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в их отсутствие на основании пункта 3, пункта 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в совокупности, заслушав представителей сторон в судебных заседаниях (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 АПК РФ), суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований исходя из следующего.

Истец в обоснование иска ссылается на следующие обстоятельства.

Истец, ИП ФИО1 - является правообладателем товарного знака «СВП Система выравнивания плитки» по свидетельству о регистрации № 628587 от 04.09.2017 г. с датой приоритета от 20.07.2016 г.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «19 - конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; материалы строительные неметаллические».

ИП ФИО1 было выявлено нарушение его исключительных прав на товарный знак.

Ответчик, ООО «СЕВЕРОК» осуществляет реализацию товара: Система выравнивания плитки СВП (зажим 100 шт; пакет ПЭНД) СИБРТЕХ 88055; Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт; пакет ПЭНД) СИБРТЕХ 88060; Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 50/50 шт; ведерко ПЭНД 1100 мл) СИБРТЕХ 88070; Система выравнивания плитки СВП комплект (зажим + клин, 250+250 шт.) СИБРТЕХ 88075; Система выравнивания плитки СВП (зажим, 500 шт.) СИБРТЕХ 88073

На указанных товарах размещено обозначение «СВП», сходное до степени смешения с товарным знаком ИП Мальцева Д.Г. по свидетельству № 628587.

Так, истец в иске указал, что ООО «Северок» поставляет товары в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 117588, <...>.

Вышеуказанное по мнению истца подтверждается информацией принадлежащего ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» Интернет сайта https://instrument.ru/, информация указанного сайта и скриншоты сайта зафиксированы нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств № 78 А В 2639491 от 24.08.22 г.

Ответчик, ООО «СЕВЕРОК» поставляет товары в ООО «ВсеИнструменты.ру» ИНН <***>, ОГРН <***>, почтовый адрес: 109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3.

Вышеуказанное подтверждается информацией принадлежащего ООО «ВсеИнструменты.ру» Интернет сайта https://spb.vseinstrumenti.ru/, информация указанного сайта и скриншоты сайта зафиксированы нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств78 А В 2639491 от 24.08.22 г.

Ответчик, ООО «СЕВЕРОК» поставляет товары в ООО «Торговый дом Северозападный» ОГРН: <***>, ИНН: <***>, фактический адрес: 127562, <...>, юридический адрес: 188669, <...>.

Вышеуказанное подтверждается информацией принадлежащего ООО «Торговый дом Северо-западный» Интернет сайта https://www.220-volt.ru/, информация указанного сайта и скриншоты сайта зафиксированы нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств78 А В 2639492 от 24.08.22 г.

Ответчик, ООО «СЕВЕРОК» поставляет товары в ООО «МВ-ТРЕЙД», ОГРН 1207700038644, ИНН 7751175960, юридический адрес: 108811, город Москва, Киевское шоссе 22-й км (п Московский), домовлад. 4, стр. 2, блок Г, этаж 2, офис 207Г, фактический адрес: 108811, город Москва, Киевское шоссе 22-й км (п Московский), домовлад. 4, стр. 2, блок В, 14 подъезд, 7 этаж, MB Трейд.

Вышеуказанное подтверждается информацией принадлежащего ООО «МВ-ТРЕЙД» Интернет сайта https://sibrtec-instrument.ru/, информация указанного сайта и скриншоты сайта зафиксированы нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств78 А В 2639490 от 24.08.22 г.

Истец, указывая, что действиями ответчика по поставке товаров, содержащими обозначение «СВП», сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 628587 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В силу ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п. 1 ч, 2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 ГК РФ.

В силу ч. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

На основании ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, в силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 1)звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Таким образом, при определении степени сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство не только графическому признаку, но и звуковому и смысловому признаку.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2016 N С01-187/2016 по делу N СИП-527/2015 сказано, что наличие графических элементов в сравниваемых обозначениях не может повлиять на вывод о сходстве обозначений в целом, которое обусловлено высокой степенью их сходства по семантическому и фонетическому критериям, кроме того, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 N С01-101/2017 по делу N СИП-578/2016, отмечено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Кроме того, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Судом по ходатайству истца в порядке ст.66 АПК РФ истребованы сведения у третьих лиц по делу 1) ООО «ВсеИнструменты.ру», 2) ООО «Торговый дом Северо-западный», 3) ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 3) ООО «МВ-ТРЕЙД», 4) Конкурсного управляющего ФИО2.(ИНН:

780203027463) ООО «Торговый дом Северо-западный»: об общем количестве и общей стоимости товаров, поставленных ООО «СЕВЕРОК» (ОГРН: 1155476007961 ИНН: 5404003662) данным лицам, а именно:

- Система выравнивания плитки СВП (зажим 100 шт; пакет ПЭНД) СИБРТЕХ 88055;

- Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт; пакет ПЭНД) СИБРТЕХ 88060;

- Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 50/50 шт; ведерко ПЭНД) СИБРТЕХ 88070;

- Система выравнивания плитки СВП комплект (зажим + клин, 250+250 шт.) СИБРТЕХ 88075;

- Система выравнивания плитки СВП (зажим, 500 шт.) СИБРТЕХ 88073 - изображение которых представлено на нижеприведенной странице Интернет сайта https://spb.vseinstrumenti.ru/ на период 24.08.2022 г.

- изображение которых представлено на нижеприведенной странице Интернет сайта www.220-volt.ru на период 24.08.2022 г.

- изображение которых представлено на нижеприведенной странице Интернет сайта https://instrument.ru/ на период 24.08.2022 г.

- изображение которых представлено на нижеприведенной странице Интернет сайта https://sibrtec-instrument.ru/ на период 24.08.2022 г. (Изображения также имеются в материалах дела).

Согласно поступившим ответам от третьих лиц судом установлено отсутствие факта заключение договоров поставки спорной продукции ответчиком с третьими лицами, на интернет сайте которых истцом зафиксировано обстоятельства предложения к продаже третьими лицами продукции, содержащей обозначение «СВП», за исключением ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА».

В ходе рассмотрения дела, истцом в порядке ст.49 АПК РФ уточнены исковые требования к ответчику с учетом того обстоятельства, что между

ответчиком и ООО «Мир Инструмента» имелись правоотношения по поставке продукции «Система выравнивания плитки».

Оценив представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу, что ИП ФИО1 не представлено доказательств того обстоятельства, что продукция «Система выравнивания плитки», предлагаемая на интернет сайтах к продаже, изображение которой представлено на странице Интернет сайта www.220-volt.ru на период 24.08.2022 г.

- изображение которых представлено на странице Интернет сайта https://instrument.ru/ на период 24.08.2022 г.

- изображение которых представлено на странице Интернет сайта https://sibrtec-instrument.ru/ на период 24.08.2022 г., была поставлена третьим лицам для реализации через указанные интернет сайты непосредственно ответчиком ООО «Северок», при этом не на всех изображениях тары продукции, содержатся сведения о поставщике продукции ООО «Северок» (ИНН<***>), какая-либо информация о совершении ответчиком действий по реализации указанным третьим лицам продукции по договору поставки на сайтах также отсутствует, что подтверждается нотариальными протоколами осмотра доказательств, представленных истцом в дело.

Из отзыва ответчика и представленных ответчиком документов следует, что 10 октября 2016 года между ООО «СВП», в лице генерального директор ФИО5- предшествующий правообладателем товарного знака (Поставщик), и ООО «СЕВЕРОК» в лице генерального директора ФИО6 (Покупатель) был заключен договор поставки № 10/10-1 (предметом которого являлась поставка Ответчику спорных изделий «Клин СВП» и «СВП зажим», маркированных обозначением «СВП».

Факт исполнения договора поставки № 10/10-1 подтверждается соответствующими документами, прилагаемыми к Отзыву:

- Счет на оплату № 79 от 10 октября 2016 г.; Счет-фактура № 80 от 11 октября 2016 г.; Товарная накладная № 80 от 11 октября 2016 г.

При этом следует отметить, что, несмотря на то, что стороной по договору поставки № 10/10-1 от 10.10.2016 г. является ООО «СВП», а ее генеральным директором являлся Мальцев Геннадий Михайлович, отношения между ООО «СВП» и ИП Мальцевым Г.М. по использованию спорного обозначения до 2019 года ответчик рассматривает в качестве использования указанного обозначения под контролем правообладателя в соответствии п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Договорные отношения между сторонами по поставке продукции «Клин СВП» и «СВП зажим» в рамках заключенного договора продолжались вплоть до 2019 года (включительно).

Одновременно с началом исполнения указанного договора Ответчиком с ООО «Мир инструмента» был заключен Договор поставки № 358/16 от «21» сентября 2016 г., в рамках которого Ответчиком осуществлялась поставка приобретенных у ООО «СВП» изделий «Клин СВП» и «СВП зажим» в адрес ООО «Мир инструмента».

Документы, подтверждающие исполнение Договора, приложены ответчиком к отзыву

- Товарная накладная № 282 от 27 октября 2016 г. - Товарная накладная № 50 от 13 марта 2017 г. - Счет-фактура № 265 от 30 ноября 2017 г. - Счет-фактура № 51 от 12 марта 2018 г.

- Счет-фактура № 331 от 13 декабря 2018 г. - Счет-фактура № 96 от 08 апреля 2019 г.

- Счет-фактура № 306 от 30 сентября 2019 г.

Ответчик указал, что на момент последующей продажи Ответчиком в адрес ООО «Мир инструмента» продукции «Клин СВП» и «СВП зажим» право на товарный знак, которым маркировались спорные изделия, было исчерпано.

При этом ООО «Мир инструмента» является единственной организацией, с которой Ответчик был связан договорными отношениями по поставке спорной продукции.

Следует также обратить внимание, что после прекращения поставок продукции «Клин СВП» и «СВП зажим» от ООО «СВП» Ответчиком было принято решение о начале производства собственной продукции аналогичного назначения с маркировкой обозначением «ПСВП» в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллического алфавита, которая в последующем также начала поставляться в адрес ООО «Мир инструмента», непосредственно на изделиях содержалось обозначение «ПСВП».

Таким образом, Ответчик указал, что никогда не осуществлял и не имел намерения осуществлять производство и введение в гражданский оборот продукцию, маркированную обозначением без согласия правообладателя товарного знака.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении трехлетнего срока исковой давности с учетом даты подачи искового заявления 21.09.2022, а именно- с 03.10.2019 г. по 03.10.2022 г., что исключает возможность взыскания компенсации с 2018 года по 03.10.2019 года и с 03.10.2022 г. по настоящее время.

То обстоятельство, что незаконное использование товарного знака является длящимся правонарушением, не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в случаях, когда она определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров (услуг), на которых незаконно использовался товарный знак, в отношении тех периодов неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности (Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15187/12 по делу N А42-5522/2011).

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Пунктом 1 статьи 196 ГК РФ установлено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу положений пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ).

Истец с учетом заявления ответчика о применении срока исковой давности уточнил исковые требования в порядке ст.49 АПК РФ и просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 628587 в двукратном размере стоимости товаров, поставленных в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», содержащих спорное обозначение, за период с 04.09.2019 г. в размере 18 000 000 рублей, учитывая претензионный порядок обращения с иском в суд и направлении истцом претензии в адрес ответчика 29.08.2022.

Течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении).

Не поступление ответа на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором ("Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)). Следовательно, в рассматриваемом случае, к трехлетнему сроку необходимо прибавить еще 30 дней. Истец обратился с иском 30.09.2022, тем самым с учетом претензионного порядка истец предъявил

уточненные исковые требования о взыскании компенсации за период с 04.09.2019 г. в пределах срока исковой давности.

Согласно Счет-фактура № 306 от 30 сентября 2019 г. в сентябре 2019 имела место поставка в адрес ООО «Мир инструмента» товаров на сумму 2716173,80 рублей с учетом налога в размере 452695,63 рублей, иные поставки относятся к периоду за пределами срока исковой давности, однако с учетом доводов ответчика о том, что в адрес третьего лица им осуществлялась также поставка продукции с обозначением «ПСВП», а также указания на фотоснимках на сайте даты изготовления товара 2016 год (фотография продукции), с учетом сведений на интернет сайте ООО «Миринструмента», суд соглашается с доводами ответчика, о том, что истцом в нарушении ст.65 АПК РФ не представлено доказательств, позволяющих отделить продукцию, поставляемую ответчиком в 2019 году в адрес ООО «Мир инструмента», содержащую обозначение «СВП» или обозначение «ПСВП», поскольку вся продукция относится к наименованию система выравнивания плитки, т.е. не охраняемого элемента товарного знака, кроме того определить продукцию, которая была приобретена ответчиком по договору с ООО «СВП» и в дальнейшем поставлена в адрес третьего лица также не представляется возможным из представленных в дело документов.

Из ответа ООО «Мир инструмента» следует, что в 2019 году осуществлена поставка продукции с наименованием «Система выравнивания плитки» всего 311126 штук, коды товара № 88055, № 88060, № 88070, № 88073, № 88075, однако третье лицо отметило, что подразделить поставленный товар на различные виды конкретных систем не представляется возможным, поскольку весь этот товар поставляется под названием система выравнивания плитки -сокращенное наименование СВП, что является исключительно наименованием, характеризирующий вид товара, а не его производителя.

Так как данный вид товара поставлялся длительное время и в значительном объёме он распределялся на различные складские комплексы

компании на территории Российской Федерации, компания «МИР ИНСТРУМЕНТА» не может определить - товар из какой партии (период закупки конкретной единицы товара) распродается в конкретный период времени. Так как процесс передачи товарных остатков, может происходить неоднократно в зависимости от потребностей регионов продажи, в том числе между собственными складами (или филиалами компании) расположенными в различных регионах, перемещение товара происходит по наименованию товара и его количеству. Дата закупки конкретного наименования товара перемещаемого между складами или от нас как от поставщика к нашему конечному покупателю в товаросопроводительных транспортных документах отсутствует.

В виду этого на складских остатках может находиться товар, закупленный у поставщика 5 лет назад или ранее. Товар, находящийся на складских остатках, может поступать в продажу до даты его полной реализации или до даты его списания в утилизацию, как товар утративший свои товарные свойства.

В протоколе осмотра доказательства содержится однократная фиксация информации на конкретный момент времени. Действительно на сайте какое-то время уже после того, как третье лицо стали закупать и продавать в том числе другие по внешнему виду системы выравнивания плитки, могли сохранятся фотографии прежде закупленного изделия относящиеся к товарам реализуемым из старых складских остатков. На данный момент времени размещенный контент (фотографии) соответствует товару, предлагаемому к продаже на данный момент времени из других партий товара.

Учитывая вышеизложенное ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» указывает, что в данном случае имеет место исчерпание прав на знак по ст. 1487 ГК РФ: так как ранее поставлялся товар с изображением товарного знака, на который поставщик имел согласие правообладателя.

Таким образом, установить из каких партий поставлялся товар ответчиком третьему лицу, и изображение данного товара, суду не представляется возможным.

Ввиду представления третьим лицом сведений о невозможности определения вида товара, и обозначений, содержащихся на упаковках каждого поставленного товара, т.е. разграничения поставленного товара, поскольку вся сопроводительная документация обозначается единым наименованием «Система выравнивания плитки «СВП», однако для сравнения спорных обозначений и даты изготовления продукции необходимы сведения о виде упаковки и непосредственно товаров, судом отказано в удовлетворении ходатайства истца в порядке ст.66 АПК РФ в истребовании дополнительных сведений о стоимости и количестве поставленного товара ответчиком третьему лицу в 2019 году, при этом фотографии вида товара на интернет сайте в момент фиксации нарушения не свидетельствует о соответствии вида (изображения) предлагаемой к продаже продукции на сайте реальному изображению продукции, поставленной ответчиком в определенный период времени.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 № 304-КГ15-8874 по делу № А67-4453/2014, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Ответчик на спорном интернет сайте ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» деятельность по продвижению и предложению к продаже товаров не ведет и не вел, непосредственно ответчиком предложение к продаже товара на интернет –сайте не совершалось, ответчик также не является владельцем сайта.

Суд пришел к выводу, что факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак № 628587 истцом в порядке ст.65 АПК РФ не доказано, отсутствует возможности установления судом сходства обозначений, имеющихся на товарах ответчика, поставляемых в 2019 году в

адрес третьего лица ООО «Мир инструмента» с товарным знаком истца, в связи с чем нарушение исключительных прав на товарный знак не доказан истцом.

Суд также соглашается с доводами ответчика о том, что ответчиком также не обоснован размер компенсации.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ: Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом были заявлены требования о взыскании компенсации по второму пункту приведенной нормы, а именно- в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Как разъяснено в п. 61 Пленума от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи

125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В рассматриваемом случае при определении размера подлежащей взысканию компенсации в сумме 180000 руб. истец исходил из количества поставленной ответчиком продукции в адрес третьего лица.

Для расчета компенсации данным способом, необходимо установить обстоятельства возможности расчета суммы компенсации таким способом необходимо:

1. Установить характер нарушения исключительного права Ответчиком, которое для расчета должно осуществляться путем размещения указанного товарного знака на товарах.

2. Установить, что спорное обозначение размещено непосредственно на товарах, реализуемых Ответчиком, так как положение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ указывает на возможность расчета компенсации в двукратном размере стоимости именно тех товаров, на которых незаконно нанесен товарный знак.

3. Установить объем (количество) маркированных спорным обозначением товаров, предлагаемых ответчиком к продаже.

4. Установить факт реализации Ответчиком маркированного спорного товара и цену, по которой он был реализован.

Установив данную совокупность, суд должен использовать цену, по которой товар был реализован Ответчиком, на котором незаконно размещен товарный знак, и количество таких товаров, и, соответственно, произвести расчет компенсации.

В ходатайстве об уточнении исковых требований Истец не обосновал размер взыскиваемой компенсации в размере 18 000 000 руб. и не производит надлежащим образом расчет в целях взыскания компенсации в двукратном размере.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров. При этом за основу должна быть принята стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже или иным образом вводятся в гражданский оборот нарушителем третьим лицам.

Истцом в ходатайстве об уточнении исковых требований не представлено обоснование расчета компенсации: обоснование цены, так как продажа Ответчиком третьему лицу ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» производилось в упаковках, а не поштучно, в ответе ООО «Мир инструмента» указано количество поставок, не имеется обоснования объема контрафактной продукции с надлежащим расчетом и с предоставлением документов и возможность установлении вида упаковки товаров и самой продукции.

Кроме того, на период рассмотрения дела стороной ответчика представлена выписка из реестра товарных знаков, содержащаяся на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, о том, что решением Роспатена от 25.08.2023 предоставление правовой охраны товарному знаку «СВП» по свидетельству № 628587 признано недействительным полностью (дата внесения записи в Государственный реестр 25.08.2023).

Исходя из решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, коллегия пришла к выводу, что выполненное подобным образом сочетание букв «СВП» в данном случае представляет собой согласные буквы русского алфавита, которые не обладают словесным характером, а также не имеют оригинального графического исполнения, что относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил. Отмечено, что одного лишь факта использования обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности при поставке товаров третьим лицам недостаточно для приобретения обозначением различительной способности и узнаваемости его среди потребителей, а также возникновении устойчивой связи в глазах потребителей между обозначением и товарами, которые производятся правообладателем. Таким образом, установлено, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как состоит из неохраняемых элементов, включая элемент «СВП», занимающий доминирующее положение в знаке. Следовательно, товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 139 Постановления N 10, решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет прекращение правовой охраны товарного знака с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому было выдано свидетельство на товарный знак, действия иных лиц по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным. Таким образом, правовая охрана товарного знака в случае признания ее предоставления недействительным прекращается на дату регистрации такого товарного знака и считается не предоставленной в отношении соответствующих товаров.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что действие товарного знака N 628587 никогда не распространялось на товары, относящиеся к 17,19, 37 класса МКТУ, в том числе к виду товаров. Заявленному в иске.

Никаких прав на товарный знак N 628587 ответчик не мог нарушить, осуществляя деятельность по реализации товаров, в отношении которых товарный знак N 628587 не действует.

На основании совокупности изложенного, суд пришел к выводу, что факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак № 628587 истцом не доказан.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований истца о признании использования обозначения «СВП» при реализации ответчиком в адрес ООО «Мир Инструмента» продукции нарушением исключительных прав истца на товарный знак «628587 «СВП», а также требования взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак «628587 «СВП».

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца, в связи с отказом истцу в удовлетворении иска в полном объеме (ст. 110 АПК РФ).

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано Суд по Интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Богер

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 27.03.2023 23:12:00

Кому выдана Богер Александра Александровна