ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-77355/2023

г. Москва Дело № А40-65427/23

19 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Е.А. Ким, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Айтифрог» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 сентября 2023 года по делу №А40-65427/23,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Айтифрог» (ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Ремоут Индастриз» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 05.12.2023,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 05.06.2023,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Айтифрог» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Ремоут Индастриз» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 782861, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Решением от 26 сентября 2023 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчика поступили письменные возражения на апелляционную жалобу, в которых он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 782861, дата государственной регистрации: 11.11.2020, в отношении услуг следующих классов МКТУ: 38 - телекоммуникации, в том числе, передача видео\сообщений по запросу; информация по вопросам дистанционной связи; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; 42 - защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; разработка программного обеспечения; услуги шифрования цифровых данных; экспертиза инженерно-техническая; 45 - контроль систем охранной сигнализации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик использует товарный знак «Butler» в наименовании своих программных продуктов, а именно приложений для мобильных устройств «The Butler», размещенных на площадках Google Play и Apple Арр Store, в доменном имени сайта https://butler.social/ и непосредственно на самом сайте для обозначения продуктов - приложений для мобильных устройств.

Ответчик при этом является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 823065, дата государственной регистрации: 04.08.2021, в отношении услуг следующих классов МКТУ: 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; 42 - анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг в области управления недвижимостью; информация метеорологическая; испытания клинические; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические для использования в области управления недвижимостью; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам в области управления недвижимостью; контроль за нефтяными скважинами; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; проведение исследований по техническим проектам в области управления недвижимостью; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; составление технической документации для использования в области управления недвижимостью; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая.

Истец считает, что услуги, предоставляемые потребителям посредством своих приложений ответчиком, не входят в классы МКТУ, в отношении которых ответчиком производилась регистрация товарного знака «BUTLER», при этом подпадают под действие классов защиты товарного знака истца, а именно: по классу 38: «телекоммуникации, в том числе, передача видео/сообщений по запросу»; «передача сообщений и изображений с использованием компьютера».

В соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, класс 38 - услуги телекоммуникационные «Класс включает, в основном, услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному лицу установить связь с другим лицом, в частности, услуги вещания и передачи данных. К классу относятся, в частности: - передача видеороликов по запросу; - передача цифровых файлов и сообщений электронной почты; - предоставление пользователям доступа к глобальным компьютерным сетям; - радио- и телевизионное вещание; -предоставление дискуссионных форумов в интернете; - услуги телефонные и голосовой почты; -услуги теле- и видео конференций».

В приложении ответчика реализованы, в частности, следующие сервисы: - «Инициативы» - опросники с обратной связью от зарегистрированных пользователей по улучшениям в МКД; - «Автоматическая интеграция с базами РОСРЕЕСТРА» - при скачивании бумажных бюллетеней данные по каждому жильцу автоматически заполняются приложением.

Как услуга внедрен запрос реестра собственников; - «рассылка массовых уведомлений, индивидуальных уведомлений»; - «ведение личных кабинетов, содержащих информацию о собственнике, его контакты, рейтинг и т.д.».

По классу 42: «обеспечение программное как услуга [SaaS]». SaaS (англ. Software as a service — программное обеспечение как услуга; также англ. software on demand — программное обеспечение по требованию) — одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером.

Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств, как правило, через мобильное приложение или веббраузер.

Приложение ответчика предусматривает возможность просмотра камер видеонаблюдения, проведение опросов собственников, проведение общих собраний собственников, как позиционируется самим ответчиком на сайте.

Всё это реализуется онлайн через мобильные приложения конечными потребителями услуг, т.е. представляет из себя не что иное, как SaaS.

Ответчик предоставляет пользователям программное обеспечение как услугу [SaaS], частью которой является мобильное приложение the Butler, о чем свидетельствует описание приложения, размещенного в Apple Арр Store (https://apps.apple.com/ru/app/the-butler/idl596725757) и Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=co.remoteindustries.thebutler), а также информация, размещенная на сайте https://butler.social/.

Кроме того, 14 апреля 2021 года ООО «Правовой Центр Эксперт» обратилось к истцу с адреса электронной почты info@znaki.expert от лица ответчика, как сообщается в электронном письме, «ООО «Ремоут Индастриз» является разработчиком приложения для жильцов многоквартирных домов, где жильцы могут принять решение благоустроить территорию, свой дом, поставить шлагбаум, огородить парковку и прочее. В этом же приложении возможно заключить договор, оплатить услугу. Фактически приложение представляет собой сервис для проведения онлайн-голосований жильцов многоквартирных домов. ООО «Ремоут Индастриз» для дальнейшего продвижения этого приложения подали на регистрацию товарный знак (заявка 2020 737936). Но он оказался cxoж с вашим зарегистрированным, товарным знаком. ООО «Ремоут Индастриз» просит Вас дать согласие на регистрацию их товарного знака, при необходимости готовы подписать декларацию, что не будут нарушать Ваши права и пересекаться по видам деятельности. В случае отказа в выдаче согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2020737936 настоящим предлагаем Вам в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ, обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявлением об отказе от права на товарный знак по свидетельству № 782861 для товаров и услуг 38, 42 классов МКТУ, либо заключить с нами договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 782861 в отношении товаров и услуг 38, 42 классов МКТУ)).

Истец ответил отказом на данное электронное письмо.

В январе 2023 года истец, узнав об использовании товарного знака «Butler» ответчиком в своих мобильных приложениях на сайте и в доменном имени, направил официальную претензию 02.02.2023, в которой предлагал в добровольном порядке прекратить незаконное использование товарного знака и выплатить компенсацию за допущенные нарушения в добровольном порядке.

Ответчик вышел на связь и отказался от досудебного урегулирования, кроме того направил официальный отказ исх. № б/н от 02.03.2023, ссылаясь на то, что «The Butler» используется для наименования компьютерной программы для мобильных устройств, что не подпадает под защиту зарегистрированного истцом товарного знака.

Истец считает, что действиями ответчика по реализации указанного товара нарушены его исключительные права на вышеуказанный товарный знак по свидетельству РФ № 782861.

На основании изложенного истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что исключительные права истца на товарный знак по свидетельству РФ № 782861 нарушены не были, а также то, что правомерность регистрации знака обслуживания BUTLER по свидетельству РФ № 823065 не может быть поставлена под сомнение в рамках настоящего дела, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право, в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как следует из системного толкования положений статей 1477, 1479, 1480, 1481, 1491, 1503 ГК РФ, возникновение исключительного права на товарный знак признается с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) на основании его решения и удостоверяется свидетельством.

Пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ запрещена регистрация в отношении однородных товаров товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с фирменными наименованиями, охраняемыми на территории Российской Федерации.

Из вышеназванных правовых положений следует, что исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране с момента его регистрации до момента его прекращения по одному из оснований, предусмотренных статьей 1514 ГК РФ, или ввиду признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В рассматриваемом случае, несмотря на наличие сходства сравниваемых товарных знаков, суд первой инстанции пришел к выводу о неоднородности услуг, индивидуализируемых сравниваемыми обозначениями.

Истец ссылается на то, что согласно пояснений к МКТУ-11 - 38 класс включает телекоммуникации, в том числе, передача видио/сообщений по запросу»; «передача сообщений и изображений с использованием компьютера» в то время как 35 класс охватывает преимущественно рекламные услуги.

Истец, в свою очередь, настаивает на том, что: «Инициативы (опросники обратной связи)», «Автоматическая интеграция с базами Росреестра», «Рассылка массовых и индивидуальных уведомлений», «Ведение личных кабинетов» представляющих собой телекоммуникационные услуги относятся к 38 классу МКТУ.

Однако, несмотря на представленные выше пояснения, к МКТУ -11 в перечне услуг МКТУ - 11 данные услуги (опции, действия) отнесены именно к 35 классу.

Товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По перечню наименований услуг 35 класс МКТУ объединяет услуги, связанные с исследованиями общественного мнения, анализом данных, сбором и предоставлением статистических данных, ведением бухгалтерских документов, демонстрацией товаров, реклама, предоставлением деловых услуг и услуг в области общественных отношений, а также предоставлением услуг через веб-сайты, использованием баз данных, включая обновление и поддержку информации, рекламой в компьютерной сети.

Посредством спорного приложения для мобильных устройств «The Butler» осуществляется голосование на общем собрании собственников многоквартирных домов.

Порядок проведения собраний регламентирован статьями 44-47 ЖК РФ, которые предусматривают: формирование повестки собрания; взаимодействие с физическим лицом для целей фиксации его выбора; предоставление собственнику возможности проголосовать, предоставление сведений об управляющей компании (предоставление повестки дня); голосование собственников, передачу результата на обработку; обработку результатов путем подсчета голосов; предоставление доступа инициатору собрания к результатам голосования.

В отзыве на исковое заявление ответчиком были представлены правовые основания использования ТЗ «butler» в рамках 35 класса, указаны индексы, приведены обоснования, которые опровергнуты истцом небыли.

При этом истец ссылается на отчёт Патентного поверенного, позиционируя его как документ, имеющий преюдициальное значение, однако данное заключение не является относимым доказательством, поскольку не сопоставляло услуги противопоставляемых классов.

На основании изложенного исключительные права истца на товарный знак по свидетельству РФ № 782861 нарушены не были.

Истец также настаивает на том, что мобильное приложение ответчика и WEB сайт https://butler.social, реализующие услуги, которые относились к 35 классу, но в силу их «цифрового» характера являются программой и поэтому должны классифицироваться в качестве SaaS, что автоматически влечет признание прав истца нарушенными.

Однако из содержания ст. 1484 ГК РФ следует, что товарный знак может быть использован при предложении товаров, работ и услуг и в доменном имени сайта.

В связи с чем, приложение ответчика, являющееся предложением товаров работ и услуг, использует спорное наименование на законных основаниях.

Действующее Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенное в Ницце 15.06.1957, предполагает использование схожих товарных знаках в разных классах, в силу чего, для рассмотрения спора необходимо сопоставление и сличение конкретных услуг, которые оказывает лицо, с перечнем услуг МКТУ.

Ответчик также пояснил, что приложение не осуществляет услуг, связанных с видеонаблюдением.

Данные услуги могут оказываться сторонними лицами своими программными средствами.

В действительности такая услуга согласно 35 классу МКТУ может оказываться третьими лицами (350181 поиск клиентов для третьих лиц, 350120 предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг).

Равным образом приложение ответчика не оказывает самостоятельных услуг по передаче видео файлов, изображений и сообщений.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 сентября 2023 года по делу №А40-65427/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Т.В. Захарова

Судьи: Е.А. Ким

Б.В. Стешан

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.