Решение по делу № А45-30185/2022 от 20.07.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск Дело № А45-30185/2022

20 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 20 июля 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Богер А.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Ламановой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении №618 арбитражного суда по адресу: <...>, дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск ИНН:<***>

к 1) обществу с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ", г. Новосибирск ИНН:<***>) обществу с ограниченной ответственностью «Природная косметика Байкал», 3) Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ИНН<***>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория современного здоровья» (ИНН<***>),

о взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб. и об обязании прекратить незаконное использование обозначения, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением,

в судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2, доверенность от 11.01.2023, паспорт, диплом,

от ответчика: 1) ФИО3, паспорт, доверенность от 10.01.2022, диплом от 26.06.1999, 2) ФИО3, паспорт, доверенность от 09.11.2022, диплом от 26.06.1999, 3) ФИО3, паспорт, доверенность от 10.01.2022, диплом от 26.06.1999,

от третьего лица: ФИО3, паспорт, доверенность от 10.01.2022, диплом от 26.06.1999,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Новосибирск ИНН:<***>(далее-истец), обратился в арбитражный суд Новосибирской области с уточненным в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ иском к 1) обществу с ограниченной ответственностью "Международная компания "Сибирское здоровье", г. Новосибирск ИНН:<***> (далее ответчик №1) 2) обществу с ограниченной ответственностью «Природная косметика Байкал» (далее-ответчик №2) 3) Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский логистический центр» (далее-ответчик №3) о солидарном взыскании компенсации за допущенные нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельству №646005, №719247 в размере 1 500 000 рублей; обязании соответчиков прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 646005, №719247, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением «ENDEMIX».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено: общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория современного здоровья».

Ответчики представили отзывы, которые поддержаны представителем в судебном заседании, согласно которым ответчики возражают против заявленных исковых требований, просят в иске отказать в полном объеме.

Ответчик №1 полагает, что не является надлежащим ответчиком, поскольку информация о товарах размещена на сайте с доменным именем https://ru.siberianhealth.com/ru/, а интернет-торговля ими осуществляется на сайте с доменным именем ru.siberianhealth.com/ru/shop.

По договору от 01.03.2017 года ответчик передал доменные имена ru.siberianhealth.com/ru/ и ru.siberianhealth.com/ru/shop в пользование ООО "Сибвалео Трэйд». Согласно данного договора ответственность за размещение информации и действия, совершенные при пользовании указанными доменными именами и производными поддоменами несет пользователь.

В мае 2018 года ответчик получил уведомление о правопреемстве, в котором было указано, что ООО «Сибирский логистический центр» с 16.05.2018 года является правопреемником по всем правам и обязанностям ООО «Сибвалео Трэйд», т.к. последнее прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Сибирский логистический центр». Соответственно с 16.05.2018 г. пользователем доменных имен ru.siberianhealth.com/ru/ и ru.siberianhealth.com/ru/shop является ООО «Сибирский логистический центр». Оно же и несет ответственность за информацию и действия, связанные с использованием данных доменных имен и производных поддомен, а также данное лицо является продавцом товаров и владельцем интернет-магазина на сайте ru.siberianhealth.com/ru/.

Ответчик №2 в отзыве указал, что является исполнителем, производит косметические товары на основании договора подряда б\н от 01.01.2015 г. (далее - договор) по заявкам Заказчика - ООО «Сибирский логистический центр». Договор предусматривает передачу Заказчиком Ответчику упаковочного материала (флаконов, банок, туб, дозаторов, крышек, коробок, этикеток, стикеров) с нанесенными товарными знаками, которые Заказчик использует на основании разрешения Правообладателя.

Упаковочный материал передавался Заказчиком ответчику по накладным формы М-15.

В состав части косметической продукции, производимой ответчиком, входят растительные экстракты байкальского шлемника, маральего корня, саган-дайли, красной щетки, элеутерококка, Комплекс экстрактов данных растений ООО «Сибирский логистический центр» обозначил словом ENDEMIX. Ответчик №2 запросил у ООО «Сибирский логистический центр» документ, дающий право размещать на упаковке слово «ENDEMIX», предполагая, что оно является товарным знаком. Ответчику были переданы копия свидетельства на товарный знак № 660349 и копия заявления ООО «Лаборатория современного здоровья» от 25.06.2018 года, в котором ООО «Лаборатория современного здоровья», являясь обладателем исключительного права на товарные знаки «ЭНДЕМИКС» в отношении товаров 5-го класса МКТУ, зарегистрированного 20.06.2018 г., свидетельство № 660348, срок действия регистрации до 28 декабря 2026 г.; «ENDEMIX» в отношении товаров 5-го класса МКТУ, зарегистрированного 20.06.2018 г., свидетельство № 660349, срок действия регистрации до 28 декабря 2026 г.; разрешает Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский логистический центр» использовать вышеуказанные товарные знаки любым не противоречащим закону способом, в том числе путем их размещения:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, либо вывозятся с территории Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в средствах массовой информации, в печатной продукции;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Поскольку в число товаров 5 класса МКТУ входят экстракты растений, и на упаковочных материалах, передаваемых ответчику ООО «Сибирский логистический центр» содержалась информация о том, что ENDEMIX - это комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений, ответчик исходил из того, что ООО «Сибирский логистический центр» на законных основаниях использует товарный знак ENDEMIX, размещая его на упаковке.

Ответчик №3 подтвердил информацию о взаимоотношениях ответчиков, указанных в отзывах ответчика №1 и ответчика№2, ответчик не согласен с доводами о совместном предложении товаров ответчика на интернет сайте ru.siberianhealth.com/ru/. Слово ENDEMIX, это комплекс активных веществ (синоним слова экстракт) эндемичных сибирских растений. Общество, размещая товарный знак ENDEMIX на упаковке косметических товаров, индивидуализирует их состав (растительные экстракты определенных видов растений, относящиеся к 5 классу МКТУ), а не сами косметические товары как готовую продукцию, т.е. не сами товары. Указание на лицевой стороне упаковки косметических товаров сведений о включении в состав ингредиентов комплекса активных веществ (экстрактов) сибирских растений сделано в целях привлечения внимания потребителей к составу товаров.

Для индивидуализации косметических товаров, как готовой продукции, производимой ООО «Природная косметика Байкала» по заказу Общества, на их упаковке размещается иные товарные знаки, не являющиеся предметом спора по настоящему делу- товарные знаки, принадлежащие ответчику ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» SIBERIAN WELLNESS, (свидетельство о регистрации товарного знака № 699285. и графический товарный знак по свидетельству №699291. Ответчик полагает, что отсутствует смешение товарных знаков истца с товарным знаком ENDEMIX или угроза их смешения. Общество осуществляет дистанционную розничную торговлю косметическими товарами в интернет-магазине на сайте с доменным именем ru.siberianhealth.com/ru/shop, где представитель истца и приобрел товары по заказу № 1214249530, оформленному 31.05.2022 г. Товары Общества и товары с товарными знаками истца не являются однородными, поскольку они производятся разными лицами, содержат разные ингредиенты, материалы, имеют разный дизайн упаковки и реализуются в разных местах.Исходя из визуального осмотра упаковок косметических товаров, производимых по заданию Общества, и товаров с товарным знаком Endemics, можно сделать однозначный вывод об отсутствии сходства товарных знаков, т.к. отличаются цвет, шрифт, стиль написания, рядом с товарным знаком ENDEMIX указывается, что это «комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений», «комплекс растительных экстрактов». Истец не доказал факта самостоятельного использования товарных знаков Endemics (№ 719247) и Эндемикс (№ 646005).

Кроме того, ответчики оспаривают размер компенсации.

Подробная позиция ответчиков изложена в отзывах.

Требования истца, обоснованы ссылкой на статьи 1484, 1477, 1229, 1250, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак №32.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки, зарегистрированных в Российской Федерации в отношении товаров 03 и 30 классов МКТУ, а именно: 1) товарный знак № 646005 « ЭНДЕМИКС» дата приоритета «21» ноября 2016г. Срок действия регистрации истекает «21» ноября 2026г.

2) товарный знак № 719247 «ENDEMICS» дата приоритета «22» ноября 2018г. Срок действия регистрации истекает «22» ноября 2028г.

Данные товарные знаки охватывают косметические, гигиенические, товары, товары растительного происхождения.

В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности Истцу стало известно, что Соответчиками ООО «Международная компания «Сибирское здоровье», ООО «Природная косметика Байкала» и ООО «Сибирский логистический центр» нарушаются его исключительные права на товарные знаки по свидетельствам № 646005 и №719247.

Нарушение выразилось в использовании Соответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками Истца при осуществлении производства, продажи и использовании иных методов введения в гражданский оборот косметической продукции, являющейся однородной товарам, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки.

Данные обстоятельства подтверждаются документами в отношении заказа № 1214249530 (68797) от «31» мая 2022г., фотографиями приобретенных экземпляров контрафактной продукции.

На официальном сайте Ответчика ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» в сети «Интернет» по адресу: https://ru.siberianhealth.com/ru/ представлено более 25 разновидностей косметической продукции, маркированной обозначением «ENDEMIX комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений», являющимся сходным до степени смешения с товарными знаками № 646005 и №719247.

Принадлежность сайта Ответчику ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» установлена истцом и подтверждается информацией из протокола сайта «WHOIS» http://www.whois-service.ru/.

Товарный знак № 646005 «ЭНДЕМИКС» является комбинированным, товарный знак № 719247 «ENDEMICS» словесным.

В используемом соответчиками обозначении на доминирующем положении размещено слово «ENDEMIX», которое является сходным до степени смешения со словесными частями товарных знаков, принадлежащих Истцу. Сходство по звуковому (фонетическому) критерию обусловлено наличием и идентичным расположением по отношению друг к другу тождественных звуков в сравниваемых обозначениях, попаданием ударения на второй слог слова «ЭНДЕМИКС» / «ENDEMICS» / «ENDEMIX».

Товарные знаки Истца № 646005, № 719247 зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ, включая среди прочего средства для ухода за кожей косметические, кондиционеры для волос, лосьоны для волос; мыла; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; маски косметические, молочко туалетное.

Ответчиками ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» и ООО «Сибирский логистический центр» посредством сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://ru.siberianhealth.com/ru/ предлагаются к продаже товары 03 класса МКТУ, приложение №6 к иску перечень товаров. С 1 по 26 позицию товары маркированы спорным обозначением, с 27 по 56 позицию спорное обозначение используется в строке наименования товара на вышеуказанном официальном сайте.

Реализуемые Соответчиками товары являются товарами из категории «средства для ухода за кожей косметические, кондиционеры для волос, лосьоны для волос, мыла, бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, кремы косметические, маски косметические, молочко туалетное» и относятся к 03 классу МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Истца.

Производимые Истцом товары и товары, маркированные Ответчиком спорным обозначением, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют одну ценовую категорию и рассчитаны на общий круг потребителей. Истец и Ответчик являются конкурирующими хозяйственными субъектами в сфере продажи парфюмерно-косметических средств.

Истец обращает внимание на то, что он является одновременно учредителем и ООО «Интеграция» (ОГРН <***>). Для осуществления своей деятельности и реализации продукции с товарными знаками № 646005 «ЭНДЕМИКС», № 719247 «ENDEMICS» истец использует в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу hups://www.endemics.ru/, на котором представлена вся информация о компании и производстве товаров, маркированных товарными знаками Истца.

Товарные знаки № 646005, №719247 активно используется Истцом в отношении товаров 03 и 30 классов МКТУ на протяжении большого количества времени, точнее, начиная с конца 2017г. В качестве подтверждения прилагаем декларации о соответствии (ЕАЭС) на некоторый ассортимент товара, маркированный товарным знаком «ENDEMICS» (Приложение № 8 к иску). Часть ассортимента, маркированного обозначением «ENDEMICS» представлена в приложении № 9 к иску.

Многочисленные отзывы потребителей, пользующихся продукцией, маркированной товарным знаком Истца, свидетельствуют о наличии явной узнаваемости и популярности бренда (см. Приложение № 10 к настоящему Исковому заявлению). Данные скрин-шоты представлены с самого официального сайта ООО «Интеграция», а также с самых популярных в России маркет-плейсов (интернет-магазинов). («Яндекс.маркет», «OZON», «WILDBERRIES»).

Таким образом, действия Соответчиков по использованию обозначение «ENDEMIX комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений», сходного до степени смешения с товарными знаками № 646005 «ЭНДЕМИКС», № 719247 «ENDEMICS» в отношении однородных товаров являются незаконными.

Истец не давал Соответчикам согласия на использование сходных обозначений с его товарными знаками в отношении товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы.

Размер компенсации определён Истцом в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ в сумме 1 500 000 рублей.

«12» мая 2022г. Истцом в адрес Соответчика ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» заказным письмом была направлена досудебная претензия (Исх. Б/н от «27» апреля 2022г.) с требованием прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками правообладателя, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением, а также с требованием выплатить компенсацию. Данная претензия была получена Соответчиком «16» мая 2022г. Данное обстоятельство подтверждается распечаткой сервиса отслеживания почтовых отправлений с идентификатором 65692266027630.

Согласно полученному Истцом ответу Соответчика от «24» мая 2022г. ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» не является производителем товара, маркированного сходным обозначением по отношению к товарным зенкам Истца, не продает их и не предлагает к продаже на территории Российской Федерации, т.е. не является нарушителем исключительных прав Истца.

«06» июня 2022г. Истцом в адрес Соответчика ООО «Природная косметика Байкала» заказным письмом с описью вложения была направлена претензия (Исх. Б/н от «31» мая 2022г. с требованием прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками правообладателя, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением, а также с требованием выплатить компенсацию.

«10» июля 2022г. претензия поступила в место вручения.

Соответчик ООО «Природная косметика Байкала» претензию на дату подачи настоящего искового заявления не получил, срок хранения претензии до «09» августа 2022г. Данное обстоятельство подтверждается распечаткой сервиса отслеживания почтовых отправлений с идентификатором 65601565185118

Не выполнение претензионных требований истца соответчиками послужило основанием для обращения истца с рассматриваемым иском о защите исключительных прав на товарные знаки в арбитражный суд.

Определением суда от 13.02.2023г. к делу по ходатайству истца в порядке ст.46 АПК РФ в качестве соответчика привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский логистический центр».

Исходя из представленных в материалы дела Ответчиком №1, Ответчиком №2, Ответчиком №3 Отзывов на исковое заявление и документов, а именно заключенного между Ответчиком №3 и Ответчиком №1 договора возмездной передачи прав на доменные имена от 01.03.2017г., уведомления Ответчика №3 о правопреемстве от 20.05.2018г. Исх.№4-05/18, опубликованной в разделе «Условия покупки» информации на сайте по ссылке https://ru.siberianhealth.com/ru/shop/page/purchase-temis/, на которую ссылается сам Ответчик №1 в предоставленном отзыве от 22.11.2022г. на исковое заявление, заключенного между Ответчиком №1 и Ответчиком №2 договора подряда б\н от 01.01.2015г. и сопроводительной к нему документации (накладная №19 на отпуск материалов на сторону от 28.02.2022г., приложение № 1 от 25.01.2022г.), заявления правообладателя ООО «Лаборатория современного здоровья» от 25.06.2018г., Истец пришел к выводу о причастности Ответчика №3 наряду с Ответчиком №1 и Ответчиком №2 к производству, вводу в гражданский оборот товаров с обозначением «ENDEMIX».

Ответчиком № 1 совместно с Ответчиком № 3 посредством сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу. https://ru.siberianhealth.com/ru/ предлагаются к продаже товары 03 класса МКТУ с обозначением «ENDEMIX».

Ответчик № 2 совместно с Ответчиком № 3 (Производитель-Заказчик) имеют прямое отношение ко всем этапам производства товаров 03 класса МКТУ, с обозначением «ENDEMIX», что подтверждается маркировкой реализуемых товаров (см. прил. № 3 к Исковому заявлению от «20» октября 2022г.), а также представленными в материалы дела Соответчиками Отзывами и документами.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления от 23.04.2019 N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Судом установлено, что ИП ФИО1 является правообладателем исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные:

- по свидетельству № 646005 « ЭНДЕМИКС» дата приоритета «21» ноября 2016г. сроком действия по «21» ноября 2026г.,

-по свидетельству № 719247 «ENDEMICS» дата приоритета «22» ноября 2018г. сроком действия «22» ноября 2028г.

Данные товарные знаки охватывают косметические, гигиенические, товары, товары растительного происхождения, т.е. определенных в отношении товаров, относящихся к 03 и 30 классов МКТУ.

Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет», в связи с чем скриншоты интернет страниц сайта ru.siberianhealth.com являются допустимыми доказательствами по делу.

Обстоятельства использования ответчиками обозначения сходного до степени смешения подтверждены представленными истцом в материалы дела доказательствами:

-скриншотами интернет страницы сайта ru.siberianhealth.com/ по ссылкам данного сайта: ru.siberianhealth.com/ru/shop/profile/orders/ и ru.siberianhealth.com/ru/shop/payment/final/, выполненными 31.05.2022, на которых истцом зафиксировано предложение к продаже и реализация через интернет магазин Siberian Wellness заказчику косметической продукции, а именно реализованы товары: гель для умывания, крем для ног, шампунь-гель для душа по заказу № 1214249530. На товарах, на лицевой стороне помимо иных обозначений содержится спорное обозначение «ENDEMIX комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений».

На товарах содержится информация о производителе данной косметической продукции: ООО «Природная косметика Байкала».

Владельцем доменного имени ru.siberianhealth.com/ является ответчик ООО «Международная компания «Сибирское здоровье», что подтверждается скриншотом информации сайта «WHOIS» http://www.whois-service.ru/.

Суд пришел к выводу обозревая страницу ru.siberianhealth.com/, что на интернет сайте siberianhealth.com/ также содержится информация, свидетельствующая, что данное лицо (ООО «Международная компания «Сибирское здоровье») является и владельцем сайта, на что прямо следует из упоминания на странице данных о данном ответчике: «1996–2023 ООО «Международная компания «Сибирское здоровье». Все права защищены» на странице сайта, а также из информации раздела «Условия о покупке»:

-Компания Siberian Wellness (далее – Компания) – это лицо, обладающее исключительными правами на товарные знаки «Сибирское здоровье», Siberian Wellness – ООО «Международная компания «Сибирское здоровье», юридический адрес: 630004, <...> этаж, пом. 36, ИНН <***>, КПП 540701001, ОГРН <***>.

Сайт – расположенный по адресу http://ru.siberianhealth.com сервис, являющийся собственностью Компании, соответственно к компании также относится именно ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» согласно Условиям о покупке.

Одновременно содержится информации о том, что владельцем интернет магазина сайте является ответчик №3 ООО «Сибирский логистический центр».

Интернет-магазин – интернет-сайт, принадлежащий Владельцу Интернет-магазина и имеющий адрес в сети интернет http://ru.siberianhealth.com/ru/, предоставляющий Клиентам возможность: • ознакомиться с описанием Товаров, предлагаемых Продавцом своим Клиентам, условиями оплаты и доставки; • оформить Заказ; • оплатить Заказ.

В отношении товаров, дистанционная продажа которых запрещена или ограничена законодательством РФ, в Интернет-магазине Клиент формирует заявку в адрес Продавца на продажу выбранного товара.

Магазины Siberian Wellness располагаются также в нескольких точках в г.Москве, о чем следует информация на сайте и отметки на карте по ссылке https://ru.siberianhealth.com/ru/geo/.

На сайте https://siberianhealth.com/ru/about также содержится следующая информация о компании: Благодаря собственным иностранным Представительствам и логистическим центрам продукты Siberian Wellness могут купить Клиенты более чем из 60 стран мира. Фирменные Магазины открыты в 26 странах и дают возможность каждому прикоснуться к настоящей Сибири.

-в подтверждении предложения к продаже продукции, содержащей спорное обозначение также представлен скриншот интернет страницы сайта http://yugsun.narod.ru/katalog.html от 29.04.2023, на которой были обнаружены каталоги, имеющие прямое отношение к деятельности Соответчиков за периоды: (июнь-июль 2017г.), (сентябрь-октябрь 2017г.), (ноябрь-декабрь 2017г.), поскольку на данном сайте осуществлена реклама продукции «корпорации Siberian Wellness» и имеется ссылка на сайт www.siberianhealth.com/.

Ответчик №1 ссылался на то обстоятельство, что не является владельцем сайта https://ru.siberianhealth.com и сайта u.siberianhealth.com/ru/shop/, поскольку не реализует продукцию через интернет магазин, принадлежащий Ответчику №3.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, – информационный посредник – несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных указанным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 этой статьи.

Пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ предусмотрено, что информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

В силу пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с этой статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 названного Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

По смыслу приведенных норм информационным посредником может

быть признано лицо, которое лишь предоставляет возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, либо лицо, предоставляющее лишь возможность доступа к материалу в этой сети.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной

в пункте 77 Постановления № 10, является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253.1 ГК РФ, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности.

Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины.

Иные положения статьи 1250 ГК РФ (в том числе о том, что меры защиты применяются при нарушении права с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения; о лицах, по требованию которых могут применяться меры защиты) применяются к информационным посредникам на общих основаниях.

В пункте 78 Постановления № 10 разъяснено, что владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала.

Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Суд согласен с позицией истца, что Ответчик №1 является владельцем сайта https://ru.siberianhealth.com наряду с владельцем Ответчиком №3-владельцем интернет магазина на основании информации на сайте, свидетельствующей о двух владельцах сайта.

Ответчик №3 не единолично, а совместно с Ответчиком №1 управляет и распоряжается указанными доменными именами.

Истец считает нужным отметить, что указанные доменные имена являются неотъемлемой частью доменного имени siberianhealth.com, владельцем которого, согласно имеющимся в материалах дела доказательствам является Ответчик № 1.

В соответствии с ранее представленной информацией Ответчиком № 3 в отзыве на исковое заявление от «16» января 2023г., Ответчик № 3 подтверждает, что на основании заключенного договора «01» марта 2017г. возмездной передачи прав на доменные имена, заключенного между Ответчиком №1 и ООО «Сибвалео Трэйд» (ИНН <***>, правопреемником в ходе реорганизации в форме присоединения которой стал Ответчик № 3), а также уведомления о правопреемстве от «20» мая 2018 с исх. №4-05/18, Ответчик №3 является пользователем страниц ru.siberianhealth.com/ru/, https://го.siberianhealth.com/ru/shop, являющихся частью доменного имени https://siberianhealth.com/ru/, которое принадлежит, согласно материалам данного дела, Ответчику №1.

Исходя из толкования самого договора, заключенного между Ответчиком №1 и ООО «Сибвалео Трэйд» (правопреемником которого является Ответчик № 3) в соответствии со статьей 431 ГК РФ прослеживается однозначный вывод, что к последнему не перешли все права и обязанности администратора домена. Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от «05» октября 2011 № 2011-18/81 (далее - Правила).

Согласно материалам дела, владельцем доменного имени siberianhealth.com является именно Ответчик №1.

В соответствии с Правилами администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п.

Учитывая Правила, содержание договора от «01» марта 2017г. и информацию из поступившего отзыва, суд приходит к выводу, что ответственность за содержание информации на сайте несет в первую очередь администратор домена, т.е. Ответчик №1, так как фактическое использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно он создает условия для посетителей Интернет-ресурса и определяет порядок использования домена, кроме того Ответчик №1 позиционирует себя на сайте фактически под понятием «Компания Siberian Wellness», данная компания исходя из общей информации на сайте осуществляет реализацию продукции.

«В 2005 году Компания вышла на международный рынок. И сегодня продукты Siberian Wellness могут купить Клиенты более чем из 60 стран мира на трех континентах! Центры продаж открыты в 26 странах, включая страны Европы, Азии, Россию и страны СНГ. Сотни тысяч ФИО4 ведут бизнес с Компанией, продвигая экологичный сибирский бренд».

В пользовательском соглашении указано, что администрация Сайта – группа работников Компании или ее доверенных лиц, устанавливающая порядок пользования Сайтом, управляющая его работой, контролирующая выполнение Пользователями настоящего Соглашения. Условия сотрудничества с Компанией указаны в Стандартах сотрудничества Компании, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

При указании в Условиях пользования сайтом, что Ответчику №1 ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» как лицу, имеющие исключительные права на товарные знаки ООО «Сибирское здоровье», Siberian Wellness, тем самым непосредственно используя данные товарные знаки на продукции, товарах, упаковках, которую приобрел истец по заказу на сайте, ответчик ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» не мог не знать об использовании также на данной продукции и спорного обозначения «ENDEMIX комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений».

Ответчик №3 при этом выполнил заказ №1214249530, оформленный при закупке истцом товаров на сайте от «31» мая 2022г. через вышеуказанный сайт https://m.siberianhealth.com/ru/ и явился получателем за него денежных средств.

Ответчик № 1 является владельцем (администратором) сайта siberianhealth.com, на страницах которого размещена информация о контрафактном товаре, маркированным обозначением сходным до степени смешения с товарными знаками Истца, и именно он, выступающий в качестве администратора, в соответствии с вышеуказанными правовыми нормами является ответственным за информацию, которая публикуется на принадлежавшем ему сайте.

Представленные Истцом доказательства свидетельствуют о том, что Ответчик № 2 является изготовителем спорной косметической продукции, Ответчик № 3, как он сам указывает в отзывах на исковое заявление принимает участие в распространении, реализации спорной косметической продукции до конечного потребителя.

Как указывает в отзыве сам Ответчик № 3 от «16» января 2023г., именно он выполнил заказ №1214249530, оформленный от «31» мая 2022г. через вышеуказанный сайт https://m.siberianhealth.com/ru/ и явился получателем за него денежных средств.

Информация о принадлежности доменного имени и вышеуказанных его страниц не соответствует также самим условиям покупки, которые размещены по ссылке https://ra.siberianhealth.com/ru/shop/page/purchase-tenTis/.

Согласно разделу «Термины» условий покупки, Ответчик № 1 является владельцем (собственником сайта) доменного имени http://ra.siberianhealth.com.

В свою очередь, Ответчик №3 является владельцем интернет-магазина по адресу http://ru.siberianhealth.com/ru/. Обе ссылки относятся к одной и тоже странице сайта. Однако, как указано ответчиками, владельцы у данных адресов разные. Данное обстоятельство только дополнительно подтверждает позицию Истца о том, что Ответчик №1, являющийся владельцем доменного имени по ссылке siberianhealth.com и соответственно страниц, являющихся частью доменного имени http://ru.siberianhealth.com, https://ru.siberianhealth.com/ru/shop, наряду с Ответчиком № 3 имеет прямое отношение к размещению информации о продаваемой продукции, маркированной спорным обозначением «ENDEMIX» а также к ее последующему введению в гражданский оборот через страницы частей доменных имен https://siberianhealth.com/ru/.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из смысла данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом, перечень, способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности, не является исчерпывающим.

Кроме того, по смыслу статьи 492 ГК РФ под реализацией (продажей) товаров по договору розничной купли-продажи понимается как непосредственная передача товара, так и предложение к продаже.

В соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как приглашения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 по делу № А67-4453/2014).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Наличие у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №646005, №719247, подтверждается представленными в материалы дела копиями регистраций обозначений в качестве товарных знаков.

При этом ответчики не оспаривают сам факт реализации заявленной истцом продукции с использованием спорного обозначения «ENDEMIX» комплекс активных веществ эндемичных растений».

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что, действительно, ответчиками №1 и №3 в сети Интернет размещены сведения о предложении к продаже косметических товаров по уходу за кожей, волосами: крем, гель, шампунь и иное с использованием спорного обозначения в целях индивидуализации производимой и реализуемой ими продукции. Ответчик №2, изготавливая по заказу ответчика 3 спорную продукцию при заключении договора подряда должен был знать и убедиться в возможности использования спорного обозначения на упаковках и тарах спорных товаров при изготовлении косметических товаров, которые фактически должны быть отнесены к 03 классу МКТУ, а не 05 классу МКТУ, знал, что изготавливаемая продукция направлена на дальнейшую реализацию данной продукции ответчиками №1 и №3.

Оценивая сходство обозначения, использованного ответчиками, с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила№ 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил. Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно подпункту 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы.

В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

Вместе с тем, если обозначение, состоящее из слабых элементов или неохраноспособных слов, имеет смысловое значение, то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

Согласно пункту 7.1.2.2 Руководства изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: - внешняя форма; - наличие или отсутствие симметрии; - смысловое значение; - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); - сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар.

Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов.

В частности, в случае сравнения двух объемных обозначений в виде бутылок для напитков, сходство выполнения донышка бутылок при наличии существенных различий их форм, пропорций, цвета, выпуклых и вогнутых элементов будет иметь второстепенное значение и не приведет к установлению их сходства в целом.

При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

В частности, к выводу о сходстве сравниваемых обозначений может привести тождество или сходство следующих элементов этих обозначений: - пространственно-доминирующих; - акцентирующих на себе внимание при восприятии обозначений (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр при условии их доминирования в составе обозначения); - легко запоминающихся (например, симметричные элементы, элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Согласно п. 7.1.2.1 (а) Руководства, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

В соответствии с п. 7.1.2.1 (б) Руководства, графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

В соответствии с п 7.1.2.1 (в) Руководства, смысловое сходство словесных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

цвет или цветовое сочетание.

Принимая во внимание вышеизложенные правовые нормы, правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и правила оценки сходства обозначений, суд проводит сравнительный анализ противопоставленных обозначений:

В спорном обозначении, используемым соответчиками на товарах, в частности на лицевой стороне упаковки, на доминирующем положении размещено слово «ENDEMIX», которое является сходным до степени смешения со словесными частями товарных знаков, принадлежащих Истцу.

Сходство определено судом по звуковому (фонетическому) критерию обусловлено наличием и идентичным расположением по отношению друг к другу тождественных звуков в сравниваемых обозначениях, попаданием ударения на второй слог слова «ЭНДЕМИКС» / «ENDEMICS» / «ENDEMIX».

Сходство по графическому (визуальному) критерию обусловлено расположением букв по отношению друг к другу, алфавитом, буквами которого написаны слова в сравниваемых обозначениях (латинский алфавит), цветом шрифта и его стилем, приближенному к стандартному.

Смысловое сходство сравниваемых обозначений обусловлено подобием заложенных в обозначения идей.

Словесная часть товарных знаков № 646005, № 719247 и используемого обозначения Соответчиками представляет собой фантазийное (вымышленное) слово, в основу которых заложены такие слова как «эндемичный», «эндемика», определяющиеся как «специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью». (Материал из Википедии - свободной энциклопедии).

Исходя из приведенного анализа, использованное Ответчиком обозначение является сходным с товарными знаками Истца № 646005, № 719247, поскольку совпадающие словесные элементы являются сходными по визуальным, фонетическим и семантическим признакам, обозначение ассоциируется с товарными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом добавление ответчиками к обозначению слову «ENDEMIX» выражения слов «комплекс активных эндемичных растений» не выражает отличительную способность по отношению к товарным знакам истца.

Истец не давал своего разрешения соответчикам на использование принадлежащих ему товарных знаков в виде предложение к продаже на интернет сайте товаров, относящимся фактически к косметическим, маркированных обозначением сходным до степени смещения с товарными знаками истца.

Товар, который предлагается к продаже на интернет сайте, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца с использованием спорного обозначения.

Таким образом, соответчиками нарушено исключительное право истца на следующие средства индивидуализации –товарные знаки по свидетельствам №646005, №719247.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд также пришел к выводу об однородности товаров, используемых соответчиками и истцом, поскольку спорное обозначение используется соответчиками именно на товарах, относящихся к косметическим товарам, так же как и истец, который использует товарные знаки, индивидуализируя тем самым косметические и гигиенические товары.

Действия ответчиков по использованию спорное обозначения именно на косметических товарах, относящимся к 03 классу МКТУ, а не относящимся к фармацевтическим, относящимся к 05 классу МКТУ, ответчики тем самым допустили однородность товаров в глазах потребителей при использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, тем самым у потребителя, увидевшего в продаже косметическую продукцию истца и ответчика возникает непосредственное представление, что данные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, кроме того суд учитывает место расположения спорного обозначения на товарах ответчиков.

Ответчиком ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» и ООО «Сибирский логистический центр» посредством сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://ru.siberianhealth.com/ru/ предлагаются к продаже товары 03 класса МКТУ, спорное обозначение также используется в строке наименования товара на вышеуказанном официальном сайте. Реализуемые Соответчиками товары являются товарами из категории «средства для ухода за кожей косметические, кондиционеры для волос, лосьоны для волос, мыла, бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, кремы косметические, маски косметические, молочко туалетное» и относятся к 03 классу МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Истца.

Согласно информации, указанной в отзыве, ООО «Лаборатория современного здоровья», являющаяся правообладателем товарных знаков Российской Федерации № 660348 «ЭНДЕМИКС», № 660349 «ENDEMIX», предоставило в пользу Ответчика № 3 заявление от «25» июня 2018г., разрешающее последнему использовать данные товарные знаки на территории Российской Федерации исключительно в отношении зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки и в отношении которых предоставлено заявление правообладателя (разрешение) состоят из фармацевтических и прочих препаратов для медицинских или ветеринарных целей и никак не связаны с парфюмерно-косметическим товарами 03 класса МКТУ, у которых такое назначение (цель) отсутствует.

Товарные знаки № 660348 «ЭНДЕМИКС», № 660349 «ENDEMIX», в отношении которых в пользу ООО «Сибирский логистический центр» было предоставлено заявление правообладателя (разрешение) для ответчиков от «25» июня 2018г. зарегистрированы в отношении экстрактов растений, но для фармацевтический целей.

Вопреки доводам ответчиков конкретизация самой целью такого товара не позволяет им размещать обозначение «ENDEMIX» на продукции, относящейся к 03 классу МКТУ. Как указанно в декларации о соответствии ЕАЭС, заказчиком которой по утверждению является Ответчик № 3, товар, маркированный обозначением «ENDEMIX»,является косметическим.

Ответчики не предоставлено доказательств, подтверждающих, что комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений под названием ENDEMIX, обладает именно фармацевтическими целями, при этом даже данное обстоятельство не позволяет размещать спорное обозначение на товарах, относящихся к 03 классу МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками истца, заявленными в иске.

В данном случае, соответчики могли использовать товарные знаки № 660348 «ЭНДЕМИКС», № 660349 «ENDEMIX» исключительно для индивидуализации конкретно самого товара, а именно «экстракта растений или товаров для фармацевтических целей. Согласно материалам дела, спорное обозначение в виде описания экстракта размещается именно на косметической продукции, что согласно Ниццкой классификации товаров и услуг соответствует товару, относящемуся к 03 классу (экстракты растительные для косметических целей).

Довод Ответчика № 3 о том, что реализация косметической продукции, маркированной спорным обозначением, осуществляется только на сайте не исключает того, что у потребителя отсутствует фактическая возможность приобрести спорную продукцию в каком-либо ином месте. Согласно приведенной в исковом заявлении сведений, обширный перечень продукции, маркированной спорным обозначением может быть приобретен через самые популярные маркетплейсы среди российский потребителей, такие как www.wildberries.ru, www.ozon.rii, www.market.yandex.ru, приложены скриншоты сайтов.

Истец подчеркивает, что согласно представленным доказательствам, продукция маркированная товарными знаками Истца, а именно № 646005, № 719247 также успешно реализуется через вышеуказанные маркетплейсы. Следовательно, речь идет об одних и тех же средствах (источников) сбыта однородной, тождественной продукции для одно и того же среднего российского потребителя. Истец допускает, что приведенные ссылки в исковом заявлении на иные сайты, на которых может быть приобретена спорная продукция, может также относиться к деятельности компаний -дистрибьютеров, которые могли теоретически приобрести продукцию у Соответчиков посредством сайт https://ru.siberianhealth.com/ru/.

Наличие смешения и угроза смешения были подтверждены отказом Роспатента от «27» сентября 2017г. в регистрации на имя ООО «Лаборатория современного здоровья» (ИНН <***>), имеющее прямое отношение к деятельности Соответчиков, обозначения по заявке № 2016750026 ENDEMIX в качестве товарного знака Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, противопоставив поданные заявки на товарные знаки Истца, имеющие более ранний приоритет, которые в последующем были успешно зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ, данное обстоятельство подтверждается представленным истцом в дело уведомлением ФИПС от 22.06.2023 о выдаче копии заявки от «27» сентября 2017г. в регистрации на имя ООО «Лаборатория современного здоровья» обозначения по заявке № 2016750026 ENDEMIX в качестве товарного знака Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ и отказом в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака именно по классу 03 МКТУ со ссылкой на приоритетную заявку ИП ФИО1 на сходное до степени смешения обозначения, тем самым все доводы ответчиков о том, что они имели право использования данного обозначения на товарах косметических, фактически относящимся к 03 классу МКТУ являются необоснованными, при этом все претензии истца в данной части ответчиками игнорируются, ответчики не прекратили нарушение исключительных прав истца.

В уведомлении ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения ENDEMIX в качестве товаров 03 и 05 классов МКТУ установлено, т.е. дано заключение, что оно сходно до степени смешения с комбинированным обозначением, включающим обозначение ЭНДЭМИКС, ранее заявленное на имя ФИО1 по заявке с приоритетом от 21.11.2016 для однородных товаров 03 класса МКТУ. Сходство установлено в соответствии с Методическими рекомендациями в соответствии с заключением, тем самым уже данное обстоятельство дополнительно опровергает доводы ответчиков о возможности использования обозначения ENDEMIX на косметических товарах, при этом спорное обозначение не приведено ответчиками на обороте упаковки после указания состава продукции, а расположено на лицевой части упаковки и вовсе не ассоциируется у потребителя с составом косметики, а индивидуализирует именно товары вопреки доводам ответчиков, что и вызывает у потребителя смешение с продукцией истца, на упаковках и тарах которых также на лицевой части приводится обозначение ЭНДЭМИКС.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обращении лекарственных средств» лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

В свою очередь косметические кремы в силу пунктом 3.1.1 стандарта ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия» (в соответствии с которым изготавливается продукция ответчиков) представляют собой смесь синтетических и натуральных продуктов: жиров, воска, масел, настоев или экстрактов лекарственных трав, витаминов, красителей, антиоксидантов, консервантов, отдушек и других добавок, обеспечивающих потребительские свойства кремов и разрешенных к применению в установленном порядке. Из изложенного следует, что косметическое средство не может быть лекарственным препаратом, поскольку целью применения фармацевтического препарата всегда является профилактика, диагностика, лечение заболевания, реабилитация после заболевания.

В свою очередь, косметический препарат не несет и не может нести функций, связанных с лечением заболеваний. Обращение лекарственных препаратов (в их числе, фармацевтических) находится под строгим государственным контролем. Каждый препарат проходит ряд лабораторных и клинических испытаний, цель которых — показать его эффективность и безопасность, а также выявить возможные нежелательные эффекты.

В состав фармацевтических препаратов входят вещества, требующие повышенного контроля, не предназначенные для повсеместного использования. Фармацевтическое средство для его последующего ввода в гражданский оборот должно пройти все необходимые процедуры и быть включено в государственный реестр лекарственных средств. Кроме того, каждый лекарственный препарат имеет утвержденную инструкцию по применению, в ней описаны способы и дозы применения, показания и противопоказания к применению, побочные действия и условия хранения.

В свою очередь, косметические препараты для введения в гражданский оборот не подлежат столь жесткому государственному контролю. Производители косметических средств не обязаны проходить клинические испытания, доказывать эффективность и безопасность своих товаров, как производители лекарственных средств. Кроме того, лекарственные средства и фармацевтические препараты могут реализовываться только лицами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами» или лицензию на производство лекарственных средств. Косметические средства не имеют столь строгих ограничений на реализацию и продаются как в специализированных магазинах косметики, так и на полках в супермаркетах, хозяйственных магазинах.

Суд также полагает, что фармацевтические препараты нельзя отнести к товарам широкого потребления. Такие товары используются ограниченным кругом потребителей – лицами, имеющими конкретное заболевание с целью его лечения.

При этом ответчики используют спорное обозначение ENDEMIX при анализе которых они относятся к косметическим товарам, а не фармацевтическим: например крема, гели, шампуни, тем самым товары, на которых имеется данное обозначение однородны по своему виду товарам истца.

Позиция Ответчика № 3 о том, ООО «Лаборатория современного здоровья» -правообладатель товарного знака ENDEMIX №660349 с более ранним приоритетом по отношению к товарным знакам Истца предоставил Ответчику № 3 и Ответчику № 2 права на использование товарного знака в отношении маркировки растительных экстрактов, входящих в состав косметических средств не соответствует действительности.

Как указывает Ответчик № 3 и Ответчик № 2, заявление правообладателя, датированное от «25» июня 2018г. было предоставлено исключительно в отношении товарного знака № 660348, зарегистрированного только в товарах 05 класса МКТУ. Единственная формулировка товара 05 класса МКТУ, связанная с экстрактами растений и одобренная Роспатентом для регистрации товарного знака ENDEMIX №660349 - экстракты растений для фармацевтических целей.

Напротив, как раз такой товар как «экстракты растительные для косметических целей», относится не 05 классу МКТУ, а к 03 классу МКТУ, а следовательно, разрешение правообладателем ООО «Лаборатория современного здоровья» на использование товарного знака ENDEMIX №660349 для товаров 03 класса не могло быть предоставлено в связи с фактическим отказом в регистрации в данных позициях. Истец дополнительно подчеркивает, что именно он является правообладателем товарного знака № 719247, зарегистрированного в 03 классе МКТУ в отношении косметической продукции, включая такой товаров как экстракты растительные для косметических целей и он не предоставлял Соответчикам каких-либо разрешений на использование своих товарных знаков.

Истец обращает внимание на то, что он является одновременно учредителем и ООО «Интеграция» (ОГРН <***>), которое реализует косметическую продукцию.

Истец обоснованно указал, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от «26» июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице (включая учредительство), так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Товарный знак можно использовать не только при наличии лицензионного договора, но и просто в случае согласия правообладателя, если доказано, что он контролирует процесс использования своей интеллектуальной собственности.

В качестве подтверждения в материалах дела имеются предоставленные Истцом декларации о соответствии (ЕАЭС) на некоторый ассортимент товара, маркированный товарным знаком «ENDEMICS» (Приложение № 8 к исковому заявлению). Часть ассортимента, маркированного обозначением «ENDEMICS» представлена в приложении № 9 к исковому заявлению.

Многочисленные отзывы потребителей, пользующихся продукцией, маркированной товарным знаком Истца, свидетельствуют об наличии явной узнаваемости и популярности бренда (Приложение № 10 к исковому заявлению). Данные скриншоты представлены с самого официального сайта ООО «Интеграция», а также с самых популярных в России маркет-плейсов (интернет-магазинов). («Яндекс.маркет», «OZON», «WILDBERRIES»).

Наличие представленных доказательств, дает основания полагать о наличии известности на рынке косметической продукции, товаров, реализуемых под товарными знаками Истца. № 646005, № 719247

Для осуществления своей деятельности, производства и реализации продукции, маркированной товарными знаками № 646005, №719247, Истец использует сайт в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.endemics.ru/, на котором представлена вся информация о компании и производстве товаров, маркированных товарными знаками Истца.

Имеющиеся в материалах дела декларации о соответствии (ЕАЭС) на косметическую продукцию, маркированную товарными знаками Истца, свидетельствуют о том, что производителем ее является именно ООО «Интеграция» (ОГРН <***>).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В пункте 57 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению.

Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Указанная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2020 по делу № А40-262864/2019, от 29.07.2021 по делу № А32-36258/2019, от 27.11.2020 по делу № А76-16021/2018.

Истцом заявлено требование об обязании ответчиков прекратить незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками № 646005, №719247, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением «ENDEMIX».

Учитывая установленные выше обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что требования истца подлежат удовлетворению частично с учетом того, что доказательств прекращения нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак на момент рассмотрения спора судом ответчиками в материалы дела не представлено.

Так суд полагает подлежащим удовлетворению требование истца о запрете ответчикам использовать обозначение «ENDEMIX», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № № 646005, №719247, однако только в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «косметические средства», поскольку смешение допускается именно при использовании обозначения для косметических товаров: кремы косметические, средства косметические, кремы для кожи, препараты для интимной гигиены, средства моющие для интимной гигиены, шампуни, мыла, средства для ухода за кожей косметические, такие товары представлены на сайте ответчиков и реализуются ответчиками. Требование об изъятии из оборота свидетельствует о необходимости прекращения ответчиками осуществлять предложение к продаже еще нереализованной (не проданной) продукции, относящейся к вышеуказанным косметическим товарам и маркированной спорным обозначением, но находящейся в обороте, предложенной к продаже или приготовленной к осуществлению продажи.

Также суд полагает обоснованным требование истца о взыскании компенсации за допущенное нарушение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части (пункт 71 постановления от 23.04.2019 № 10).

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, в том числе представленные скриншоты страниц интернет-сайта https://ru.siberianhealth.com/ru/, https://ru.siberianhealth.com/shop, на котором размещена информация о предложении к продаже товаров в разделе косметические твоары, суд установил, что ответчики ведут совместную партнерскую деятельность по производству (ООО «Природная косметика Байкала») и реализации спорных товаров (ООО МК «Сибирское здоровье» и ООО «Сибирский логистический центр»).

Совместный характер действий общества ООО МК «Сибирское здоровье» и ООО «Сибирский логистический центр» подтверждается представленными в материалы дела распечатками страниц интернет сайта https://ru.siberianhealth.com/ru/, https://ru.siberianhealth.com/shop, информацией на данных сайтах о фактически Компании под брендом SIBERIAN WELLNESS, совместные действия которых направлены на реализацию продукции. Как усматривается из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, ООО «Природная косметика Байкала» является производителем спорного товара, поскольку оно указано в качестве производителя на упаковке спорного товара, а также в Декларации о соответствии, и как лицо, принимающие претензии по качеству продукции, действующего при изготовлении продукции по заказу ООО «Сибирский логистический центр» с очевидной целью дальнейшей реализации продукции потребителям.

Из материалов дела усматривается, что общество МК «Сибирское здоровье» является владельцем домена и использует сайт https://ru.siberianhealth.com/, реквизиты общества (наименование, юридический адрес, ОГРН и ИНН) размещены на этом сайте в разделе «Реквизиты», как и реквизиты продавца продукции через интернет магазин ООО «Сибирский логистический центр». Компания -общество МК «Сибирское здоровье» ответственно согласно сайта за использование товарных знаков ответчика на продукции.

Так, на сайте имеется информация и о магазинах в г.Москва непосредственно под брендом Компании SIBERIAN WELLNESS.

Так, суд соглашается с пояснениями истца о том, что в целом информация на сайте и совокупность договоров, представленных ответчиками, свидетельствует о совместной деятельности, поскольку деятельность направлена на конечный единый результат в виде продвижения и реализации продукции, маркированной спорным обозначением помимо обозначения товарных знаков, на которое ответчики имеют права, и полагает установленными обстоятельства совместного характера действий ответчиков, направленной на производство и реализацию спорной продукции.

В связи с изложенным суд соглашается с доводами истца о том, что указанные лица несут солидарную ответственность за нарушение исключительного права истца.

Согласно расчету истца компенсация определена в размере 1 500 000 рублей солидарно за нарушение исключительных прав на два товарных знака.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10 отмечено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В пункте 60 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Суд соглашается с доводами истца о длительном характере допущенного нарушения.

Данные обстоятельства подтверждаются выдержками из каталога «LIFE STYLE» Сибирского здоровья 11/12/2017 (см. Приложение 1 к возражению на отзыв, Каталог распечатан из сети интернет адрес: https://disk.yandex.ru/i/Y3ZanS 1 ОЗРОа4У, 29.04.2023г. время 10.40), имеющего прямое отношение к деятельности Соответчиков, выдержками из каталога «Сибирское здоровье Твое активное лето!», 06/07/2017 (июнь-июль) (см. Приложение 2 к возражению на отзыв, Каталог распечатан из сети интернет адрес: истцом указан 29.04.2023г. время 10.40), выдержками из каталога «Сибирское здоровье «LIFE STYLE Сибирского здоровья», 09-10/2017 (июнь-июль) (см. Приложение 3 к возражению на отзыв, Каталог распечатан из сети интернет адрес: https://disk.vandex.ru/i/Y3ZanS103PQa4V, 29.04.2023г. время 10.40). Данные каталоги размещены на сайте независимого партнера Siberian Wellness (№3094366, адрес электронной почты: olga-ln@mail.ru) по ссылке http://vugsim.narod.ru/katalog.html (Истец прилагает к настоящему возражению на отзыв скриншоты данной страницы сделанные 29.04.2023г. время 10.51 (см. Приложение 3 к возражению на отзыв).

Истец обращает внимание, что с левой стороны сайта на первой странице указан официальный сайт https://ru.siberianhealth.com/ru/, владельцем которого является Ответчик 1, на странице которого совместно с Ответчиком № 3 реализовывалась и продолжается реализовываться косметическая продукция, маркированная спорным обозначением. С правой стороны на первой странице указаны данные независимого партнера. На второй странице приложения № 1 к настоящему возражению на отзыв указан перечень каталогов. При изучении их, Истцом было обнаружено, что спорное обозначение начало размещаться Соответчиками уже в каталоге «Сибирское здоровье Твое активное лето!», 06/07/2017 (июнь-июль). Истец прикрепляет ссылки на скачивание данных каталогов/.

Ввиду представления сведений об интернет источниках получения каталогов, в которых приведена продукция ответчиков суд не осматривает оснований для исключения таких доказательств из материалов дела, о чем ходатайствовали ответчики.

Более того, действуя добросовестно ответчики должны были понимать, исходя из разрешения третьего лица об использовании товарных знаков, о том в отношении каких товаров они могут использовать обозначение «ENDEMIX», которое не распространяется на косметические товары, относящиеся к 03 классу МКТУ, на что также было указано истцом в иске, ответчики не прекратили нарушение исключительных прав после получения претензии истца.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, характер и документально подтвержденный срок допущенного нарушения, степень вины ответчиков, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание, что нарушение было допущено в сети «Интернет», принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о том, что компенсация подлежит взысканию с ответчиков за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам Российской Федерации № 646005 и №719247 солидарно в размере 900000 рублей, с учетом, как указано выше, совместного характера их действий. Каких-либо доказательств или обоснований, позволяющих суду снизить размер компенсации менее установленной и определенной судом с учетом разумности и справедливости суммы, ответчики не представили.

Суд полагает, что компенсация в заявленном размере соответствует целям обеспечения восстановления нарушенных прав и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, соразмерна допущенному правонарушению, заявленную истцом сумму компенсации суд полагает несоразмерной допущенному нарушению.

В силу изложенных обстоятельства суд требования подлежащими удовлетворению частично, компенсация за нарушение исключительного права определена судом в размере 900000 руб.

В остальной части суд полагает требования истца подлежащими оставлению без удовлетворения.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» (ОГРН <***>), ООО «Природная косметика Байкала» (ОГРН <***>), ООО «Сибирский логистический центр» (ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск ИНН:<***> компенсацию за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 646005, №719247 в размере 900 000 рублей.

Обязать ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» (ОГРН <***>), ООО «Природная косметика Байкала» (ОГРН <***>), ООО «Сибирский логистический центр» (ОГРН <***>) прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 646005, №719247, при использовании на товарах 03 класса МКТУ, в том числе изъять из оборота товары, маркированные спорным обозначением «ENDEMIX».

Взыскать солидарно ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» (ОГРН <***>), ООО «Природная косметика Байкала» (ОГРН <***>), ООО «Сибирский логистический центр» (ОГРН <***>) расходы на уплату государственной пошлины в размере 22800 рублей.

В остальной части исковых требований-отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

А.А. Богер