ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 34, <...>, тел.: <***>, факс: <***>

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону дело № А32-17376/2024

14 апреля 2025 года 15АП-2747/2025

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2025 года

Полный текст постановления изготовлен 14 апреля 2025 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новик В.Л.,

судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Намалян А.А.,

при участии:

от истца посредством использования системы «Картотека арбитражных дел (веб-конференция)»: представитель ФИО1 по доверенности от 25.04.2025 (до и после перерыва),

от ответчика посредством использования системы «Картотека арбитражных дел (веб-конференция)»: представитель ФИО2 по доверенности от 16.09.2024 (после перерыва),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Старинная Анапа» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2025 по делу № А32-17376/2024

по иску общества с ограниченной ответственностью «ТигРус» (ИНН <***> ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Старинная Анапа»(ИНН <***> ОГРН <***>)

о прекращении использования товарного знака, взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ТигРус» (далее – истец,ООО «ТигРус») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Старинная Анапа» (далее – ответчик, ООО «Старинная Анапа») с требованиями:

- обязать ответчика прекратить неправомерное использование товарного знака «bar BQ» в коммерческой деятельности в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- взыскать 4320000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака bar BQ cafe.

Ответчиком направлено встречное исковое заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков № 738160, № 807521, № 883388, зарегистрированных 19.12.2019, 14.12.2019 и 02.08.2022 за правообладателемООО «ТигРус».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2025 встречный иск возвращен. В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера компенсации - отказано. Суд обязал ООО «Старинная Анапа» прекратить использование обозначения «bar BQ» в коммерческой деятельности в отношении услуг 43 класса МКТУ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда. С ООО «Старинная Анапа» в пользу ООО «ТигРус» взыскано 1080 000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака № 738160 и 17150 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что суд ошибочно пришел к выводу, что словесный элемент - «bar BQ» является охраняемым элементом, при этом неверно сделав сравнительный анализ товарного знака истца «bar BQ cafe» и обозначения ответчика «BAR BQ», поскольку ответчик в своей деятельности использует обозначение «BARBQ гриль-бар». Элементы «barBQ» являются общеупотребимыми, словосочетание не является уникальным, обозначает метод приготовления пищи с использованием живого огня и дыма, а товарный знак, права на который принадлежат истцу, не является общеизвестным. Ответчик начал использовать свое собственное обозначение в предпринимательской деятельности задолго до регистрации товарного знака истцом. Вывод суда о том, что лицензионный договор № 1 от 03.07.2019, заключенный между ООО «ТигРус» и ООО «НЕВА» не является мнимым является необоснованным, так как суд в качестве обоснования принял недопустимые доказательства: ДКК ООО «НЕВА» с ООО «МАТИСА», ДКК ООО «НЕВА» с ООО «РАМПА», ДКК ООО «НЕВА» с ООО «Сказка».

В судебное заседание 31.03.2025 ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку не обеспечил. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 31.03.2025 представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 07.04.2025 до 11 час. 30 мин., о чем сделано публичное извещение в информационно – телекоммуникационной сети интернет «Картотека арбитражный дел»

После перерыва судебное заседание было продолжено с участием представителей истца и ответчика, поддержавших ранее заявленные правовые позиции по делу.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

В соответствии с частью 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Исходя из системного толкования указанной нормы права во взаимосвязи с частями 2 - 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует вывод, что в остальных случаях арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, при установлении соответствующих оснований невозможности рассмотрения дела.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции учитывает, что материалы дела содержат все необходимые доказательства в обоснование позиции апеллянта, суду не раскрыты обстоятельства, которые могут дополнительно пояснены в судебном заседании. Явка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не была признана обязательной.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для отложения судебного разбирательства в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия пришла к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «ТигРус» является правообладателем исключительного права на товарный знак «bar BQ cafe», зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания под № 738160, охраняемый на территории Российской Федерации согласно заявке № 2019716374, с приоритетом от «09» апреля 2019 года в отношении 43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Истец указывает, что ему стало известно о незаконном использованииООО «Старинная Анапа» без согласия ООО «ТигРус» товарного знака «bar BQ cafe» для обозначения услуг общественного питания на территории РФ по адресу: 353440, <...> - «BAR BQ», о чем ссылается на следующие обстоятельства:

- под товарным знаком «BAR BQ» ответчик оказывает услуги общественного питания потребителям посредством сервисов доставки еды из кафе и ресторанов; на официальном сайте «Яндекс Еда» - сервис доставки еды и продуктов в России, размещена информация об услугах ответчика и предоставляется возможность получения таких услуг с использованием сервиса доставки «Яндекс Еда» - https://eda.ya№dex.ro/a№apa/r/bar_bq_1663170369;

- фотография входной группы «BAR BQ», где размещена информационная табличка с указанием адреса заведения, часы работы, а также ИНН ответчика в качестве организации, которая оказывает услуги общественного питания в вышеуказанном заведении.

По мнению истца, ответчик оказывает услуги общественного питания, в отношении которых используется сходное до степени смешения обозначение, зарегистрированное за ООО «ТигРус», данные услуги тождественны услугам, применительно к которым зарегистрирован товарный знак, в результате чего, возникает высокая вероятность смешения и введение потребителя в заблуждение, а также причиняется вред коммерческой деятельности и деловой репутацииООО «ТигРус».

Ссылаясь на то, что ООО «Старинная Анапа» использует обозначения сходные товарному знаку «bar BQ cafe», истец в порядке досудебного урегулирования спора направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака «bar BQ cafe».

Неисполнение данного требования послужило для ООО «ТигРус» основанием обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

Исследовав материалы дела повторно, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, проверив в порядке статей 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене.

При вынесении обжалуемого решения суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Исключительное право ООО «ТигРус» на товарный знак № 738160 подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.04.2019, приоритет - 09.12.2019 дата истечения срока действия исключительного права - 09.04.2029 в отношении 43 класса МКТУ.

Ответчик не опровергает факт использования обозначения «BAR BQ» для индивидуализации услуг общественного питания.

Сравнивая товарный знак истца «bar BQ cafe» и обозначение ответчика «BAR BQ» судом первой инстанции установлено, что в рассматриваемом случае присутствует графическое и смысловое сходство обозначений.

Доводы ответчика относительно отсутствия сходства до степени смешения являются несостоятельными, поскольку сходство товарных знаков до степени смешения также подтверждается отказом в регистрации используемого ответчиком Товарного знака по Заявке № 2022782320 от 17.11.2022г. с товарным знаком «BAR BQ».

Так, согласно Реестру заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, по Заявке № 2022782320 от 17.11.2022 с товарным знаком «BAR ВО» отказано в регистрации для 43 классам МКТУ (Приложение №1 -выписка из реестра ФИПС) на основании того, что указанный товарный знак сходен до степени смешения с ранее заявленными Товарными знаками истца.

Кроме того, апелляционным судом установлено, что истцу принадлежит серия товарных знаков:

- Словесный Товарный знак «barBQcafe» №738160, служащий для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09/12/2019 года и охраняемый на основании Свидетельства (заявка №2019716374, приоритет от 09 апреля 2019 года);

- Товарный знак «BARBQCAFE» №443736, служащий для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31/08/2011 года и охраняемый на основании Свидетельства (заявка №2010717394, приоритет от 28 мая 2010 года);

- Товарный знак «barBQcafe», служащий для индивидуализации товаров и/или услуг 43 класса МКТУ, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2022 года и охраняемый на основании Свидетельства №883388 (приоритет от 08.04.2022 года). Срок действия регистрации истекает: 08.04.2032 г.

- Товарный знак «BQ» №807521, служащий для индивидуализации товаров и услуг 25, 29, 30, 32, 33, 41, 43 класса МКТУ, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16/04/2021 года и охраняемый на основании Свидетельства (заявка №2019764683, приоритет от 14.12.2019 года;

Наличие серии противопоставленных товарных знаков усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений, поскольку оспариваемое обозначение со сходным элементом может восприниматься как продолжение серии противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных на имя одного лица. Таким образом, наличие у истца исключительного права, в том числе, на товарные знаки №883388, №738160, 807521 усиливает вероятность смешения используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (далее - Правила №482) и пунктом 162 Постановления № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров/услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара/услуги представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров/услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Проанализировав противопоставленные обозначения, судом первой инстанции установлено, что товарный знак истца № 738160 является комбинированным обозначением, и включает в свой состав один охраняемый словесный элемент - «bar BQ», выполненный печатными буквами на латинском алфавите.

Единственным словесным элементом в сравниваемых обозначениях, являются «bar BQ», которые различаются лишь шрифтом и наличием в обозначении ответчика внутри буквы «Q» надписью «гриль бар».

Доводы относительно того, что ответчик использует в своей деятельности именно BARBQ являются несостоятельными, поскольку ответчик согласно материалам дела использует обозначение bar BQ и BQ в различных вариациях, при этом указанные вариации сходны до степени смешения с товарными знаками истца.

Для определения наличия или отсутствия сходства сравниваемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом различие в деталях не играет определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два обозначения и оценить их различие в деталях, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, увиденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, основные отличительные элементы товарного знака.

Сходство используемого ответчиком обозначения BAR BQ с товарным знаком истца №738160, а также с комплексом комплекса товарных знаков Bar BQ cafe и BQ №883388, №443736 807521, обусловлено наличием у них общего словесного элемента «BQ», «BAR BQ» который является доминирующим и выполняющим индивидуализирующую функцию. Данные обозначения совпадают по визуальному, звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковой анализ сходства сравниваемых словесных элементов показывает, что они характеризуются идентичностью всех звуков, совпадением гласных и согласных букв. Из чего следует, звуки указанных словесных элементов совпадают.

Таким образом, имеется наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, близость и идентичность состава согласных и гласных, а также вхождение одного обозначения в другое, что свидетельствует о том, что эти словесные обозначения являются фонетически сходными.

Графический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что доминирующий словесный элемент «bar BQ» товарного знака истца входит в доминирующий словесный элемент «BAR BQ» спорного обозначения за счет совпадающих гласных и согласных, что свидетельствует о наличии высокой степени визуального сходства сравниваемых словесных обозначений.

Семантический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что словесный элемент «bar BQ» в своей транслитерации на русском языке воспринимается как «БАРБЕКЮ», а словесный элемент «BAR BQ», несмотря на различия может ассоциироваться у рядового российского потребителя, не владеющего информацией о заложенном ответчиком смысле в указанное обозначение, с известным ему словом «БАРБЕКЮ», что соответственно также свидетельствует о наличии высокой степени смыслового сходства сравниваемых словесных обозначений.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что словесные элементы «bar BQ» / «BAR BQ» сравниваемых обозначений обладают высокой степенью фонетического характеризуются идентичностью всех звуков и совпадением гласных и согласных букв, семантического (за счет того, что оба словесных элемента в своей транслитерации и переводе на русский воспринимаются как российским потребителем как «БАРБЕКЮ» и графического сходства (за счет вхождения одного словесного элемента в другой).

При проведении сравнительного анализа обозначений наряду с критериями сходства, изложенными в Правилах, должны учитываться также положения Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» (далее - Приказ). В частности, в пункте 7.1.2. Приказа разъясняется, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и используемое ответчиком обозначение, сходное с товарным знаком истца, показал следующее.

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении 43 класса МКТУ, включающего перечень услуг - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Ответчик осуществляет услуги общественного питания в ресторане BAR BQ.

Тем самым, проведенный судом первой инстанции анализ однородности оказываемых услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, а также осуществляемые ответчиком услуг показывает, что они однородны, поскольку у них совпадает род (вид) услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость.

При сравнительном анализе комбинированных обозначений, состоящий как из словесных, так и изобразительных элементов, необходимо учитывать, что основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При этом, в определенных материалах (текстовой информации, доменном имени, аудиорекламе) чаще всего используется только словесная часть обозначения.

Таким образом, какие-либо графические отличия изобразительных элементов обозначения ответчика и товарного знака истца, в том числе в части начертания словесных частей, цветового исполнения, формы и размера отдельных элементов, определяющего значения не имеют и не исключают сходство.

При сравнительном анализе словесных частей сходство устанавливается по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) признаку.

Судебная коллегия поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что сходство обозначения ответчика «BAR BQ» и товарного знака истца «bar BQ cafe» по всем признакам является очевидным, обусловленный высокой степенью фонетического и семантического сходства их словесных элементов.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

С учетом изложенного, судом первой инстанции справедливо указано, что используемое ответчиком обозначение «BAR BQ» и товарный знак истца № 738160 «bar BQ cafe», являются сходными до степени смешения.

В материалы дела истцом представлены доказательства, что ответчик своими действиями нарушил исключительные права на спорный товарный знак, следовательно, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на товарный знак установлена.

Довод о том, что ответчик начал использовать свое собственное обозначение в предпринимательской деятельности задолго до регистрации товарного знака истцом, подлежит отклонению, поскольку, как указано в абзаце 2 пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, Товарный знак №738160 был зарегистрирован в связи с тем, что он является сходным до степени смешения с товарным знаком истца №443736, также были зарегистрированы иные товарные знаки истца №883388 и №807521, поскольку они являются сходными до степени смешения именно с первоначальным товарным знаком истца, т.е. первоначальная регистрация указанного товарного знака остаётся за истцом, таким образом, в данном случае влияет не дата начала использования, а правомерность его использования.

Таким образом, после регистрации Товарного знака истца в 2011 году, ответчик уже не имел права зарегистрировать товарный знак, так, Товарному знаку ответчика было отказано в регистрации в Роспатенте в связи со сходностью до степени смешения товарным знаком истца. Кроме того, сведения размещенные в запрещённой сети не могут быть использованы в качестве доказательства.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию в размере4 320 000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Между тем, судом первой инстанции указано, что представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В обоснование размера заявленной к взысканию компенсации истцом представлен лицензионный договор № 1 от 03.07.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2021) о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 738160.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.09.2021 за использование товарных знаков «BARBQCAFE» и «barBQcafe» лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 240000 руб.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Аналогичный подход поддержан Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 19.01.2022 № С01-2169/2021, Верховным Судом Российской Федерации в Определениях от 28.04.2022 № 306-ЭС22-5642, от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768.

Претензия с требованием о прекращении нарушения прав направлена в адрес ответчика 18.07.2023.

Размер компенсации рассчитан ответчиком исходя из девяти месяцев нарушения (с июля 2023 года по март 2024 года), согласно следующему расчету: 480000 руб. (240000 руб. х 2) х 9 мес. = 4320000 руб.

Лицензионным договором № 1 от 03.07.2019 (в редакции дополнительного соглашения) установлена стоимость вознаграждения в размере 240000 руб. в месяц за два товарных знака: «BARBQCAFE» и «barBQcafe», в то время как истец основывает свои требования на нарушении ответчиком исключительных прав на один товарный знак - № 738160 («barBQcafe»).

Таким образом, суд первой инстанции при определении размера компенсации исходил из стоимости вознаграждения одного товарного знака - 120000 руб.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Как следует из абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускает при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации выраженной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П) (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768).

Согласно абзацу второму пункта 4.2 названного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Ответчиком в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Снижение размера компенсации ниже минимального размера возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств наличия условий для снижения заявленного размера компенсации.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным).

Таким образом, оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера компенсации судом не установлено.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 40-П.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Оценив обстоятельства и доказательства настоящего спора, суд первой инстанции обоснованно указал, что предъявленная ООО «ТигРус» к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 1080000 руб. (однократная стоимость одного товарного знака № 738160 («barBQcafe») (аналогичные правовые выводы изложены в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2024 по делу № А60-61049/2022).

Доводы ответчика относительно мнимости сделки были предметом исследования в суде первой инстанции и им дана соответствующая правовая оценка, доводы ответчика аналогичны изложенной ранее позиции, являются несостоятельными, указанные данные опровержены представленными истцом лицензионным договором, договорами коммерческой концессии с ресторанами, платежными поручениями по указанным договорам.

На основании лицензионный договор № 1 от 03.07.2019, ООО «Нева» осуществляет предоставление прав использования комплексов товарных знаков «barBQcafe», «Остерия Марио», «Швили» на основании договоров коммерческой концессии.

Так, ООО «Нева» заключены договоры коммерческой концессии (далее - «ДКК») на основании лицензионного договора № 1, в том числе:

- ДКК с ООО «Стриж», стоимость использования франшизы: - 3% от выручки ресторана в месяц (пункт 16.1.1.) 1,5% - взнос в маркетинговый фонд (11.1.1);

- ДКК с ООО «МАТИСА», стоимость использования франшизы - паушальный взнос в размере 2000000, периодические платежи - 5% от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд - 1,5% от выручки ресторана в месяц, Единственный участник организации - ФИО3;

- ДКК с ООО «РАМПА», стоимость использования франшизы - паушальный взнос в размере 3 500 000 рублей, периодические платежи - 5% от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд - 1,5% от выручки ресторана в месяц. Единственный участник организации - ФИО4;

- ДКК с ООО «Сказка», стоимость использования франшизы - паушальный взнос в размере периодические платежи - 4% от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд - 1% от выручки ресторана в месяц. Участниками организации являются: ФИО5, ФИО6, ФИО7

Тот факт, что ООО «Нева» и ООО «Вектор» зарегистрированы по одному юридическому адресу не говорит об аффилированности с истцом ООО «ТигРус», поскольку ООО «Нева» в рамках своей деятельности оказывает различные услуги, в том числе юридические.

Кроме того, единственным участником ООО «Нева» являетсяФИО8, что исключает аффилированность между ООО «НЕВА» иООО «ТигРус».

Представленные в материалы дела платежные поручения за период с 01.07.2023 года по 31.03.2024 года покрывают сумму платежей по договору за все товарные знаки, следовательно, довод ответчика о том, что не указана сумма, за какой товарный знак производится оплата, является несостоятельным, поскольку произведенная оплата полностью покрывает стоимость использования всех товарных знаков по договору. Истцом в материалы дела также представлен акт сверки по договору за период с 01.07.22 по 31.03.24 между ООО «ТигРус» и ООО «НЕВА».

При изложенных обстоятельствах с ответчика в пользу истца обоснованно взыскана компенсация за неправомерное использование товарного знака в размере 1080000 руб.

В остальной части иска судом отказано.

В указанной части судебный акт не обжалуется.

При рассмотрении вопроса о принятии к производству встречного иска, арбитражный суд правомерно исходил нижеследующего.

В соответствии с частью 1 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков (часть 2 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем шестым пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иски о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Таким образом, данный иск, заявленный ООО «Старинная Анапа» в качестве встречного, не мог быть рассмотрен совместно с иском общества, поскольку Арбитражный суд Краснодарского края не являлся компетентным судом для рассмотрения данного иска.

На основании пункта 1 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду или подсудно суду общей юрисдикции.

При таких обстоятельствах встречный иск возвращен ООО «Старинная Анапа».

Суд первой инстанции также указал, что ответчик не лишен права обратиться в суд с самостоятельным иском с соблюдением определенного Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядка предъявления иска.

Доводы апелляционной жалобы, направленные на переоценку правильно установленных и оцененных судом первой инстанции обстоятельств и доказательств по делу, не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Иное толкование заявителем положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2025 по делу№А32-17376/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий В.Л. Новик

Судьи Н.В. Ковалева

Б.Т. Чотчаев