68/2023-92458(2)
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
г. Нальчик Дело № А20-2459/2023 22 ноября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена «15» ноября 2023 года
Полный текст решения изготовлен «22» ноября 2023 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе судьи Г.В. Садонцевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Даудовой Ж.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы вэбконференции дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Киров (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)
к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г.Нарткала (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)
о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент),
при участии в судебном заседании:
представителя истца ФИО3, действующего по доверенности от 01.04.2022 (участвующего в режиме онлайн),
представителя ответчика ФИО4, действующего по доверенности от 06.07.2023 (участвующего в режиме онлайн),
УСТАНОВИЛ :
индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины.
Стороны о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом с соблюдением требований статей 121 – 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем направления в из адрес копии определения суда заказным Доступ к материалам дела № А20-2459/2023 на информационном ресурсе «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) доступен после авторизации средствами портала Госуслуги (www.gosuslugi.ru) и введения секретного кода:
письмом с уведомлением, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационной телекоммуникационной сети Интернет, ссылка на который имеется в определении суда.
Истец дополнительными пояснениями от 16.10.2023 уточнил требования, снизив размер исковых требований до 500 000 рублей (однократная стоимость права использования (исходя из размера паушального взноса)).
От третьего лица поступил отзыв на иск, в котором оставляет разрешение спора на усмотрение суда и просит рассмотреть дело без участия представителя.
Представитель истца в судебном заседании поддержал уточнение исковых требований от 16.10.2023 в полном объеме, просил, взыскать с ответчика 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Как разъяснено в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не допускает.
В настоящем случае, при сохранении предмета и основания исковых требований истец уточнил размер задолженности. Заявленные уточнения не противоречат закону, не нарушают права третьих лиц, в связи с чем принимаются судом к рассмотрению.
Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении исковых требований, в связи с тем, что спорный товарный знак принадлежит ответчику, в случае признания судом нарушения действиями ответчика исключительных прав истца, признать размер компенсации, заявленный ко взысканию истцом, несоразмерным последствиям данного нарушения. Также указал, что ответчик реализует указанное нижнее белье, код товара на маркетплейсе OZON 785332779, в потребительской упаковке, на которую нанесен товарный знак . На нижнем белье имеется этикетка и ярлык с товарным знаком , что усматривается из приобщенного истцом к материалам дела комплекта нижнего белья
ответчика, а так же из фотографий приложенных к отзывам покупателей. является товарным знаком № 958328, классы МКТУ 25, 35. Правообладатель товарного знака № 958328 ООО «ТИНШЕН», претензий по его использованию индивидуальным предпринимателем Гарифуловой А.И. не имеет. На лямках реализуемого ответчиком нижнего белья нанесена надпись SECRET LOVE. При закупке ответчиком указанного нижнего белья, для его последующей перепродажи на маркетплейсе OZON, ответчиком, во избежание использования без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения, был проведен поиск обозначения SECRET LOVE В результате поиска в открытых источниках – сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) ответчику стало известно, что SECRET LOVE является международным товарным знаком № 1116766, дата регистрации 28.02.2012 г., срок действия до 28.02.2022, классы МКТУ 14, 18, 25, 35. Роспатентом 14.03.2013 была предоставлена правовая охрана международному товарному знаку № 1116766 на территории Российской Федерации, срок действия которой, в соответствии со статьей 1514 ГК РФ, составляет срок действия товарного знака, то есть до 28.02.2022. 04.08.2018, в период нахождения под правовой охраной на территории Российской Федерации международного товарного знака № 1116766, индивидуальным предпринимателем Байкузиным А.А. была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака, который в результате экспертизы заявленного обозначения был зарегистрирован 11.02.2019. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Таким образом Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в результате проведенной экспертизы, было установлено, что товарный знак истца № 697311 не является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком № 1116766 SECRET LOVE, иначе бы в регистрации товарного знака истца было отказано. В связи с не продлением правообладателем товарного знака № 1116766, указанный товарный знак прекратил свое действие 22.09.2022 и в период реализации ответчиком спорного товара не был кем-либо зарегистрирован. Таким образом, по мнению ответчика, ответчиком не было допущено нарушение исключительных прав, принадлежащих истцу.
Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Рассмотрев и оценив в порядке 75 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства; исследовав и оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на товарный знак
Товарный знак
Номер
Дата приоритета
Класс МКТУ
свидетельства
LOVЕ SECRET underwear
25 белье нижнее; боди [женское белье];
бюстгальтеры; изделия трикотажные;
№ 697311
04.06.2018
одежда; пижамы; трусы; халаты; чулки.
35 демонстрация товаров; услуги
розничной продажи нижнего белья, одежды
с использованием Интернет-сайтов.
Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «LOVE SECRET» по свидетельству № 697311 в отношении товаров/ услуг 25, 35 классов МКТУ.
Исключительные права на вышеуказанный объект авторского права принадлежат истцу на основании следующего.
В соответствии с Соглашением о предоставлении опциона на заключение договора коммерческой концессии № 1 от 17.12.2021 (листы дела 2229) между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ФИО5, последнему предоставлена безотзывная оферта на заключение договора коммерческой концессии. Размер опционной премии составляет 50 000 рублей и засчитывается в качестве оплаты паушального взноса (пункты 2.1, 2.4 Соглашения).
08.02.2022 индивидуальный предприниматель ФИО1 и индивидуальный предприниматель ФИО5 заключили Договор коммерческой концессии № 1/2022, по условиям которого Правообладатель на срок действия Договора предоставляет Пользователю эксклюзивное исключительное право использования при осуществлении им предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав Правообладателя в пределах Территории и из условиях, определенных Договором, а
Пользователь обязуется принять комплекс исключительных прав Правообладателя и своевременно уплатить Правообладателю вознаграждение в порядке и на условиях, определенных положениями Договора (листы дела 33 39).
В состав комплекса исключительных прав Правообладателя, которые Правообладатель передает Пользователю по Договору, входят:
право использования Товарного знака (пункт 2.2.1); право использование Брендбука (пункт 2.2.2.); право использования общего визуала (пункт 2.2.3);
право продажи фирменного белья, закупаемого у Правообладателя, под Товарным знаком (пункт 2.2.4).
Пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав при осуществлении следующей предпринимательской деятельности при оказании услуг по продаже Товаров под Товарным знаком Правообладателя в онлайн-магазине Пользователя в формате сайта в сети Интернет или страницы в Instagram, или страницы в ВКонтакте, в соответствии со следующими классами МКТУ:
25 белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот, блузы; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье], корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; манки спортивные; одежда; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; пижамы; подвязки; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; трикотаж [одежда]; трусы; халаты; чулки (пункт 2.3.1 Договора);
35 демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуга снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей –товарами); услуги магазинов по розничной, оптовой продаже нижнего белья, одежды; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием телемагазинов или интернет-сайтов )пункт 2.3.2).
Цена и порядок расчетов установлены разделом 3 Договора.
Так, за предоставление права использования комплекса исключительных прав, передаваемых по Договору, Пользователь уплачивает Правообладателю денежное вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом.
Вознаграждение Правообладателя состоят из Паушального взноса и Роялти (пункт 3.2).
Паушальный взнос за право использования Товарного знака Правообладателя согласно пункта 2.2.1 Договора составляет 500 000 рублей 00 копеек и подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора (пункт 3.3.1).
За использование прав, представленных согласно пунктам 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Договора, Пользователь ежемесячно, начиная с I (первого) месяца начала работы Предприятия, выплачивает Правообладателю Роялти в размере 3% (три процента) от Оборота Пользователя в Отчетном периоде (пункт 3.4.1).
Пользователь обязуется ежемесячно не позднее срока оплаты Роялти направлять Правообладателю информацию о размере Оборота за Отчетный период. Правообладатель вправе требовать от Пользователя предоставления любых данных, необходимых для подтверждения корректности Оборота. В случае неисполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Оборот Пользователя за Отчетный период признается равной 2 000 000 рублей 00 копеек (пункт 3.4.4).
В обоснование заявленных требований истец указал, что в результате поиска в сети «Интернет», Правообладателем выявлен факт размещения Ответчиком рекламы комплекта нижнего белья, а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе «OZON».
Факт использования объектов исключительных авторских прав истца подтверждаются скриншотами осмотра контента сайта.
В связи с вышеуказанным, истец считает, что размер компенсации должен составлять 500 000 рублей (в соответствии с пунктом 3.3.1. договора коммерческой концессии № 1/2022 от 08.02.2022, по которому размер паушального взноса составляет 500 000 рублей).
Ссылаясь на то, что разрешение на использование спорного товарного знака ответчику не предоставлялось, истец посчитал действия ответчика по продаже товара нарушающими его исключительные права.
Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав в размере 500 000 рублей, направление которой подтверждается реестром почтовых отправлений. Однако, претензия оставлена без удовлетворения.
Неоплата ответчиком в добровольном порядке компенсации за нарушение исключительных прав истца послужила основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.
При принятии решения об обоснованности заявленных требований, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Согласно статье 1228 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит
взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит, в том числе, исключительное право на произведение.
В соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 упомянутого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.
Из пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Помимо этого разновидностью произведения науки, литературы и искусства является такая группа произведений, как произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства (абзац 6 пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 статьи 1259 ГК РФ). При этом в силу п. 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом настоящей статьи.
Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. При этом в соответствии с п. 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.
В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).
Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Согласно пункта 5 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 № СП-23/29, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар, так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании
услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.
Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу части 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.
Истец указывает, что товар, реализованный ответчиком, не вводился правообладателем или третьими лицами с его согласия в гражданский оборот, поэтому ответчик нарушил исключительные права истца путем предложения к продаже и реализацией товара.
В данном случае исключительные права на товарный знак в виде словесного обозначения «LOVЕ SECRET» принадлежат истцу на основании свидетельства № 697311 в отношении товаров/ услуг 25, 35 классов Международной Классификации Товаров и Услуг (далее МКТУ).
Совокупностью представленных истцом доказательств подтверждено, что ответчиком по договору розничной купли-продажи реализован товар – комплект белья на котором присутствует словесное обозначение «LOVЕ SECRET». В подтверждение факта приобретения спорного товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 01.05.2023 на сумму 813 рублей, содержащий сведения о продавце (ИП ФИО2, ИНН <***>).
Действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица,
их перепродающего (пункт 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).
Как разъяснено в пункте 154 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.
Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ указано, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.
Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.
С учетом приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.
В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.
Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
При визуальном осмотре и сравнении приобретенного в качестве вещественного доказательства товара с товарным знаком, права истца на который охраняется законом, суд пришел к выводу, что словесное обозначение «LOVЕ SECRET» на спорном товаре является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 697311.
Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование товарного знака № 697311 в виде надписи «LOVЕ SECRET», ответчиком в материалы дела не представлено.
В этой суда первой инстанции приходит к выводу о нарушении действиями ответчика исключительных прав истца, а также о необходимости применения в отношении нарушителя
мер, направленных на защиту таких прав.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков в том числе выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2 пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).
Именно такой способ определения размера компенсации избран истцом.
При этом, заявителем приняты во внимание условия заключенного им с индивидуальным предпринимателем ФИО5 договора коммерческой концессии 08.02.2022 № 1/2022, предметом которого является предоставление права использования товарного знака по свидетельству в отношении товаров 25 белье нижнее; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; одежда; пижамы; трусы; халаты; чулки; 35 демонстрация товаров; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием Интернетсайтов.
Согласно разделу 3 указанного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару за предоставление права использования комплекса исключительных прав комбинированное вознаграждение:
разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака правообладателя, который составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака в размере 3% от оборота пользователя в отчетном периоде. В случае неисполнения пользователем обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, оборот пользователя за отчетный период признается равной 2 000 000 (двум миллионам) рублей (при подсчете 3% от 2 000 000 = 60 000 рублей).
Истец просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав, исходя из размера паушального взноса 500 000 рублей.
Проверяя доводы истца о размере компенсации, суд исходит из того, что при определении размера компенсации необходимо принять во внимание наличие 2-х классов МКТУ и 4-х способов использования.
При этом суд считает, что размер компенсации должен определяться только исходя из ежемесячного платежа в форме роялти за предоставление права использования товарного знака, который составляет 60 000 рублей (3% от 2 000 000 рублей).
Заявитель отметил, что лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение пункта 2 статьи 1235 ГК РФ
предоставление права использования товарного знака по договору зарегистрировано в установленном порядке.
Ответчик стоимость лицензионного договора не оспаривал.
В хозяйственной практике термин «паушальный платеж» используют с целью обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа. Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение за право пользоваться предметом Лицензионного договора до того, как будет получен экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку. Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте Лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия Договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.
Вместе с тем, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.
Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.
Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое
злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.
Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.
Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.
Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, в рассматриваемой ситуации размер компенсации определен судом первой инстанции из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц без учета размера паушального взноса.
Данный вывод согласуется с позицией, изложенной: в Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2023 по делу № А77191/2022; Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2023 по делу № А237470/2022, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2022 по делу № А606938/2022 и другим.
Размер стоимости права использования товарного знака по расчету суда первой инстанции составил:
роялти : 1 товарный знак : 2 класса МКТУ : 4 вида использования = 60 000 : 1 : 2 : 4 = 7 500 рублей.
Согласно позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, в случае нарушения прав одного того же лицензиара на один и тот же товарный знак размер компенсации не может быть одинаковым для конкурента правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары без лицензионного договора, и индивидуального предпринимателя, продавшего в розницу товар, маркированный товарным знаком правообладателя.
Поскольку законом критерии для установления сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака не установлены, этот вопрос относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу.
Отсутствие в лицензионном договоре условий, позволяющих определить размер компенсации исходя из обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, также не освобождает суд от определения размера компенсации, соответствующего допущенному нарушению.
С учетом позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предоставляет правообладателю обратиться в суд с требованием о взыскании двукратного/однократного размера стоимости права использования товарного знака в сравнимых обстоятельствах, а не двукратной/однократной цены договора вне зависимости от обстоятельств допущенного нарушения.
Суд приходит к выводу о том, что с учетом допущенного ответчиком нарушения размер компенсации надлежит определять из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц.
С учетом указанных обстоятельств суд полагает требования истца подлежащими удовлетворению лишь в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 7 500 рублей.
В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.
В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.
Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины.
В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 23 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 126 от 02.06.2023, при этом сумма государственной пошлины при цене иска 500 000 рублей (с учетом уточнения) согласно пункту 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 13 000 рублей.
С учетом вышеизложенного и частичного удовлетворения исковых требований, с
ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска 195 рублей.
Цена иска, руб.
% от цены иска
Сумма госпошлины
Всего по иску
500 000
100
13 000
Иск удовлетворен
7 500
1,5
195
Отказано в удовлетворении требований
492 500
98,5
12805
Поскольку истцом исковые требования были уменьшены, излишне уплаченная
государственная пошлина в размере 13 000 рублей подлежит возврату ответчику из федерального бюджета.
В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.
Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ :
1. Принять уточнение исковых требований от 16.10.2023 к рассмотрению судом.
2. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 с учетом уточнений удовлетворить частично.
3. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Киров (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 7500 рублей 00 копеек.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) 195 рублей судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины.
5. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 10 000 рублей, уплаченную платежным поручением № 126 от 02.06.2023. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
6. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
7. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
8. Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Судья Г.В. Садонцева