РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-27167/25-110-221

28.07.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17.07.2025

Решение в полном объеме изготовлено 28.07.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (121059, Г.МОСКВА, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 30, К. 1, ОГРН: <***>) о признании недействительным полностью уведомление об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права,

Третье лицо- Vist Limited,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 16.01.2025

от ответчика- ФИО3 по дов. от 10.01.2025,

от Vist Limited-не явился

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании недействительным полностью решения в виде уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.11.2024 г. об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору б/н от 15.05.2024 в пользу заявителя ФИО1, номер Роспатента 2024Д15356; обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности провести регистрацию отчуждения исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558 по договору б/н от 15.05.2024, заключенному между правообладателем «Вист Лимитед» и приобретателем ФИО1.

Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле привлечен Vist Limited.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 12.11.2024 г. был вынесен отказ в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору б/н от 15.05.2024 в пользу заявителя ФИО1 (194295, <...>, паспорт: <...>, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-050, СНИЛС <***>, ИНН <***>) в отношении 2 товарных знаков № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558.

Заявитель полагает, что указанный ненормативный правовой акт не соответствует законодательству, в частности пункту 3 статьи 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статье 1233 ГК РФ, статье 1234 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, по следующим основаниям.

Между правообладателем товарных знаков компанией «Вист Лимитед» (3-ий этаж, Херитейдж Хаус, 235 Мейн стрит, Гибралтар (GI)) и ФИО1 15.05.2024 г. был заключён договор б/н об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 181683 , 182469 , 182708 , 258387 , 273253 , 317617 (далее – Договор).

30.05.2025 правообладатель Вист Лимитед и приобретатель ФИО1 через Единый портал государственных услуг обратились в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору. В Роспатенте заявлению был присвоен № 2024Д15356.

14.06.2024 в Роспатент поступили подлинники заявления и прилагаемых документов, включая Договор.

28.06.2024 Роспатентом было направлено уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором экспертиза указала, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки может явиться причиной введения потребителя в заблуждение (пункт 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), поскольку за правообладателем остается товарный знак № 323558 (комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РУССКИЙ РАЗМЕР»), а также что по Договору отчуждается исключительное право, в том числе, на товарные знаки № 182469 и № 273253, содержащие словесный элемент «РУССКИЙ» и поэтому, по мнению экспертизы, сходные с элементом «РУССКАЯ» из НМПТ № 65 и зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ, между тем как у приобретателя отсутствует право использования НМПТ №65, в связи с чем государственная регистрация отчуждения исключительного права по Договору не может быть осуществлена на основании п.3 и п.4 ст. 1519 ГК РФ

При этом п.3 и п.4 ст. 1519 ГК РФ приведен в уведомлении от 28.06.2024 в редакции, утратившей силу на дату подачи заявления об отчуждении права по Договору

24.09.2024 в Роспатент был направлен ответ на уведомление от 28.06.2024, с которым были представлены заменяющие документы, включающие товарный знак № 323558 (заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору, подлинник Договора, доверенности от сторон), документ, подтверждающий доплату пошлины. Таким образом, препятствия, к регистрации отчуждения исключительного права по Договору, относящиеся к свидетельству № 323558, были устранены.

Также в ответе от 24.09.2024 на уведомление от 28.06.2024 правообладатель и приобретатель высказали несогласие с позицией Роспатента относительно того, что государственная регистрация отчуждения права не может быть осуществлена, поскольку среди отчуждаемых товарных знаков имеются обозначения, сходные с НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА», поскольку имеют в своем составе элемент «РУССКИЙ» (свидетельства №№ 182469, 273253, 323558),

При этом, заявитель отмечает, что товарные знаки №№ 273253, 323558 были зарегистрированы позднее противопоставленного НМПТ № 65.

Документы в отношении НМПТ № 65 не представлялись, ввиду незаконности требований, указанных в уведомлении.

12.11.2024 г. Роспатентом было принято решение в форме уведомления об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору № 2024Д15356. В нем указано, что документы, представленные 24.09.2024, не могут быть учтены.

Отказ мотивирован тем, что зарегистрировано место происхождения товара, которому предоставлена правовая охрана, наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (№65), в отношении товара «водка» (далее НМПТ №65); предмет Договора включает товарные знаки № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558, зарегистрированные для товаров 33 класса МКТУ, обозначения которых содержат (за исключением товарного знака № 317617) элемент «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN», воспроизводящий, по мнению Роспатента, НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» №65.

Поскольку у приобретателя гражданки ФИО1 отсутствует исключительное право на НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА», в регистрации Договора было отказано по ссылкой на подпункт «л» пункта 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее - Правила № 1416).

Кроме того, в своём уведомлении об отказе Роспатент ссылается на п.3, 4 ст.1519 ГК РФ, без каких-либо пояснений, каким образом государственная регистрация отчуждения исключительного права по Договору может им противоречить.

На основании изложенного, заявитель считает решение Роспатента от 12.11.2024 несоответствующим закону и нарушающим права и законные интересы заявителя.

Отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст.1232 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Пунктом 3 статьи 1488 ГК РФ устанавливается, что отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (подпункт 1 пункта 7 статьи 1483), допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Согласно п. 17 Правил № 1416, основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление в срок, установленный абзацем седьмым пункта 15 настоящих Правил, необходимых недостающих или исправленных документов, указанных в 6 уведомлении и (или) запросе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренных абзацами вторым и (или) четвертым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Подпунктом «л» п.3 Правил, отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, или предоставление права использования такого товарного знака допускается только при наличии у приобретателя или лица, которому предоставлено право использования товарного знака, исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Согласно части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт.

Пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией Договора, были оплачены 22.06.2022 платёжными поручениями № 21 от 28.05.2024 и № 33 от 19.09.2024 в установленном размере и порядке.

Ответ на Уведомление Роспатента от 28.06.2024 был предоставлен заявителем в установленные сроки, а именно 24.09.2024, что указано в спорном уведомлении Роспатента от 12.11.2024 г. об отказе в государственной регистрации отчуждения права по Договору.

В спорном уведомлении Роспатента от 12.11.2024 г. об отказе отсутствует информация о том, каким образом предоставление элемент «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN» воспроизводит НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» №65.

В соответствии с п.1.1 Договора, правообладатель передает, а приобретатель принимает в полном объеме исключительное право на товарные знаки по свидетельствам № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558. Упоминаний о словосочетании «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированном в качестве НМПТ №65, Договор не содержит. Не содержат этого словосочетания и упомянутые в Договоре товарные знаки.

Таким образом, обозначения по товарным знакам № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 323558, содержащие, кроме элемента «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN», другие многочисленные словесные и изобразительные элементы, не включают, не воспроизводят и не имитируют НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА».

Кроме того, положения ст. 1519 могут быть применены только в отношении географического указания или НМПТ, как многократно установлено в судебной практике, в том числе в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2023 по делу № А40-80319/2023, которое было подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2024 г., в отношении товарных знаков № 182469, 7 181683, 273253 с элементами «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN», которые являются и предметом Договора № 2024Д15356. Также, например, о неприменимости п.3 ст. 1519 к спорным отношениям по государственной регистрации отчуждения исключительных прав прямо указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу А40-101730/2023.

Согласно пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения:

1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара;

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с названным Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.

Смысл соответствующего законодательного регулирования состоит в том, что если конкретный товарный знак зарегистрирован по правилам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ на имя лица, имеющего право использования наименования места происхождения товара, то и отчуждение права на этот товарный знак возможно только в пользу лица, также обладающего правом на наименование места происхождения товара. Тем самым соблюдается правило о совпадении в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование наименования места происхождения товара.

С учетом этого, применение нормы пункта 3 статьи 1488 ГК РФ возможно только в том случае, если конкретный товарный знак, право на который отчуждается, зарегистрирован с учетом пункта 7 статьи 1483 Кодекса и требуется сохранить совпадение в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование наименования места происхождения товара.

Условия применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ при регистрации товарного знака предполагают, что:

наименование места происхождения товара либо сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак;

товарный знак регистрируется на имя лица, имеющего право использования такого наименования;

регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Товарные знаки по свидетельствам 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 323558 8 изначально не были зарегистрированы как включающие в качестве неохраняемого элемента НМПТ № 65. «Вист Лимитед» не является правообладателем указанного НМПТ.

Следовательно, в данном случае отсутствуют основания для применения пункта 3 статьи 1488 ГК РФ.

Более того, в ситуации, когда спорные товарные знаки зарегистрированы не на имя обладателя права использования наименования места происхождения товара, выводы Роспатента о сходстве их с таким наименованием (а соответственно, о противоречии их регистрации пункту 7 статьи 1483 ГК РФ) расходятся с принципом презумпции законности существования зарегистрированных товарных знаков. Соответствующая презумпция может быть опровергнута только по результатам рассмотрения поданного в установленном порядке возражения (статьи 1512, 1513 ГК РФ, пункт 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что в уведомлении от 28.06.2024 заявителю сообщалось о том, что государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617 по вышеуказанному договору не может быть осуществлена на основании пунктов 2 и 3 статьи 1488 ГК РФ; поскольку у приобретателя отсутствует исключительное право на НМПТ № 65 РУССКАЯ ВОДКА, в связи с чем, ответчик пришел к выводу, что отчуждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 181683, 182469, 182708, 258387, 273253 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1488 ГК РФ.

Вместе с тем, в уведомлении от 28.06.2024 отсутствовали какие-либо упоминания п.3 ст. 1488 ГК РФ и указанного выше мотива отказа, соответственно

Вместо этого в уведомлении было высказано суждение, что по Договору отчуждается исключительное право, в том числе, на товарные знаки № 182469 и № 273253, содержащие словесный элемент «РУССКИЙ» и поэтому, по мнению экспертизы, сходные с элементом «РУССКАЯ» из НМПТ № 65 и зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ, между тем как у приобретателя отсутствует право использования НМПТ №65, в связи с чем государственная регистрация отчуждения исключительного права по Договору не может быть осуществлена на основании п.3 и п.4 ст. 1519 ГК РФ. Именно эти доводы Роспатента оспаривал заявитель в ответе от 24.09.2024, а не в части применения п.3 ст. 1488 ГК РФ, которое в уведомлении Роспатента от 28.06.2024 не содержится.

Таким образом, в спорном решении об отказе от 12.11.2024 Роспатент привел новый мотив отказа, отсутствовавший в уведомлении от 28.06.2024, что противоречит п. 15 Правил, в соответствии с которым в случае несоблюдения условий государственной регистрации (за исключением условий, предусмотренных подпунктами "и" и "к" пункта 3 настоящих Правил) Федеральная служба по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя в письменной форме посредством почтового отправления или электронного сообщения по адресу, указанному заявителем, в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 21 настоящих Правил, о несоблюдении условий государственной регистрации с предложением представить необходимые недостающие или исправленные документы в течение 3 месяцев с даты направления такого уведомления. Однако такого уведомления с позицией Роспатента относительно несоответствия заявителям направлено не было. Роспатент, в нарушение п.15 Правил, не принял предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами меры для всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств соблюдения условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. Заявитель не имел возможности довести до Роспатента свои доводы, что нарушило его законные права.

Отказ от 12.11.2024 мотивирован тем, что зарегистрировано место происхождения товара, которому предоставлена правовая охрана, наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (№65), в отношении товара «водка» (далее НМПТ №65); предмет Договора включает товарные знаки № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558, зарегистрированные для товаров 33 класса МКТУ, обозначения которых содержат (за исключением товарного знака № 317617) элемент «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN», воспроизводящий, по мнению Роспатента, НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» №65.

При этом в регистрации Договора было отказано со ссылкой не на п.3 ст. 1488 ГК РФ, вопреки утверждению Роспатента, а на подпункт «л» пункта 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее - Правила № 1416).

Кроме того, Роспатент ссылается, что для вывода о несоответствии регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору требованиям пункта 3 статьи 1488 ГК РФ достаточно установить, что товарный знак имитирует охраняемое наименование места происхождения товара, при этом, в случае наличия такой имитации, передача права на товарный знак возможна только лицу, обладающему правом на наименование места происхождения товара, поскольку, в противном случае, его последующее использование лицом, не имеющем право на НМПТ, способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Заявка на НМПТ № 65 была подана 14.03.2003, в то время как договор между компанией «Вист Лимитед» (3-ий этаж, Херитейдж Хаус, 235 Мейн стрит, Гибралтар (GI)) и ФИО1 от 15.05.2024 г. договор б/н об отчуждении исключительного права заключен, в том числе, в отношении товарных знаков № 182469 с приоритетом от 09.02.1998, № 181683 от 14.10.1998, № 182708 от 14.10.1998, № 273253 от 30.03.2001.

При этом, вопреки утверждению Роспатента, что словесный элемент «РУССКИЙ» / «RUSSIAN» является частью НМПТ № 65, исключительное право на которое у заявителя отсутствует, обозначения по товарным знакам № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 323558, содержащие, кроме элемента «РУССКИЙ» и/или «RUSSIAN», другие многочисленные словесные и изобразительные элементы, не включают, не воспроизводят и не имитируют НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА».

Исходя из изложенного, по всем критериям, установленным российским законодательством, отчуждение исключительного права на товарные знаки 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558 по Договору соответствует требованиям части четвёртой ГК РФ и Правил № 1416, основания для отказа в его регистрации отсутствуют.

Таким образом, решение Роспатента от 12.11.2024 не соответствует закону, в частности, пункту 3 статьи 1488 ГК РФ, и нарушает права и законные интересы заявителя.

При указанных обстоятельствах заявление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать недействительным решение в виде уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН: <***>) от 12.11.2024 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору б/н от 15.05.2024 в пользу заявителя ФИО1, номер Роспатента 2024Д15356.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности провести регистрацию отчуждения исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 181683, 182469, 182708, 258387, 273253, 317617, 323558 по договору б/н от 15.05.2024, заключенному между правообладателем «Вист Лимитед» и приобретателем ФИО1.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу ФИО1 15 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко