РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-163373/23-27-1183

28 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2023года

Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ИП ФИО1 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***> )

ответчик: ИП ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***> )

о защите исключительных прав

при участии: согласно протоколу;

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим Истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации №299509, 647502 (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ)

Представители истца, ответчика, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «ПЛАНЕТА»:

- по свидетельству Российской Федерации № 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке № 2004704708 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность";

- по свидетельству Российской Федерации № 647502 , зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке № 2015714242 в отношении услуг 35-го "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям".

Как указывает истец, ответчик незаконно использует обозначение для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: по адресу <...>.

В качестве доказательств использования ответчиком обозначения «Планета» истец представил фотографию магазина ответчика, видеозапись.

При таких обстоятельствах истец, полагая, что ответчиком оказывались услуги по реализации товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с вышеприведенными товарными знаками, заявил требование о взыскании компенсации в размере 600 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение права на спорный товарный знак в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров.

Как указал истец, товарные знаки используются лицензиатами, в частности: - для индивидуализации услуг магазина «ПЛАНЕТА», находящегося д. Николаевка Уфимского района Республики Башкортостан, лицензиатом индивидуальным предпринимателем ФИО3, для индивидуализации услуг торгового центра «ПЛАНЕТА», находящегося по адресу <...>, лицензиатом индивидуальным предпринимателем ФИО4, для индивидуализации услуг магазина «ПЛАНЕТА», находящегося по адресу <...>, лицензиатом индивидуальным предпринимателем ФИО5.

При расчете компенсации предприниматель исходит из следующего.

Площадь магазина лицензиата защищаемых товарных знаков по свидетельствам №№299509, 647502, ИП ФИО3, составляет всего 25 кв.м. (что подтверждается прилагаемой копией налоговой декларации), т.е. значительно меньше площади магазина Ответчика, которая составляет 1500 кв.м., а следовательно, для приведения в сопоставимые условия стоимость права использования товарных знаков по лицензионному договору должна быть увеличена пропорционально площади магазина Ответчика: 1500 кв.м./25 кв.м.*5 000 руб. = 300 000 руб., а с учетом трехлетнего срока использования спорного обозначения и предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи

1515 ГК РФ двукратности компенсации от стоимости права использования товарного знака компенсация составит 1 800 000 руб. (300 000 руб. * 3 года * 2 раза).

Имея право самостоятельно снизить размер заявленной к взысканию компенсации, просит взыскать с ответчика 600 000 руб.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак «ПЛАНЕТА», равно как использование данного обозначения в деятельности ответчика по реализации товара подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

С учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Ответчик вправе оспорить стоимость оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом стоимости товаров (услуг), либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Изучив материалы дела суд приходит к выводу о наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом про следующим основаниям.

Суд установил и сам предприниматель подтвердил, что в собственной предпринимательской деятельности он спорный товарный знак не использует. Предприниматель заключил лицензионные договоры, предоставляющие иным лицам право пользования товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 299509 и 647502.

05.04.2018 между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО3 заключен лицензионный договор, по условиям которого правообладатель предоставляет лицензиату неисключительное права на использование товарного знака №299509 «ПАЛАНЕТА». Стоимость права на использование товарного знака определена в размере 5 000 руб. в год. Согласно дополнительному соглашению от 01.06.2018 к указанному лицензионному договору указанному лицу также предоставляется право использования товарного знака № 647502 «ПАЛАНЕТА» в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Аналогичные лицензионные договоры в последющем также заключены 01.01.2020 между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, а также 02.02.2022 индивидуальным предпринимателем ФИО1, ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» с индивидуальным предпринимателем ФИО5

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом суд, оценивая условия представленного истцом лицензионного договора от 05.04.2018, отмечает, что он содержит обязанность истца нести за свой счет издержки по регистрации договора в Роспатенте.

В соответствии с пунктом 3.11 приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» размер пошлины за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения составлял 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше одного.

Таким образом, издержки истца по регистрации лицензионного договора превысили возможный доход по нему сразу за три года. Заключение договора на таких условиях, с точки зрения суда, отличается от обычных, общепринятых правил делового оборота, поскольку действия предпринимателей по общему правилу направлены на достижение максимальной прибыли при минимизации своих затрат. Разумного объяснения экономической целесообразности заключения одного договора с такими условиями истец не представил.

При таких обстоятельствах, суд считает, что данные действия истца возможно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака.

Кроме того, истец на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ просит взыскать 600 000 руб. компенсации, определенной им в результате увеличенного вдвое размера выручки ответчика от реализации товаров при осуществлении им деятельности за последние три года и самостоятельно уменьшенной истцом.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указывал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Из содержания представленных истцом лицензионных договоров следует, что за вычетом издержек за регистрацию, истец определил стоимость правомерного использования своего права около 4 573 руб. в год, при этом просит взыскать 600 000 руб. сумму компенсации, которая несопоставима со стоимостью использования спорных товарных знаков.

Вместе с тем суд не может признать в достаточной степени обоснованным доводы истца о том, что практически безвозмездное предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

При этом суд исходит из того, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) иным лицам, не относящихся к числу аффилированных с правообладателем лиц, на безвозмездной основе скорее является исключением из обычной деловой практики (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении СИП № С01-219/2019 от 27.08.2021).

Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты.

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

Суд приходит к выводу о том, что, предоставляя право использовать знак обслуживания практически безвозмездно, ФИО1 определяет фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае стремится к нулю.

Обращение ФИО1 к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.

Указанные обстоятельства и действия истца совокупности свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Суд также принимает во внимание, что по данным информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» ИП ФИО1 является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова. Истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел, следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено.

Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 № 310-ЭС15- 2555, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Исходя из совокупности всех указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что обращение истца к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.

Указанное свидетельствует о наличии в действиях индивидуального предпринимателя ФИО1 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на истца.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь ст. ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

В.И. Крикунова