Постановление по делу № 09АП-69294/2022 от 21.11.2023

Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д

127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-69294/2022

№ 09АП-80629/2022

№ 09АП-80630/2022

город Москва

21 ноября 2023 года Дело № А40-115336/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО «Гелиодор»,

индивидуального предпринимателя ФИО1,

ООО «МИР-ЭКРОСС»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23 августа 2022 года

по делу № А40-115336/2020, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску индивидуального предпринимателя ФИО7

(ОГРНИП <***>)

к ООО «Гелиодор» (ОГРН <***>),

индивидуальному предпринимателю ФИО1

(ОГРН <***>),

ООО «МИР-ЭКРОСС» (ОГРН <***>)

третье лицо: ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»,

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.08.2022,

от ответчиков:

от ООО «Гелиодор» - ФИО3 по доверенности от 29.06.2022, ФИО4 по доверенности от 29.06.2022, ФИО5 по доверенности от 29.06.2022, ФИО6 по доверенности от 29.06.2022,

от ООО «МИР-ЭКРОСС» - ФИО3 по доверенности от 29.06.2022, ФИО4 по доверенности от 29.06.2022, ФИО5 по доверенности от 29.06.2022, ФИО6 по доверенности от 29.06.2022, ФИО1 по доверенности от 29.06.2022

от ИП ФИО1 – ФИО1 (лично, паспорт), ФИО3 по доверенности от 29.06.2022, ФИО4 по доверенности от 29.06.2022, ФИО5 по доверенности от 29.06.2022, ФИО6 по доверенности от 29.06.2022,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО7 (далее – истец, правообладатель, предприниматель ФИО7) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО «Гелиодор» (далее – общество «Гелиодор», ответчик 1) компенсации за нарушение прав на полезную модель по патенту РФ № 189945 в размере 1.000.000 руб., с индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1, ответчик 2) - компенсации в размере 1.000.000 руб., с ООО «МИР-ЭКРОСС» (далее – общество «МИР-ЭКРОСС», ответчик 3) - компенсации в размере 1.000.000 руб.; обязании ответчиков прекратить использование полезной модели по патенту РФ № 189945 без получения разрешения в установленном законом порядке; опубликовать ответчиков в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании полезной модели по патенту РФ № 189945.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечено ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 августа 2022 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчики обратились с апелляционной жалобой, в которой просят отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывают, что оспариваемый судебный акт демонстрирует формальный подход суда к рассмотрению дела; суд проигнорировал обоюдную заинтересованность сторон спора в отложении судебного разбирательства с целью предоставления дополнительных доказательств по делу; спорные изделия не находятся в материалах дела, суд не исследовал доказательства непосредственно, не осмотрел вещественные доказательства, подлежавшие исследованию при рассмотрении настоящего спора; само по себе нарушение порядка раскрытия доказательств, в том числе их представление с нарушением указанных сроков, не может выступать основанием для отказа в их принятии и исследовании; судом не дана оценка заключению специалиста ФИО8 от 18.07.2020 г. об использовании полезной модели по патенту № 189945 в изделиях (продуктах) доверителя; в настоящем деле возникли вопросы, требующие специальных знаний, для разрешения которых необходима комплексная судебная экспертиза (патентоведческая и химическая); учитывая, что в материалах судебного имеются два внесудебных заключения специалистов со стороны истца и ответчиков с противоположными выводами, а также принимая во внимание, что признак формулы патента на полезную модели №№ 189945 «ортопедическая спинка выполнена из материала ЭВА» может быть установлен только специалистом, обладающим специальными познаниями в области химии и имеющим возможность использовать специальное лабораторное оборудование для таких исследований, вывод суда о том, что он «не находит оснований для назначения экспертизы, поскольку представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности позволяют определить существенные обстоятельства для дела», является небоснованным; суд в решении ссылается на заключение специалиста ФИО9 № 28 05'20-ПМ от 28 мая 2020 г. об использовании полезной модели «Рюкзак с ортопедической спинкой», вместе с тем, ФИО9 согласно представленной в материалы дела доверенности является представителем истца, заключение специалиста, положенное в основу решения суда, выполнено лицом, прямо заинтересованным в исходе дела в пользу истца; установленный судом размер компенсации является чрезмерным и необоснованным.

Представителем ответчиков в судебном заседании суда апелляционной инстанции заявлено письменное ходатайство о назначении по делу комплексной (химической и патентоведческой) судебной экспертизы.

Ответчики указали, что ранее ходатайство было заявлено в суде первой инстанции, однако было необоснованно отклонено судом.

Истец возражал.

Суд апелляционной инстанции с учетом предмета иска по настоящему делу и наличия в материалах дела нескольких заключений специалистов с разными выводами (письменные доказательства) определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 декабря 2022 года приостановил производство по делу, назначил комплексную судебную экспертизу (химическую и патентоведческую), проведение химической экспертизы было поручено эксперту АНО «Судебный эксперт» ФИО10, а патентоведческой экспертизы – патентному поверенному ФИО11.

Перед экспертом ФИО10 поставлен следующий вопрос:

1) выполнены ли спинки спорных изделий из материала ЭВА (этиленвинилацетат)?

Перед экспертом ФИО11 поставлен следующий вопрос:

2) использован ли в спорных изделиях каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту на полезную модель № 189945?

25 июля 2023 года, через канцелярию суда, поступило экспертное заключение эксперта АНО «Судебный эксперт» ФИО10, 15 сентября 2023 года – экспертное заключение патентного поверенного ФИО11.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2023 года производство по делу возобновлено.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу ответчиков, сторонами - письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представители ответчиков доводы апелляционной жалобы поддержали, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела предприниматель ФИО7 является правообладателем исключительного права на полезную модель «Рюкзак с ортопедической спинкой» по патенту Российской Федерации № 189945 (приоритет - 07.05.2019 г.), зарегистрированного в Государственном Реестре полезных моделей Российской Федерации 11.06.2019 г. по заявке 2019113733 от 07.05.2019 г., дата начала отсчета срока действия патента: 07.05.2019 г.

Формула полезной модели по патенту № 189945 «Рюкзак с ортопедической спинкой»:

Рюкзак с ортопедической спинкой, состоящий из корпуса, двух лямок, ортопедической спинки с регуляторами, двух разъемных застёжек, соединяющихся между собой спереди, отличающийся тем, что ортопедическая спинка выполнена из материала ЭВА с перфорацией и снабжена прижимными элементами, которые закреплены по боковым краям ортопедической спинки, при этом ортопедическая спинка посередине содержит жесткий элемент, выполненный из плотной ткани.

Истцу стало известно, что общество «Гелиодор», общество «МИР-ЭКРОСС» и предприниматель ФИО1 используют полезную модель «Рюкзак с ортопедической спинкой» по патенту № 189945 на сайте http://acrossbag.ni/ путем размещения предложений к продаже, а также путем ввода в гражданский оборот рюкзаков (ранцев) на территории Российской Федерации.

В свою очередь, общество «Гелиодор» является непосредственно тем лицом, силами и средствами которого произведены спорные изделия и введены в гражданский оборот (ввезены) на территории Российской Федерации, общество «МИР-ЭКРОСС» и предприниматель ФИО1 - лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на сайте http://acrossbag.ru/, т.е. вводящими спорные изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством размещения предложений к продаже и продаже продукции рюкзаков (школьный ранец ACR20-392-3, школьный ранец НК2020-4), в которых использована полезная модель по патенту № 189945.

Указанное подтверждается протоколом осмотра доказательств 77 АГ 2829685 от 21 мая 2020 года (зарегистрированного в реестре: № 69/265-н/77-2020-4-641), удостоверенного ФИО12, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы ФИО13, а также результатами контрольной закупки.

Приобретенный школьный ранец ACR20-392-3 по ссылке http://acrossbag.ru/ranci across/shkolnyj-ranec-acr20-392-3 представляет собой ранец (рюкзак). Рюкзак состоит из корпуса, двух лямок, спинки с регуляторами, двух разъемных застёжек, соединяющихся между собой спереди. Спинка выполнена с перфорацией и снабжена прижимными элементами, которые закреплены по боковым краям ортопедической спинки, при этом ортопедическая спинка посередине содержит жесткий элемент, выполненный из плотной ткани. На изделии указано, что оно полностью изготовлено из полиэстера. На передней части рюкзака нанесены надписи и выполнено изображение в виде мотоциклиста на мотоцикле.

Приобретенный школьный ранец НК2020-4 по ссылке http://acrossbag.nl/ranci across/shkolnvi-ranec-hk2020-4 представляет собой ранец (рюкзак). Рюкзак состоит из корпуса, двух лямок, спинки с регуляторами, двух разъемных застёжек, соединяющихся между собой спереди. Спинка выполнена с перфорацией и снабжена прижимными элементами, которые закреплены по боковым краям ортопедической спинки, при этом ортопедическая спинка посередине содержит жесткий элемент, выполненный из плотной ткани. На изделии указано, что оно полностью изготовлено из полиэстера. На передней части рюкзака нанесены надписи и выполнено изображение в виде автомобиля.

Согласно заключению специалиста ФИО9 № 28 05'20-ПМ от 28 мая 2020 г., предлагаемые к продаже ответчиками изделия (школьный ранец ACR20-392-3, школьный ранец НК2020-4) содержат каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели по патенту № 189945.

Разрешение на использование полезной модели в установленном законом порядке ответчиками от истца получено не было.

Претензия истца оставлена ответчиками без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10)).

Таким образом, в рассматриваемом случае судам следовало установить, содержится ли в изделие ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Удовлетворяя исковые требования, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1235, 1252, 1254, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом доказан факт принадлежности ему исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, а также исходил из того, что представленное истцом заключение патентного поверенного подтверждает, что в изделиях ответчиков содержится каждый признак полезной модели истца, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции с учетом следующего.

Как указано выше, в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

В пункте 123 Постановления № 10 также разъяснено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Истец возражал.

Судом предоставлено время истцу для подготовки письменных ходатайств, предложений по кандидатурам экспертов, вопросам для экспертизы и внесения денежных средств на депозит апелляционного суда.

В своем письменном ходатайстве ответчики просили назначить по делу комплексную судебную экспертизу, в рамках которой поставить перед экспертами следующие вопросы:

1) выполнены ли спинки спорных изделий из материала ЭВА (этиленвинилацетат)?

Ответчики просили поручить ответить на первый вопрос эксперту, имеющему специальные познания в области химии, а на второй вопрос, относящийся к патентной части экспертизы, патентному поверенному, имеющему необходимый опыт в проведении судебных экспертиз.

Ответчиками предложены следующие кандидатуры экспертов:

-по проведению химической экспертизы - эксперты АНО «Судебный эксперт» ФИО10, ФИО14, стоимость 144.250 руб., срок 20 рабочих дней, дипломы сертификаты экспертов представлены;

-по проведению патентоведческой экспертизы – патентный поверенный ФИО15, срок проведения экспертизы – 1 месяц, стоимость 60.000 руб., эксперт Российского экспертного фонда «ТЕХЭКО» - ФИО16, срок проведения экспертизы – 20 дней, стоимость 50.000 руб., дипломы сертификаты экспертов представлены.

В дополнениях к ходатайству ответчиками также предложены кандидатуры экспертов АНО «Исследовательский центр судебной экспертизы «Анализ» ФИО17, ООО «Онлайн патент» - ФИО18

Истцом в ходатайстве относительно производства комплексной судебной экспертизы проведение химической экспертизы предложено поручить экспертам ФБУ Российского федерального центра судебных экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, срок проведения экспертизы – 30 дней, стоимость 91.554,88 руб.; патентоведческой экспертизы - патентному поверенному ФИО11, срок проведения экспертизы -25 дней, стоимость 47.000 руб., дипломы сертификаты экспертов представлены.

По мнению истца, на разрешение экспертов следует поставить один вопрос:

1. используется ли в приобретенном товаре патент РФ № 189954 на полезную модель?

Рассмотрев ходатайства сторон о назначении по делу судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать (часть 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

Истец в рамках настоящего спора отыскивает компенсацию за нарушение прав на полезную модель по патенту РФ № 189945.

Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на спорную полезную модель, факт нарушения ответчиками исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь, ответчики обязаны доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки полезной модели. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Принимая во внимание предмет спора по настоящему делу, представление в материалы дела сторонами в качестве письменных доказательств несколько заключений специалистов, содержащих различные выводы по предмету спора, судебная коллегия учитывает, что для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов необходимы специальные знания, которыми сам суд не обладает. При этом суд апелляционной инстанции полагает, что проведение данной экспертизы приведет к соблюдению баланса прав и законных интересов сторон и, как следствие, к вынесению законного и обоснованного судебного акта.

Отводов экспертам по основаниям статей 21, 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонами не заявлено.

Принимая во внимание специальность и квалификацию экспертов, опыт работы, сведения о трудовой деятельности, размер внесенных на депозит суда денежных средств для проведения экспертизы, суд счел необходимым поручить проведение химической экспертизы предложенному ответчиками эксперту АНО «Судебный эксперт» ФИО10, а патентоведческой экспертизы – предложенному истцом патентному поверенному ФИО11.

Учитывая, что по правилам части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом, апелляционный суд счел возможным поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:

1) выполнены ли спинки спорных изделий из материала ЭВА (этиленвинилацетат)?

Экспертизу провести последовательно, сначала химическую экспертизу, а затем патентоведческую.

Суд апелляционной инстанции отклонил предложенный истцом вопрос для проведения экспертизы, поскольку он носит правовой характер (используется ли в приобретенном товаре патент РФ № 189954 на полезную модель).

Согласно поступившего в апелляционный суд заключения АНО «Судебный эксперт» ФИО10 по результатам судебной химической экспертизы от 18.07.2023 г. № 911/22, в исследованных деталях рюкзаков ни в одном из слоев не зафиксировано наличие этиленвинилацетата (ЭВА).

Из заключения патентного поверенного ФИО11 от 07.09.2023 г следует, что в результате проведенного сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 189945 с конструктивными элементами спорных изделий (рюкзаков с артикулами ACR20-392-3, НК2020-4), было установлено, что в указанных спорных изделиях не используется каждый признак независимого пункта формулы по патенту на полезную модель № 189945.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Результаты экспертизы не имеют для суда заранее установленной силы и оцениваются им по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств; результаты такой оценки суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 г № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» разъяснено, что в силу положений частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

При этом суд апелляционной инстанции критически оценивает представленное в материалы дела Заключение специалиста № 28 05'20-ПМ от 28 мая 2020 г. об использовании полезной модели «Рюкзак с ортопедической спинкой», в котором патентный поверенный ФИО9 после исследования патента Российской Федерации на полезную модель № 189945 и спорных изделий пришел к выводу о том, что они содержат в себе каждый признак полезной модели. ФИО9 согласно представленной в материалы дела доверенности является представителем истца, прямо заинтересованным в исходе дела в пользу истца, соответственно, указанное заключение может быть квалифицировано исключительно в качестве письменного объяснения стороны.

При этом суд апелляционной инстанции при сравнительном анализе признаков формулы патента № 189945 и признаков спорных изделий приходит к следующим выводам.

Формула полезной модели по патенту РФ № 189945 содержит следующие признаки:

Таким образом, для установления использования/неиспользования полезной модели по Патенту в спорных изделиях, требуется выяснить:

1) выполнены ли спинки спорных изделий из материала ЭВА?

2) использован ли в спорных изделиях каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту?

Учитывая, что признак формулы патента на полезную модели №№ 189945 «ортопедическая спинка выполнена из материала ЭВА» мог быть установлен только специалистом, обладающим специальными познаниями в области химии и имеющим возможность использовать специальное лабораторное оборудование для таких исследований, апелляционный суд принимает во внимание заключение АНО «Судебный эксперт» ФИО10, согласно которому в исследованных деталях рюкзаков ни в одном из слоев не зафиксировано наличие этиленвинилацетата (ЭВА). Спинки представленных на экспертизу рюкзаков не содержат материала ЭВА (этиленвинилацетата). С учетом того, что исследование проводилось методом ИК-Фурье спектроскопии с использованием соответствующего оборудования, вывод эксперта является не оценочным/субъективным, а однозначным, подкрепленным приложенными к заключению ИК-спектрами.

Таким образом, вывод заключения судебной химической экспертизы уже сам по себе подтверждает отсутствие факта использования патента на полезную модель истца в изделиях ответчиков, поскольку не использован каждый признак независимого пункта формула полезной модели, а именно: признак «ортопедическая спинка выполнена из материала ЭВА» не использован, что, безусловно, определяет вывод об отсутствии нарушения патента.

Оценивая заключение патентного поверенного ФИО11, в отношении иных пунктов формулы полезной модели суд апелляционной инстанции также выявил несовпадение следующих признаков полезной модели, согласно формуле патента №189945:

1. ортопедическая спинка:

Изделия содержат эргономичную спинку с мягкими элементами.

На изделии указано: «new ergonomic system», что означает, что изделие является эргономичным, а не ортопедическим. Кроме того, как указывает сам истец, на бирке проданного изделия была указано «анатомическая спинка», что не является синонимом ортопедической спинке.

Эксперт ФИО11 не приводит обоснования того, почему/по каким признакам на основании их изображений счел спинки рюкзаков ортопедическими. Таким образом, вывод эксперта об использовании признака «ортопедическая спинка» в спорных рюкзаках является необоснованным.

2. с регуляторами,

На спинке изделий не имеется регуляторов. В изделиях на спинке закреплены только лямки и прижимные элементы, не относящиеся к регуляторам, согласно формуле и описанию патента.

При этом эксперт ФИО11 не приводит обоснования того, почему счел регуляторы на лямках регуляторами спинки.

3. ортопедическая спинка выполнена из материала ЭВА с перфорацией.

Согласно заключения АНО «Судебный эксперт» ФИО10 по результатам судебной химической экспертизы от 18.07.2023 г. № 911/22, в исследованных деталях рюкзаков ни в одном из слоев не зафиксировано наличие этиленвинилацетата (ЭВА).

4. прижимными элементами, которые закреплены по боковым краям ортопедической спинки.

Прижимные элементы закреплены по краям мягких элементов изделий, а не по боковым сторонам спинки. Прижимные элементы у спинки отсутствуют.

5. и снабжена прижимными элементами, которые закреплены по боковым краям ортопедической спинки.

Согласно вступившему в законную силу решению суда по делу № СИП-43/2021 и постановлению кассационной инстанции, которое является для сторон спора преюдициальным, у спинки рюкзака отсутствуют прижимные элементы на основании следующего. В рюкзаке имеются дополнительные боковые мягкие элементы, но они не являются прижимными элементами спинки, поскольку являются продолжением лямок, ввиду того, что пришиты к ним. Следовательно, спинка не снабжена прижимными элементами.

6. при этом ортопедическая спинка посередине содержит жесткий элемент, выполненный из плотной ткани.

Спинка в изделиях ответчика посередине (как и элементы, из которых она выполнена по отдельности) не содержит жесткого элемента. И полимерный листовой материал, и ткань, которая приклеена к его поверхности, обладает хорошей гибкостью и поддается деформации с восстановлением формы.

Эксперт ФИО11 не приводит обоснования того, почему счел рассматриваемый элемент жестким, какие действия совершил для выяснения данного факта.

Пунктом 123 Постановления № 10 установлено, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всехсущественных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного спинка посередине выполнена не из ткани, так как представляет собой вставку, выполненную из полимерного листового материала с приклеенной на его поверхности плотной тканью.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1235, 1252, 1254, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что истцом не доказан факт нарушения исключительных нарушения прав на полезную модель ответчиками, а спорные изделия не содержат в себе каждый признак полезной модели истца, в связи с чем исковые требования не могут быть признаны апелляционным судом обоснованными.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

В связи с проведением по делу химической экспертизы, АНО «Судебный эксперт» следует перечислить с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 331.250 руб., патентному поверенному ФИО11 – 47.000 руб.

Поскольку в удовлетворении исковых требований судом апелляционной инстанции отказано, на предпринимателя ФИО7 в пользу общества «Гелиодор» следует отнести судебные издержки в размере 378.250 руб. за проведение комплексной судебной экспертизы.

Также с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда следует возвратить денежные средства в размере 13.000 руб., зачисленные по платежному поручению № 127 от 15.05.2023 г., ООО «Гелиодор» по реквизитам, указанным в платежном поручении № 127 от 15.05.2023 г.

Ходатайство истца о снижении судебных издержек отклоняется судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец указывает, что он предлагал проведение химической экспертизы в ФБУ Российского федерального центра судебных экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, где срок проведения экспертизы – 30 дней, а стоимость 91.554,88 руб. Вместе с тем, из информационного письма (т. 6 л.д. 46) следует, что указанная стоимость является предварительной. Указано, что окончательная стоимость производства экспертизы будет определена по ее завершении (по фактическим затратам). При этом из ходатайства АНО «Судебный эксперт» о продлении срока экспертизы усматривается, что увеличение стоимости экспертизы обусловлено ее сложностью и многоэтапностью проведения лабораторных испытаний.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о неполном выяснении обстоятельств, имеющих знание для дела, нарушении судом норм материального права, в связи с чем на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции следует отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 августа 2022 года по делу № А40-115336/2020 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Перечислить с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 331.250 (триста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей, зачисленные по платежным поручениям № 326 от 06.10.2022 г., № 127 от 15.05.2023 г., за проведение судебной экспертизы АНО «Судебный эксперт» по реквизитам, указанным в заявлении на оплату от 24.07.2023 г. № 00311/23.

Перечислить с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 47.000 (сорок семь тысяч) рублей, зачисленные по платежному поручению № 127 от 15.05.2023 г., за проведение судебной экспертизы патентному поверенному ФИО11 по реквизитам, указанным в заявлении на оплату от 05.10.2023.

Возвратить с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 13.000 (тринадцать тысяч) рублей, зачисленные по платежному поручению № 127 от 15.05.2023 г., ООО «Гелиодор» (ОГРН <***>) по реквизитам, указанным в платежном поручении № 127 от 15.05.2023 г.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7 (ОГРНИП <***>) в пользу ООО «Гелиодор» (ОГРН <***>) судебные издержки в размере 378.250 (триста семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7 (ОГРНИП <***>) в пользу ООО «Гелиодор» (ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7 (ОГРНИП <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7 (ОГРНИП <***>) в пользу ООО «МИР-ЭКРОСС» (ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья О.Н. Лаптева

Судьи: Д.В. Пирожков

А.И. Трубицын