АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А43-16337/2024

г.Нижний Новгород «23» января 2025 года

Дата объявления резолютивной части решения «15» января 2025 года

Дата изготовления решения в полном объеме «23» января 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр дела 28-292)

при ведении протокола секретарем судебного заседания Обалиной С.В.

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>),

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Мебеком» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>);

третьи лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), УПРАВА ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

при участии представителей

от истца: ФИО2 по доверенности,

от ответчика: ФИО3 по доверенности,

от третьих лиц: не явились,

установил:

ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Мебеком» взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №359184 и №561081 в размере 2329397 руб. 54 коп. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании 23.12.2024 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 12 часов 40 минут 15.01.2025. После перерыва рассмотрение дела продолжено.

В судебном заседании представитель истца требования по исковому заявлению поддержал и просил удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований.

От части третьих лиц в материалы дела поступили отзывы на исковое заявление.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом, явку в суд не обеспечили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на товарный знак «Световая башня» по свидетельству РФ No359184 от 05.09.2008 г. (выдано по заявке No2006736569 от 15.12.2006 г., срок действия до 15.12.2026 г.) и товарный знак «Световая башня» по свидетельству РФ No561081 от 29.12.2015 г. выдано по заявке No2014719790 от 16.06.2014 г., срок действия до 16.06.2034 г.). Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ – "устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения".

Истец ссылается на то, что по информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru, общество с ограниченной ответственностью «Мебеком» далее – ответчик) использовало обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца при заключении и исполнении следующих контрактов:

№ контракта на сайте zakupki.gov.ru

Контрагент Ответчика

Цена контракта (руб.)

01323000075210001950001

МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода»

92 950,00

03732000188210008330001

Управа Тимирязевского района города Москвы

35 134,56

08183000199210002420001

МКУ "ЦМЗ"

75 354,33

1783000241621000210

Государственный Эрмитаж

183 999,67

2027413693421000065

ГКУ РБ ХОЗУ

414 333,34

3503408266724000035

Администрация муниципального образования "ГородИжевск"

362 926,87

Всего:

1 164 698,77

Истец утверждает, что факт использования ответчиком обозначения "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" подтверждается скриншотами сайта zakupki.gov.ru и размещенными на нем электронными образами документов.

Обращаясь с иском в суд, истец отметил, что не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему прав на товарные знаки.

Истец заявляет требование о взыскании компенсации на основании п.2 ч.4 ст.1515 Гражданского Кодекса РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальнойдеятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, втом числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либохранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продажетоваров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

На основании пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степенисмешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменноенаименование первого юридического лица.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что истцу принадлежит исключительное право на товарный знак «Световая башня» по свидетельству РФ No359184 от 05.09.2008 г. (выдано по заявке No2006736569 от 15.12.2006 г., срок действия до 15.12.2026 г.) и товарный знак «Световая башня» по свидетельству РФ No561081 от 29.12.2015 г. выдано по заявке No2014719790 от 16.06.2014 г., срок действия до 16.06.2034 г.).

На основании пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 No 482 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 данных Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылался на то, что контрафактный товар он не реализовывал, используемое в контракте сочетание слов указывает на свойство и внешний вид товара.

Из позиций третьих лиц следует, что словосочетание «световая башня» в документации к закупке употребляется для обозначения группы товаров, используемых для освещения, является общим употребляемым словосочетанием, описывающим определенный вид оборудования. Словосочетание «световая башня» использовано заказчиком по государственному контракту в Единой информационной системе в целях наименования категории предлагаемых к приобретению товаров, а именно, осветительного оборудования различных производителей, но не как товарный знак истца.

Суд, принимая во внимание доводы ответчика, третьих лиц, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств пришел к выводу о том, что словосочетание «световая башня» было использовано ответчиком в качестве общих сведений о функциональном назначении товара, а не с целью индивидуализации своего товара.

Указанные обстоятельства исключают возможность смешения продукции общества истца и ответчика.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 157 постановления от 23.04.2019 No 10, сучетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знакапризнается его использование для целей индивидуализации товаров юридическихлиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Доказательства использования ответчиком товарного знака истца в смыслеположений статьи 1484 ГК РФ в материалах дела отсутствуют.

Представленные в обоснование исковых требований государственные контракты заключены по правилам Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе, Закон N 44-ФЗ) под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В силу пункта 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона N 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в числе прочего, наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона N 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ).

Кроме того, в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" указано, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Суд обращает внимание, что обозначение "Световая башня" указано в качестве предмета закупки.

При этом, как было указано выше, предмет государственной закупки формулируется государственным заказчиком.

Таким образом, использование ответчиком словосочетания «Световая башня» в целях исполнения обязательств по заключенным контрактам, предмет которых сформулирован заказчиком, не является нарушением исключительных прав истца.

При этом, материалы дела не содержат в себе доказательств, подтверждающих, что ответчик фактически осуществил поставку осветительных установок именно с товарным знаком истца.

В связи с чем оснований для взыскания заявленной истцом компенсации, неимеется.

Признаков злоупотребления правом со стороны истца судом не установлено, в связи с чем требование ответчика о применении статьи 10 ГК РФ удовлетворению не подлежит.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья С.Ю.Щукин