561/2023-81588(3) @

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров Дело № А31-10472/2021 14 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 14 ноября 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Овечкиной Е.А., судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Суворовой О.С.,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции представителей: от истца – ФИО1 по доверенности от 25.07.2023,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 09.01.2023,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фьорд Ювелир»

на решение Арбитражного суда Костромской области от 29.06.2023 по делу № А3110472/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фьорд Ювелир» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «МД Трейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третьи лица: ФИО3, индивидуальный предприниматель ФИО4, ФИО5,

о признании действий нарушением исключительных авторских прав, о признании действий актом недобросовестной конкуренции, взыскании 500 000 рублей 00

копеек компенсации,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Фьорд Ювелир» (далее – истец, заявитель, податель жалобы, ООО «Фьорд Ювелир») обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МД Трейд» (далее – ответчик, ООО «МД Трейд»), в котором истец просит признать действия ответчика по использованию дизайнов четырех ювелирных украшений и фотографий таких дизайнов нарушением исключительных авторских прав, признать действия ответчика по использованию дизайнов четырех ювелирных украшении и

фотографий таких дизайнов актом недобросовестной конкуренции, взыскать с ответчика 500 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных авторских прав в отношении дизайнов четырех ювелирных украшений.

Исковые требования основаны на нормах статей 1229, 1250, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статей 148, 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), статей 14.5, 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», разъяснениях пункта 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», разъяснениях пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и мотивированы тем, что ООО «МД Трейд» воспользовалось дизайнов изделий истца.

В деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, участвуют ФИО3 (далее – ФИО3), индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – ИП ФИО4), ФИО5 (далее – ФИО5).

Решением Арбитражного суда Костромской области от 29.06.2023 в удовлетворении требований отказано. Исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, в числе которых и заключение эксперта от 22.12.2022 № 1606-0001/22 (далее – заключение эксперта, экспертное заключение, заключение судебной экспертизы) суд первой инстанции пришел к выводу о принадлежности истцу исключительного авторского права на произведение дизайна четырех ювелирных изделий (подвеска «Меч», подвеска Selfmade», подвеска «Ножницы», подвеска «Булавка») и об отсутствии нарушения указанного права действиями ответчика ввиду недоказанности воспроизведения или переработки произведений истца в используемых ответчиком дизайнах.

ООО «Фьорд Ювелир» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Костромской области от 29.06.2023 и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Податель жалобы отмечает, что ответчик признал нарушение в отношении дизайна изделия «Selfmade» в судебном заседании 24.03.2023. Также истец полагает, что заключение судебной экспертизы является ненадлежащим доказательством, поскольку эксперт не обладает необходимой квалификацией для проведения судебной экспертизы; что необходимо было детально исследовать и сопоставить изделия истца и ответчика.

ООО «МД Трейд» в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, соглашается с выводами суда, с результатами судебной экспертизы.

ФИО3 в отзыве на апелляционную жалобу указал, что права истца не были нарушены, так как разработанные дизайны спорных изделий являются самостоятельными произведениями, выполненными на основании договора заказа, в

связи с чем ответчиком добросовестно осуществляется ювелирная деятельность, прости оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удолтворения.

ИП ФИО4 считает исковые требования не подлежащими удовлетворению; им выполнены 3D модели на основе эскизов, изготовленных художника, прости оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

ФИО5 отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 21.08.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.08.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны и третьи лица надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы. ФИО3 и ИП ФИО4 ходатайствовали о рассмотрении апелляционной жалобы без своего участия.

В соответствии со статьей 158 АПК РФ рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось.

В судебном заседании, состоявшемся 08.11.2023, представители сторон в полном объеме поддержали свои позиции, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее.

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено без участия третьих лиц.

Законность решения Арбитражного суда Костромской области от 29.06.2023 проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ООО «Фьорд Ювелир» на основании договора об отчуждении исключительных прав от 02.12.2020 (далее - договор), заключенного между ООО «Фьорд Ювелир» и ФИО5 (правообладатель), приобрело исключительные права на произведения, в том числе: подвеска «Ножницы», подвеска «Булавка», подвеска «Меч», подвеска «Selfmade».

Из приложения № 1 к договору видно, что ООО «Фьорд Ювелир» переданы исключительные права на произведения, в частности, в отношении следующих дизайнов ювелирных изделий:

Производство ювелирных изделий с использованием дизайнов, исключительные права на которые принадлежат истцу, осуществляет индивидуальный предприниматель ФИО6 (далее – ИП ФИО6).

Обосновывая исковые требования, истец ссылается на приобретение у ответчика по договору поставки от 15.02.2021 № 23 ювелирных изделий с дизайном сходным с дизайном истца, что подтверждается товарными накладными.

Приобретенные ювелирные изделия производства ООО «МД Трейд» и ювелирные изделия производства ИП ФИО6 представлены в материалы дела в качестве вещественных доказательств:

- ювелирное изделие «Подвеска Меч», ИП Воронин И.Н., г. Кострома, Коммунаров, 40, ОСТ 117-3-002-95, родаж, арт. ММ 13, вес: 0,32, серебро 925°,

- ювелирное изделие «Подвеска Ножницы», ИП ФИО6, <...>, ОСТ 117-3-002-95, родаж, арт. ММ 37, вес: 0,60, серебро 925°,

- ювелирное изделие «Колье selfmade», ИП ФИО6, <...>, ОСТ 117-3-002-95, родаж, арт. SS 11, вес: 4,28, серебро 925°,

- ювелирное изделие «Подвеска Булавка», ИП ФИО6, <...>, ОСТ 117-3-002-95, родаж, арт. ММ 21, вес: 0,80, серебро 925°,

- ювелирное изделие «Подвеска Меч», ООО «МД Трейд», арт. 3001035003, вес: 0,70 гр., серебро 925, родаж,

- ювелирное изделие «Подвеска Ножницы», ООО «МД Трейд», арт. 3001035001, вес: 1,51 гр., серебро 925, родаж,

- ювелирное изделие «Колье selfmade», ООО «МД Трейд», арт. 3001084010, вес:4,43 гр., серебро 925, родаж, размер 40,

- ювелирное изделие «Подвеска Булавка», ООО «МД Трейд», арт. 3001035002, вес: 0,85 гр., серебро 925, родаж.

ООО «Фьорд Ювелир» полагает, что ООО «МД Трейд», производя и реализуя указанные ювелирные изделия, нарушило его права как обладателя исключительных прав на использование объектов дизайна ювелирных украшений, который истец считает уникальным.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить правообладателю ущерб в виде компенсации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ к охраняемым авторским правом объектам, в том числе относятся произведения дизайна.

Авторское право возникает в силу факта создания произведения, отвечающего условиям охраноспособности.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (пункт 1 статьи 1228 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ.

Согласно подпункту 9 пункту 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, его переработка.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права на произведение дизайна и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

ООО «МД Трейд», указало, что производит спорные ювелирные изделия на основании разработанных эскизов/дизайнов ювелирных изделий, которые имеют самостоятельную оригинальную композицию и являются самостоятельными произведением, автором которых является ФИО3, в подтверждение чего представлены:

- договор авторского заказа с художником от 14.12.2020 № 12, заключенный между ООО «МД Трейд» (заказчик) и ФИО3 (исполнитель), согласно условиям которого исполнитель обязуется создавать изображения ювелирных изделий (далее - произведения) согласно заданиям заказчика и передать заказчику исключительные авторские права на использование произведений в обусловленных договором авторского заказа с художником от 14.12.2020 № 12 пределах и на определенный срок, а заказчик за создание произведений и предоставление исключительных прав на них уплачивает исполнителю вознаграждение. Под использованием понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

Согласно заданию от 18.12.2020 ООО «МД Трейд» поручило ФИО3 разработать эскизы обручальных помолвочных мужских колец; тематические подвески (меч, сердце, звезда, рыбка, ножницы, хвост дельфина, губы, булавка), подвески-основы на колье со словами, подвески буквы английского алфавита.

Согласно акту выполненных работ от 21.12.2020 № 2 во исполнение задания от 18.12.2020 № 2 к договору авторского заказа с художником от 14.12.2020 № 12 исполнитель сдал, а заказчик принял эскизы следующих ювелирных изделий:

обручальное «кольцо с гравировкой», подвеска «Рыбка с топазом», подвеска «Ножницы парикмахерские», подвеска «Сердце», подвеска «Булавка галантерейная», подвеска «Губы», подвеска-основа на колье «Selfmade», подвеска «Меч», подвеска «Буквы английского алфавита», подвеска «Хвост дельфина».

- договор подряда на построение и изготовление восковых 3Д-моделей от 12.01.2021 № 3/21, заключенный между ООО «МД Трейд» и ИП ФИО4

- договор оказания услуг от 11.01.2021 № 206-21 (услуги фотосъемки), заключенный между ООО «МД Трейд» и индивидуальным предпринимателем ФИО7.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 95 Постановления № 10, для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза.

В ходе рассмотрения дела по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено индивидуальному предпринимателю ФИО8, являющейся патентным поверенным.

Согласно заключению судебной экспертизы при исследовании представленных на экспертизу документов и ювелирных изделий экспертом установлено следующее: определить, является ли дизайн ювелирных изделий (подвеска меч, подвеска ножницы, подвеска булавка, подвеска «selfmaide»), используемый ООО «МД Трейд», производными произведениями, созданными путем переработки дизайнов ювелирных изделий производства ООО «Фьорд Ювелир» по представленным на исследование материалам, не представляется возможным в связи с наличием в открытом доступе (в сети Интернет) изображений аналогичных изделий, опубликованных ранее заявленной ООО «Фьорд Ювелир» даты создания указанных произведений. Эксперт полагает, что выявленные сведения не позволяют однозначно установить, какие именно произведения были переработаны либо скопированы ООО «МД Трейд», были ли это произведения автора Пуставова Н.Н. или созданные ранее другими авторами, представленными в открытых источниках. Исходя из выявленных сведений и с учетом даты создания и дат размещения в открытых источниках аналогов, эксперт приходит к выводу, что в произведениях ООО «Фьорд Ювелир» также усматриваются признаки переработки более ранних произведений дизайна.

Как следует из абзаца третьего пункта 80 Постановления № 10 необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

Из разъяснений в пункте 95 Постановления № 10 прямо следует, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Создание похожего (например, в силу того, что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

В силу части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Апелляционный суд отмечает, что заключение эксперта может быть признано судом ненадлежащим доказательством в случае, если экспертом нарушены требования законодательства, регулирующего порядок проведения экспертного исследования, использованы объекты исследования, полученные не от суда, назначившего экспертизу, а от иных лиц, выводы, сделанные экспертом, противоречат содержанию представленных на исследование документов, а также в силу иных причин. В этом случае заключение эксперта может быть исключено из числа доказательств, на основании которых суд разрешает рассматриваемый спор по существу.

При этом действующее законодательство не содержит указаний о том, какие именно средства и методы должны быть использованы экспертом при проведении исследования. Решение данного вопроса относится к компетенции самого эксперта. Для получения законного, обоснованного и достоверного заключения эксперт вправе использовать любые доступные способы и методы исследования.

В данном случае у апелляционного суда не имеется оснований полагать, что выводы в экспертном заключении сделаны на основании непригодных методик экспертизы.

Эксперту отводов не заявлялось. Эксперт имеет соответствующее образование, квалификацию, опыт работы, при даче экспертного заключения дал подписку по статье 307 Уголовного кодекса Российской федерации.

Доказательств, достоверно опровергающих выводы судебной экспертизы, податель жалобы в дело не представил.

Из заключений судебной экспертизы, равно как и из заключения, выполненного по заказу истца, следует, что в сезоне 2021–2022 годов имелась модная тенденция на украшения подобной стилистики, а также, что аналоги таких украшений (их иллюстрации) были представлены в открытых источниках.

Доводы истца о том, что необходимо исследовать и сопоставлять каждый элемент изделий, судом отклоняется, поскольку меч, булавка и ножницы сами по себе существуют в обиходе и могут иметь различные параметры.

Так, например, истец указывает, что изделие в виде меча истца и ответчика, а также изделие, выявленное экспертом, существенно отличаются.

Истец обращает внимание, что дизайн ответчика возник в результате переработки дизайна истца, потому что у них одинаковая длина дола.

Однако длина дола у мечей не является стабильно одинаковой, зависит от технологии выполнения мастером, типа меча и его вида – одноручный или полуторный; из материалов дела не следует, что дизайн изделия имеет фантазийный характер. Сходство формы гарды, навершия и оплетки рукояти об обратном также не свидетельствует, поскольку их внешний вид является обычным для мечей.

Аналогичным образом следует оценивать и дизайн ножниц, и английской булавки, которые выполнены в виде соответственно ножниц и булавки, обладают всеми признаками последних и никакими более, позволяющими установить, что за основу дизайна ответчика взяты изделия истца, а не любые ножницы и булавка соответственно.

Эксперт верно использовал методологию, позволяющую установить уникальность изделий как таковых, поскольку, вопреки мнению истца, его публикации не являются единственным источником информации, которые могли быть взяты за основу.

Признаков, позволяющих выделить дизайн, переданный истцу, как уникальный, не имеется, соответственно, нет и уникальных решений, которые можно было бы установить в дизайне изделий ответчика.

Подвеска «selfmade» выполнена в стиле именных подвесок по мотивам известного иностранного сериала, шрифт широко применяется в подвесках такого рода.

Эксперт отметил, что в 2018 году аналогичные подвески из металлов светлого и желтого были выявлены на видеозаписи ФИО9 на ее канале на сайте популярного видеохостинга. То, что данные подвески были выполнены истцом по заказу, не исключают факта, что их авторство принадлежит ФИО9 Сведений о том, что дизайн был разработан ООО «Фьерд Ювелир» не имеется.

Кроме того, «selfmade» является общеизвестным выражением, которое может трактоваться со множеством смысловых значений, не имеет каких-либо различительных признаков, необходимых для признания обозначения средством индивидуализации изделия истца, так как не обладает различительной способностью, является общеупотребимым.

Согласно пункту 5 статьи 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.

Иными словами, невозможно защитить саму стилистику изделия в его традиционном понимании.

В связи с изложенным невозможно установить, что дизайн изделия ответчика разработан в результате переработки именно изделий истца.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут являться основанием для отмены решения суда первой инстанции, так как он принят при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, нормы процессуального и материального права применены судом первой инстанции верно, с учетом конкретных обстоятельств дела, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, надлежащим образом оцененных в рамках судебного процесса, с чем апелляционный суд склонен согласиться, судом первой инстанции не нарушено единообразие в толковании и применении норм права.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба по приведенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Костромской области от 29.06.2023 по делу № А31-10472/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фьорд Ювелир» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий Е.А. Овечкина

Судьи Е.Г. Малых

А.Б. Савельев