Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д
127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12
адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-70688/2023
город Москва
24 ноября 2023 года Дело № А40-38290/2023
Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2023 года
Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2023 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,
судей Д.В. Пирожкова, Ю.Н. Кухаренко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Carte Blanche Greetings Ltd (Карт Бланш Гритингс Лтд., Великобритания)
на решение Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2023 года
по делу № А40-38290/2023, принятое судьей О.В. Козленковой,
по иску Carte Blanche Greetings Ltd Carte Blanche Greetings Ltd
(Карт Бланш Гритингс Лтд., Великобритания)
к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>)
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен,
от ответчика: не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Компания Carte Blanche Greetings Ltd. (Карт Бланш Гритингс Лтд., Великобритания) (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 855249 в размере 25.000 руб., компенсации за нарушение авторских прав в размере 25.000 руб., расходов на приобретение товара в размере 1.550 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2023 года в удовлетворении исковых требований отказано.
При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.
Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.
В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Указывает, что при сравнении приобретенного у ответчика товара с изображением товарного знака № 855249 и с персонажем Медвежонок «Tatty Teddy» (серии Me To You – Серый мишка с синим носом), следует вывод, что спорный товар не имеет существенных отличий от изображения товарного знака и от персонажа произведения; при первом впечатлений от спорного товара и товарного знака (исходя из представленных в материалы дела фотографий, а также видеозаписи) с учетом того, что оба они представляют с собой медвежонка, с квадратной заплаткой под ухом, с заплатками и восьмью стежками на лапах, глазами близко посаженными друг к другу, ручной прострочкой на голове и животе, налицо их сходство.
Ответчик не представил отзыв на апелляционную жалобу.
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.
Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.
Как видно из материалов дела, Компания Carte Blanche Greetings Ltd. (Карт Бланш Гритингс Лтд., Великобритания) является обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение медвежонка «Tatty Teddy» (серии «Me To You» - Серый мишка с синим носом).
В подтверждение данного обстоятельства представлена заверенная копия апостилированного аффидевита с нотариальным переводом, а также трудовой договор от 27.11.2000 г. между автором (Стив Морт-Хилл) и компанией с нотариальным переводом.
Компании также принадлежит право на товарный знак «» по международной регистрации № 855249, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 28-го класса «игрушки» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
06.10.2022 г. в магазине, расположенном по адресу: <...> был реализован контрафактный товар – игрушка «Tatty Teddy» Me to You по цене 1.550 рублей.
Данные обстоятельства подтверждаются: чеком; видеозаписью покупки товара; фотографиями приобретённой продукции.
Предложение к продаже товара, воспроизводящее произведение изображение медвежонка «Tatty Teddy» и содержащие сходные до степени обозначения с товарным знаком по международной регистрации № 855249, а также отсутствие добровольного удовлетворения предпринимателем претензии, послужили основанием для обращения компании с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.
Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.
Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.
Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.
В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.
Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1257, 1259, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приобретенная истцом у ответчика мягкая игрушка очевидно не является сходной до степени смешения с товарным знаком истца/переработкой произведения изобразительного искусства – медвежонка «Tatty Teddy».
Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.
В своей апелляционной жалобе истец указывает, что при сравнении приобретенного у ответчика товара с изображением товарного знака № 855249 и с персонажем Медвежонок «Tatty Teddy» (серии Me To You – Серый мишка с синим носом), следует вывод, что спорный товар не имеет существенных отличий от изображения товарного знака и от персонажа произведения; при первом впечатлений от спорного товара и товарного знака (исходя из представленных в материалы дела фотографий, а также видеозаписи) с учетом того, что оба они представляют с собой медвежонка, с квадратной заплаткой под ухом, с заплатками и восьмью стежками на лапах, глазами близко посаженными друг к другу, ручной прострочкой на голове и животе, налицо их сходство.
Апелляционным судом установлено следующее.
В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
Использованием произведения считается переработка произведений путем изготовления и/или предложения к продаже товара с нанесением сходного до степени смешения изображения, распространение произведения как путем предложения к продаже, так и путем продажи экземпляров произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 91 Постановления № 10).
В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным Приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее - Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.
При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.
В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.
В силу пункта 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.
В ходе проводимого исследования специалистом были выявлены следующие индивидуализирующие признаки персонажа «TattyTeddy. Me toyou»:
- серый цвет шкурки;
- синий цвет носа;
- глаза, расположенные близко друг к другу и к носу;
- контрастный цвет области мордочки и отсутствие рта;
- лохматая шерсть с явно выделяющимися длинными волосками;
- заплатки на голове и на животе, а также на подошвах лапок с выделяющимися поперечными стежками;
- явно выраженные швы с выделяющимися поперечными стежками на лбу и на животе;
- поднятые и сведенные домиком брови.
В рассматриваемом случае мягкая игрушка, реализованная ответчиком, имеет существенные различия:
цвет шкурки песочный,
отсутствие явно выделяющихся длинных волосков,
глаза черные,
отсутствие бровей,
наличие рта.
Апелляционный суд отмечает, что приобретенная у ответчика игрушка представляет собой распространенный в обиходной практике образ коричневого плюшевого медведя, используемого в производстве детских плюшевых игрушек с 1960-х годов XX века. У указанной игрушки отсутствуют заплатки в ушах, есть заплатка под левым ухом, но на ней отсутствуют стежки. Также отсутствуют: машинная прострочка по краю (более того, у игрушки ответчика заплатка является контрастной, что существенно отличает ее от образа «Серый мишка с синим носом «История Ми Ту Ю» медвежонок Тэтти Тедди»); ручная прострочка игрушки «Медведь с бантом» и иные индивидуализирующие признаки. Глаза плюшевой игрушки являются черными (как у большинства игрушек), в отличии от описания TattyTeddy Me to You расположены широко друг от друга.
Приобретенная истцом мягкая игрушка и персонаж мишки «Tatty Teddy Me to You» выполнены с подражанием одному и тому же зверю, у них неизбежно имеются черты, присущие настоящему медведю.
При этом спорный товар не идентифицируется с авторским правом, заявленным истцом.
Таким образом, в ходе проведенного исследования судом установлено, что у спорной игрушки, реализованной ответчиком, отсутствуют выявленные индивидуализирующие признаки товарного знака истца/произведения изобразительного искусства – медвежонка «Tatty Teddy».
Из чего следует вывод, что приобретенная истцом 06 октября 2022 года у ответчика мягкая игрушка очевидно не является сходной до степени смешения с товарным знаком истца/переработкой произведения изобразительного искусства – медвежонка «Tatty Teddy».
В связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае отсутствует вся совокупность отличительных признаков, присущих изображению персонажа «Медвежонок Ми ту Ю Тэтти Тедди». Приобретенная истцом мягкая игрушка не совпадает с изображением медвежонка «Tatty Taddy» и товарным знаком истца во всех элементах, то есть не является тождественной им, и не ассоциируется с ними в целом, то есть не является сходной с ними до степени смешения.
На основании изложенного суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о недоказанности нарушения ответчиком прав истца на товарный знак/произведение изобразительного искусства.
Оснований для отмены принятого судебного акта по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.
Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.
Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.
Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.
Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2023 года по делу № А40-38290/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.
Председательствующий судья О.Н. Лаптева
Судьи: Д.В. Пирожков
Ю.Н. Кухаренко