СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск Дело № А27-667/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2023 года. Постановление изготовлено в полном объеме 22 декабря 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Павлюк Т.В., судей Зайцевой О.О., ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полевый В.Н., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 ( № 07АП-7101/2023 (1)) на решение от 13.07.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-667/2023 (судья Филатов А.А.), принятое по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО3, город Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2, город Кемерово, Кемеровская область (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО3, паспорт; от ответчика: без участия (извещен);

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО3 обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о запрете ответчику использовать обозначение «Планета» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами). Истцом заявлено ходатайство об изменении предмета иска, просит взыскать 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 299509, 647502 за период с 08.10.2021 по 18.01.2023. Ходатайство об изменении предмета иска принято судом к рассмотрению.

Впоследствии истцом заявлено ходатайство об изменении предмета иска, просит запретить ответчику использовать обозначение «Планета» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами).

Решением суда от 13.07.2023 требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, исковые требования оставить без удовлетворения. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, неправильным применением норм процессуального и материального права.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, пояснений, заслушав истца, суд апелляционной инстанции считает решение подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ФИО3 является правообладателем исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) № 299509 в виде комбинированного обозначения «Планета» (приоритет 05.03.2004, дата государственной регистрации 14.12.2005) и № 647502 в виде словесного товарного знака «Планета» (приоритет 14.05.2015, дата государственной регистрации 13.03.2018). Правовая охрана данным товарным знакам (знакам обслуживания) предоставлена в отношении товаров и (или) услуг 35 класса МКТУ, в том числе «услуги розничной продажи; услуги магазинов; розничная продажа», что подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 14.02.2022 удовлетворен иск ФИО3 с индивидуального предпринимателя ФИО2 взыскано 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака. Удовлетворяя иск, суд установил обстоятельства использования ответчиком обозначения «ПЛАНЕТА» в качестве названия магазина, расположенных по адресам для

индивидуализации услуг магазинов, находящихся по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 21, г. Кемерово, ул. Халтурина, д. 35А, без заключения лицензионного договора на использование знака обслуживания, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения со знаком обслуживания истца.

ФИО3 стало известно, что ответчик продолжает использовать сходное до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками обозначение для индивидуализации магазина, расположенного по адресу: <...> Октября, д. 21, при продаже товаров, в связи с чем, истец обратился в суд с иском о запрете использования спорного обозначения.

В подтверждение факта осуществления торговой деятельности под вывеской «Планета» истцом представлен диск с видеосъемкой закупки товара по адресу: <...> Октября, д. 21, кассовый чек от 20.10.2022.

Ссылаясь на то, что при реализации товаров ответчик нарушил принадлежащие ФИО3 исключительные права на товарные знаки, истец направил ответчику претензии с требованием прекратить использование обозначения «Планета» и оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

Непринятие ответчиком мер к прекращению использования товарного знака истца, послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. В связи с неисполнением ответчиком требований претензии предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия у ответчика права использования указанных товарных знаков истца, следует признать, что использование ответчиком товарных знаков осуществлено без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции находит установленным следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания. Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),

вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением

предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10) вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В пункте 162 Постановления № 10 дано разъяснение о том, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом

смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России № 482 от 20 июля 2015 года (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил № 482 установлено, что сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе, доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Суд первой инстанции установил визуальное сходство до степени смешения с товарными знаками № 299509, № 647502 права на который принадлежат истцу в соответствии с приобщенными в дело свидетельствами на товарный знак, защита которых осуществляется, в том числе, в отношении товаров 35-го класса МКТУ.

Сравнив товарные знаки со спорными обозначениями в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям, суд пришел к выводу о том, что обозначение «ПЛАНЕТА Одежда обувь» и спорный товарный знак «ПЛАНЕТА» являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства. При этом защищаемый товарный знак по свидетельству № 299509 зарегистрирован, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность», а товарный знак по свидетельству № 647502 зарегистрирован, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа». Таким образом,

усматривается степень однородности осуществляемой ответчиком деятельности с указанными услугами 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, обоснованным является вывод суда первой инстанции о том, что обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения.

Для защиты нарушенного права истец избрал такой способ, как запрет использования обозначения при осуществлении деятельности по реализации товаров.

Суд первой инстанции, установив, что правовая охрана товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги розничной продажи; услуги магазинов; розничная продажа» не прекращена, принимая во внимание отсутствие в материалы дела доказательств наличия у ответчика права использования указанных товарных знаков истца, признал, что использование ответчиком товарных знаков осуществлено без согласия правообладателя и является нарушением его прав, следовательно, исковое заявление подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, приведенным в пункте 57 Постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В настоящем случае, коллегия суда учитывает, что основанием обращения истца с настоящим иском послужило то обстоятельство, что ответчик в своей деятельности использует товарный знак "ПЛАНЕТА", исключительное право на который принадлежит истцу. При этом требование истца сформулировано как требование об общей обязанности

ответчика не использовать обозначение. Однако как изложено ранее, сам по себе такой запрет установлен законом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Доводы, которые приводит истец, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку решение суда должно содержать конкретные действия, которые должен совершить ответчик, поскольку отсутствие такого указания фактически приведет к невозможности исполнения судебного акта либо к злоупотреблениям со стороны взыскателя. При изложенных обстоятельствах, поскольку заявленное истцом требование о запрете носит общий характер, в то время как нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусматривают, что должно быть заявлено конкретное требование, например, требование убрать вывеску, на которой размещен охраняемый объект исключительных прав, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требование истца не подлежит удовлетворению. На основании изложенного, с учетом положений пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска. С учетом отказа в удовлетворения исковых требований судебные расходы в порядке статьи 110 АПК РФ по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению истца в полном объеме. Кроме того, поскольку апелляционная жалоба удовлетворена, с истца подлежат взысканию в пользу ответчика судебные расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в размере 3000 рублей.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ :

решение от 13.07.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-667/2023 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя ФИО3 отказать в полном объеме.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3, город Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, город Кемерово, Кемеровская область (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) 3 000 руб. расходов по государственной пошлине по апелляционой инстанции.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня

вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий Т.В. Павлюк

Судьи О.О. Зайцева

ФИО1