СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17АП-9135/2023-ГК

г. Пермь

21 сентября 2023 года Дело № А50-33821/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 сентября 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Назаровой В.Ю.,

судей Гребенкиной Н.А., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шималиной Т.В.,

при участии:

представителя истца, ФИО1 по паспорту, доверенности от 10.02.2022, предъявлен диплом;

представителя ответчика, ФИО2 по паспорту, доверенности от 20.02.2023, предъявлен диплом;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО3,

на решение Арбитражного суда Пермского края от 28 июня 2023 года

по делу № А50-33821/2022

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о запрете использования коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее - ответчик) о запрете использования коммерческого обозначения «Дикий Хмель», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 656156, при реализации пива, пивных напитков в магазине по адресу <...>; о взыскании компенсации за нарушенное исключительное право на товарный знак в размере 600 000 руб. 00 коп.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 28 июня 2023 года (резолютивная часть оглашена 21 июня 2023 года) исковые требования удовлетворены частично, суд обязал индивидуального предпринимателя ФИО3 прекратить использование коммерческого обозначения «Дикий Хмель», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 656156, при реализации пива, пивных напитков в магазине по адресу <...>. С ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО4 взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 656156 в размере 200 000 руб. 00 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 999 руб. 50 коп. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просит решение отменить, принять новый судебный акт.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, решение вынесено с нарушением материального права, указал, что суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве до степени смешения касательно словесных элементов «Хмель» и «Солод», при этом опуская в своих выводах тот факт, что согласно свидетельству № 656156 данные слова не являются предметом авторского права. Таким образом, суд сделал вывод относительно неохраняемых элементов товарного обозначения. При этом, охраняемые элементы после получения претензии со стороны ИП ФИО4 ответчиком незамедлительно были устранены. Апеллянт также указал, что судом не дана надлежащая оценка представленным доказательствам, а именно, заключению специалиста патентолога, заключению эксперта № РЦ-07-010 от 28.03.2023 и фотографиям, полагает, что принятый во внимание представленный истцом социологический опрос нельзя считать допустимым доказательством. Обращает внимание, что суд не принял во внимание заслужившие внимания обстоятельства для снижения размера компенсации с учетом разъяснений Постановления Конституционного Суда РФ от 24 07 2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского допекся Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда»: совершение нарушения впервые, отсутствие доказательств возникновения убытков у истца, имущественное положение ответчика, наличие у него несовершеннолетних детей.

Истец в письменном отзыве на жалобу доводы апеллянта отклоняет как необоснованные, просит решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании 20.09.2023 представители сторон свои доводы поддержали.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как верно установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, индивидуальный предприниматель ФИО4 является правообладателем:

- товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 656156 с датой приоритета от 12.10.2016 (срок действия до 12.10.2026), зарегистрированного в отношении услуг/товаров:

- 32 класса МКТУ: квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;

- 35 класса МКТУ: ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, посредничество коммерческое [обслуживание], предоставление деловой информации через вебсайты, управление процессами обработки заказов товаров, услуги по сравнению цен, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная].

Правообладателем было выявлено, что по адресу <...> индивидуальный предприниматель ФИО3 осуществляет продажу пива в магазинах с коммерческим обозначением

Как полагает истец, использование указанного коммерческого обозначения ИП ФИО3 при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации однородных с правообладателем товаров, работ, услуг (продажа пива, что подтверждается сведениями, содержащимися в «уголке потребителя») нарушает права правообладателя. При этом в соответствии со сведениями реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности уведомление о начале ИП ФИО3 предпринимательской деятельности по ОКПД 56.10 датировано 23.04.2018. Учитывая дату приоритета товарного знака правообладателя (12.10.2016) и дату подачи соответствующего уведомления о начале предпринимательской деятельности (23.04.2018), преимущество имеет товарный знак ИП ФИО4

Истцом в адрес ответчика 14.07.2022 направлена досудебная претензия.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав правообладателя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о запрете использования коммерческого обозначения «Дикий Хмель», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 656156, при реализации пива, пивных напитков в магазине по адресу <...>; взыскании компенсации в размере 600 000 руб. (рассчитанной в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При принятии оспариваемого решения, суд первой инстанции руководствовался нормами статей 1229, 1233, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, а также Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и исходил из доказанности факта принадлежности спорного товарного знака истцу, а также факта использования ответчиком без согласия истца при осуществлении им предпринимательской деятельности по реализации однородных с правообладателем товаров, работ, услуг (продажа пива, что подтверждается сведениями, содержащимися в «уголке потребителя») в магазине по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству Российской Федерации №656156, коммерческого обозначения

путем его размещения на вывеске магазина. Удовлетворяя исковые требования частично, суд, приняв во внимание разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», исследовав представленный истцом в обоснование размера заявленной им компенсации типовой договор коммерческой концессии, установив, что по договору коммерческой концессии истец предоставил своему пользователю право использования комплекса исключительных прав (КИП), включая товарный знак по свидетельству № 656156, секреты производства (ноу-хау) и коммерческое обозначение «ХмельСолод», в то время как в настоящем споре ответчиком допущено нарушение в отношении товарного знака, обоснованно счел, что стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер паушального взноса в отношении одного вида из комплекса исключительных прав (товарного знака), в связи с чем минимальный размер компенсации составит 200 000 руб. из расчета (300 000/3) x 2. Требование истца в части обязания прекратить использование обозначения удовлетворено в полном объеме на основании п. 3 статьи 1515 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) принятого судебного акта.

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации). Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, произведения науки, литературы и искусства и товарные знаки (подпункты 1 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (пункт 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2018 зарегистрирован товарный знак № 656156, срок действия исключительного права – до12.10.2026.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (пункт 1 статьи 1229, статьи 1233, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы вывесок.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006. по делу № 3691/06). Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Исходя из материалов дела, разрешение использовать исключительные права на зарегистрированный товарный знак истец ответчику не давал, иного из представленных доказательств не следует и ответчиком не доказано (статьи 9, 65 АПК РФ).

Доказательств соблюдения исключительных прав истца при использовании ответчиком указанного коммерческого обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации однородных с правообладателем товаров, работ, услуг (продажа пива, что подтверждается сведениями, содержащимися в «уголке потребителя») в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика права на использование в предпринимательских целях спорного коммерческого обозначения, в материалах дела также отсутствуют.

Из разъяснений, приведенных в п. 162 Постановления № 10, следует, что при выявлении вероятности смешения используемого ответчиком обозначения со знаком обслуживания истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычным потребителем соответствующих товаров (услуг).

Обозначение считается сходным с конкретным товарным знаком (знаком обслуживания), если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком (знаком обслуживания) в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака (знака обслуживания) или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит такое средство индивидуализации.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров и услуг, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак (знак обслуживания) правообладателем в отношении конкретных товаров (услуг), длительности и объема использования соответствующего средства индивидуализации правообладателем, степени его известности и узнаваемости, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров (услуг) и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков (знаков обслуживания), объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара (услуг).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров (услуг) не требуется.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров (услуг), иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как указывает истец, товарным знаком правообладателя индивидуализировано более 80 магазинов по продаже пива на территории Пермского края.

Оценив сходство используемого ответчиком в рассматриваемый период времени обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об их сходстве до степени смешения, поскольку использованы тождественные словесные элементы «Хмель», «живые напитки» с одинаковой цветовой гаммой букв, цветовой гаммой фона, на котором исполнено написание (желтый, темно-коричневый, белый - согласно зарегистрированному цвету и цветовому сочетанию), сходным исполнением шрифта; общее расположение словесных и графических элементов на противопоставляемых обозначениях в целом соответствует друг другу. При этом использование отличных словесных элементов «Дикий» и «Солод» не влияет на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы (части 1 и 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В целях определения известности товарного знака ИП ФИО4 и вероятности его смешения со спорным обозначением истцом было проведено социологическое исследование «Оценка вероятности смешения товарных знаков «Хмель и Солод» и «Дикий хмель» в глазах потребителей».

Согласно представленному истцом социологическому опросу все представители целевой аудитории (100%) - покупатели разливных напитков в возрасте 18-60 лет знают товарный знак «Хмель и солод» (представлена карточка далее по тексту «Хмель и солод»), видели его ранее. Наличие сходства между обозначениями «Хмель и солод» и «Дикий хмель» (представлена карточка, далее по тексту «Дикий хмель») отметили 66% респондентов. Наличие сходства между отдельными элементами обозначений «Хмель и солод» и «Дикий хмель» отметили от 88,0% до 65,5% респондентов. Максимально похожими были признаны «цвет букв и символов» (4,21 балла по 5 балльной шкале), «цвет фона» (4,06 балла) и «написание букв и символов» (3,99 балла).

Вопреки доводам апеллянта, судом первой инстанции исследованы и представленные ответчиком в материалы дела: заключение эксперта № РЦ-07-010 от 28.03.2023 по установлению тождества или сходства до степени смешения коммерческого обозначения «Дикий Хмель» на фотографиях вывески, размещенной над входом в нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме № 11 по ул. Хрустальная, г. Перми, и товарного знака по свидетельству № 656156; заключение от 03.03.2023 об использовании товарного знака, защищенного свидетельством № 656156, индивидуальным предпринимателем ФИО3

Так, судом учтено, что в представленном ответчиком заключении эксперта № РЦ-07-010 от 28.03.2023 содержится мнение о том, что коммерческое обозначение «Дикий Хмель» в целом производит сходное зрительное впечатление с товарным знаком истца под воздействием их композиционных и цветовых решений (п. 11.4.4).

При оценке однородности соответствующей деятельности ответчика под спорным обозначением с конкретными товарами/услугами, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, суд первой инстанции приходит к выводу об однородности товаров 32 класса МКТУ («пиво»), для которых зарегистрирован товарный знак истца, с товарами ответчика, при реализации которых используется спорное обозначение.

При этом в силу подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

С учетом изложенного, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, установив сходство до степени смешения используемого ответчиком (по настоящее время) обозначения с товарным знаком (знаком обслуживания) истца и однородность реализуемых ответчиком товаров товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, арбитражный суд первой инстанции счел доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 656156.

В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 600 000 руб. за нарушение прав истца на товарный знак.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака).

Согласно разъяснениям, данным в п. 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», предусматривают возможность взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере, равном однократной стоимости права использования спорного объекта интеллектуальной собственности, в том числе, в случае единичного правонарушения, подлежащей определению судом с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

В обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, истец представил типовой договор коммерческой концессии (ходатайство от 26.04.2023).

Как указывает истец, в соответствии типовым договором пользователи, помимо регулярных платежей («роялти»), уплачивают единоразовый платеж за право использования товарного знака «Хмель и Солод» («паушальный взнос») в размере 300 000 руб. Таким образом, правообладатель вправе требовать взыскания компенсации в размере 600 000 руб.

Вместе с тем, как верно установлено судом первой инстанции, в представленном типовом договоре коммерческой концессии (ходатайство от 26.04.2023) вознаграждение установлено за предоставление пользователям комплекса исключительных прав (КИП), включая товарный знак по свидетельству № 656156, секреты производства (ноу-хау) и коммерческое обозначение «ХмельСолод» (статья 2.2 договора).

Согласно статье 4.1 указанного договора пользователь в течение 7 банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора выплачивает правообладателю паушальный взнос в размере 300 000 руб.

В соответствии со статьей 4.2 пользователь за каждый месяц использования КИП в течение срока действия настоящего договора выплачивает правообладателю роялти в размере 0 (ноль) руб. 00 коп. с каждого открытого предприятия.

В рассматриваемом случае подлежат сравнению условия представленного типового договора коммерческой концессии и обстоятельства допущенного предпринимателем нарушения, объем предоставленного права.?

Учитывая, что по договору коммерческой концессии истец предоставил своему пользователю право использования комплекса исключительных прав (КИП), включая товарный знак по свидетельству № 656156, секреты производства (ноу-хау) и коммерческое обозначение «ХмельСолод», в то время как в настоящем споре ответчиком допущено нарушение в отношении товарного знака, суд справедливо счел, что стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер паушального взноса в отношении одного вида из комплекса исключительных прав (товарного знака), в связи с чем минимальный размер компенсации составит 200 000 руб. из расчета (300 000/3) x 2.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: - убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 25 апреля 2017, № 308-ЭС17-3085 от 12 июля 2017, № 308-ЭС17-2988 от 12 июля 2017.

Ответчик данным правом не воспользовался, с соответствующим ходатайством в суд первой инстанции не обратился, доказательств наличия вышеуказанных обстоятельств не представил, в связи с чем судом апелляционной инстанции отклоняется его довод о том, что судом не учтены обстоятельства для снижения размера компенсации. Кроме того, как уже отмечено выше, суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями, приведенными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, исследовав и проанализировав типовой договор концессии (его условия), определил справедливый и разумный размер компенсации - 200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки указанного размера компенсации.

В силу п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В ходе рассмотрения спора ответчиком указано на изменение обозначения, используемого ответчиком, в добровольном порядке (согласно договору на изготовление рекламных и информационных материалов № 12-22 от 12.08.2022, акту приема-передачи от 05.10.2022, л.д. 103-109).

Как установлено судом первой инстанции, исходя из представленного в материалы дела фотоматериала, ответчиком заменены графические конструкции по бокам вывески на круги с указанием в них времени работы (цифры 11-23), выполненные в той же цветовой гамме. В остальной части обозначение оставлено без изменения.

Суд, согласившись с позицией истца о том, что внесенные изменения в обозначение «Дикий Хмель», ассоциативное сходство сравниваемых обозначений, в том числе в части словесных элементов, цветовой гаммы, общего расположения композиции, не изменили, правомерно удовлетворил требование истца в части обязания прекратить использование обозначения в полном объеме.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, поскольку направлены на переоценку представленных в дело доказательств, при отсутствии к тому правовых и фактических оснований.

Учитывая, что заявитель в апелляционной жалобе не ссылается на доказательства, и не приводит доводы, которые бы не были учтены и оценены судом первой инстанции, равно как и доказательства, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционный суд приходит к мнению о том, что спор рассмотрен судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, в связи с чем, не имеется правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 28 июня 2023 года по делу № А50-33821/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

В.Ю. Назарова

Судьи

Н.А. Гребенкина

С.А. Яринский