АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Томск Дело № А67- 923/2023

11.09.2023

Резолютивная часть решения объявлена 04.09.2023.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Гребенников Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Востриковой В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ЯМС-Спорт» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***> ОГРН <***>) о возложении обязанности прекратить использование товарного знака и взыскании 600 000 руб. компенсации,

при участии в заседании:

от истца (онлайн) – ФИО2 по дов. от 06.10.2022;

от ответчика – не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЯМС-Спорт» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности прекратить использование товарного знака и взыскании 6 000 00 руб. компенсации.

Исковые требования обоснованы статьями 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на зарегистрированный товарный знак № 617434.

Определением арбитражного суда от 14.03.2023 исковое заявление принято к производству.

Определением арбитражного суда от 12.05.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 14.06.2023.

Определением арбитражного суда от 20.06.2023 у ИП ФИО1 истребована бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2022 год; у Управления ФНС России по Томской области истребована бухгалтерскую (финансовую) отчётность предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРН <***>) за 2022 год.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил.

Копии определений суда от 14.03.2023, от 12.05.2023, от 20.06.2023, направленные третьему лицу по его месту жительства, возвращена в суд с отметкой органа связи «истек срок хранения», в связи с чем, в силу статьи 123 АПК РФ третье лицо считается надлежащим образом извещенным о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Руководствуясь частями 1-3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, доводы искового заявления, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования Компании подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «ЯМС-СПОРТ» (Далее - Истец) является правообладателем исключительного права на товарный знак «ОШ ПОШ», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков с приоритетом от 02.06.2016, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 617434 зарегистрированного 26.05.2017 с приоритетом от 02.06.2016 по заявке N 2016719761 в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Указанный товарный знак № 617434 используются для индивидуализации предприятия общественного питания (ресторана) «ОШ-ПОШ», расположенного по адресу: <...>, принадлежащего ООО «ЯМССПОРТ».

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав на указанный товарный знаки истец сослался на то, что ИП ФИО1 на протяжении 11 месяцев нарушает исключительное право ООО «ЯМС-СПОРТ» на товарный знак «ОШ ПОШ», активно используя обозначение «ОШ ПОШ» в своей коммерческой деятельности по предоставлению услуг общественного питания (на вывеске чайханы).

Факт использования товарного знака подтверждается представленными в материалы дела документами, в частности скриншотами из сервисов Яндекс.карты, Вордстат.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, истец направил ответчику претензию с требованием устранить нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак (приобщено в электронном виде).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд исходит из того, что использованное ответчиком в своей деятельности обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца; указанное обозначение ответчиком использовалось без согласия правообладателя, в связи с чем, суд усматривает основания для взыскания компенсации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Из совокупного анализа приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что ООО «ЯМС-СПОРТ» (Далее - Истец) является правообладателем исключительного права на товарный знак «ОШ ПОШ», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков.

Данное обстоятельство подтверждается свидетельством на товарный знак подтверждается № 617434.

Действие товарного знака «ОШ ПОШ» распространяется в отношении услуг 43-го класса МКТУ ("закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом").

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А5-62226/2014).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг; обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство N 12).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из материалов дела, обозначение ответчика и товарный знак истца являются тождественными по фонетическому признаку.

В рассматриваемом случае установлено, что в товарном знаке истца словесный элемент «ОШ-ПОШ» занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическими элементами – буква «Ш» в форме столовой вилки и вторая буква «О» в форме столовой ложки. Над охраняемым словесным элементом расположены словесные элементы «восточная кухня».

В обозначении ответчика словесный элемент «ОШ-ПОШ» расположен справа от словесного элемента «Чайхана». При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом слово «Чайхана» является простым указанием на ассортимент реализуемых услуг и являются неохраняемыми в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а как указано в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 301-ЭС14-1129, неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и обусловливать угрозу их смешения потребителями.

Отсутствие графического элемента на вывеске ответчика не исключает тот факт, что обозначение и товарные знаки являются сходными до степени смешения и могут ассоциироваться друг с другом в глазах потребителей.

Словесный элемент товарных знаков истца занимает доминирующее положение, поэтому, в первую очередь, потребители обращают внимание на словесный элемент обозначения.

С учетом этого, суд приходит к выводу, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку ООО «ЯМС-СПОРТ», поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах, кроме того, спорное обозначение используется в той же сфере деятельности (общественное питание), что и истца, что, очевидно, в понимании потребителей услуг, приводит к смешению понятий о лицах, их оказывающих.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.

Как следует из материалов дела, ответчик в течении длительного времени использует обозначение «ОШ ПОШ» в своей коммерческой деятельности по предоставлению услуг общественного питания (деятельность чайханы). Обозначение «ОШ ПОШ» используется ответчиком на вывеске.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, право выбора способа определения компенсации нарушенных прав принадлежит истцу.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Согласно пункту 62 Постановления от 23.04.2019 N 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2019 N 305-ЭС19-35, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, 308-ЭС17-2988, 308-ЭС17-3088, 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243, N 305-ЭС18-17030 от 10.01.2019.

Между тем ответчиком о снижении размера компенсации не заявлено, в суд с какими-либо возражениями ответчик не обращался, доказательств, свидетельствующие о том, что он проявил должную степень заботливости и осмотрительности, принял все меры для устранения нарушения не представил.

Согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации снижение размера компенсации возможно по двум основаниям: согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) и на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. При этом снижение заявленного к взысканию размера компенсации в рамках пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не требует соблюдения условий, установленных Постановлением N 28-П.

Вместе с тем применение указанного законодательства требует от ответчика соответствующего заявления и предоставления ряда доказательств, что ответчиком в рассматриваемом деле сделано не было.

Привлечение нарушителя прав на товарный знак к ответственности имеет целью не только компенсацию потерпевшему, но экономическое стимулирование прекращения дальнейшего нарушения законных прав правообладателя товарного знака.

В целях установления значимых для дела обстоятельств, связанных с установлением объема выручки ответчика в спорный период, суд самостоятельно обратился с запросом в ИФНС России по Томской области об истребовании налоговой отчетности в отношении ИП ФИО1, (ИНН: <***>) за 2022г.

По данным ККТ за 9 месяцев предпринимательской деятельности зафиксирована выручка от реализации услуг на сумму 272 850 рублей. Учитывая, что истец, применительно к подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ определил размер компенсации от размера двукратной выручки от оказания услуг в размере 600 000 рублей, указанная сумма компенсации математически соответствует определенной истцом компенсации

Оценив в соответствии со статье 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, суд находит требование истца о взыскании компенсации обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме (600 000 руб.), поскольку такая сумма соразмерна последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины, получение доказательств, а также почтовые расходы по иску относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Возложить обязанность на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) прекратить любое использование товарного знака № 617434 «ОШ ПОШ», право на который принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «ЯМС-СПОРТ», в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и аналогичных товаров и услуг, включая использование в рекламе, на вывесках и в сети Интернет.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЯМС-СПОРТ» (ИНН <***> ОГРН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 600 000 рублей, 21000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего 621 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Д.А. Гребенников