Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Хабаровск дело № А73-717/2023

19 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2023 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И.В. Лагоша,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН <***>)

о признании товара контрафактным, об обязании изъять из оборота и уничтожить товар, о запрете использования товарного знака, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей.

при участии в судебном заседании:

от истца (онлайн) – ФИО3 по доверенности от 25.01.2022, диплом,

от ответчика (онлайн) – ФИО4 по доверенности от 23.06.2022, диплом,

от третьего лица – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее ИП ФИО2 – ответчик, ООО «Аурелия») с требованием о признании реализуемого ИП ФИО2 товара контрафактным, обязании ИП ФИО2 изъять из оборота и уничтожить товар с использованием товарного знака «Pyunkang Yul», о взыскании с ответчика в пользу правообладателя товарного знака «Pyunkang Yul» компенсации за незаконное использование товарного знака «Pyunkang Yul» в размере 250 000 рублей, взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение эксклюзивных прав ИП ФИО1 в размере 250 000 рублей, запрете ответчику при реализации своего товара использовать товарный знак «Pyunkang Yul», в том числе на канале продаж Wildberris.

Определением от 08.06.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», Pyunkang Yul Medicine Skin Laboratory.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва на исковое заявление, указал, что истец правообладателем не является, следовательно, комплекс его неимущественных прав действиями ответчика не нарушен. Лицензионный договор в материалы дела не представлен. Товар под товарным знаком «Pyunkang Yul» в таможенный реестр интеллектуальной собственности не внесен, таможенная защита в отношении указанного товара не осуществляется, следовательно, товар находится в свободном торговом обороте и через границу Российской Федерации его может ввезти любое лицо.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Истец в обоснование своих требований указал, что ему стало известно о случаях незаконного использования продавцом ИП ФИО2 для реализации своего товара на канале продаж Wildberris товарного знака «Pyunkang Yul».

08.12.2022 правообладатель уполномочил ИП Лисенка К.Л. представлять интересы правообладателя по вопросу исключительных прав на интеллектуальную собственность – товарный знак «Pyunkang Yul» на всех каналах продаж на территории Российской Федерации.

Также правообладатель назначил ИП ФИО5 авторизованным дистрибьютором, предоставил эксклюзивные права в Российской Федерации для каналов продаж Yandex Market, Wildberris, Ozon.

В свою очередь ИП ФИО1 не предоставил ответчику право на реализацию продукции и проведение маркетинговых акций производителя «Pyunkang Yul» на канале продаж Wildberris.

08.12.2022 в адрес ответчика была направлена претензия с документами, подтверждающими полномочия истца, которая оставлена без ответа.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

На основании пункта 2 статьи 1231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477, статье 1481 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Согласно свидетельству на товарный знак № 723532 правообладателем товарного знака «Pyunkang Yul» является ПьюнКан Кореан Медицин ФИО6 Лаборатори.

Согласно статье 1489 ГК РФ право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Согласно пункту 6 статьи 1235 ГК РФ Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункту 1.1 статьи 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Ответчиком не представлен лицензионный договор, в соответствии с которым ему перешло право использования товарного знака.

Таким образом, ИП ФИО1 не является ни правообладателем товарного знака, ни лицензиатом.

В подтверждение права на защиту товарного знака, истец предоставил доверенность от 05.01.2022, срок действия 01.01.2022 – 01.01.2023, доверенность от 27.01.2023, срок действия: 01.01.2023 – 01.01.2024, согласно которой настоящим письмом подтверждается, что «Корейская медицинская лаборатория по исследованию кожи Пюнканг назначила следующего официального дистрибьютора и предоставила эксклюзивные права в Российской Федерации для трех каналов продаж: Yandex Market, Wildberris, Ozon. Официальный дистрибьютор: индивидуальный предприниматель ФИО1.

Также истец указал, что 08.12.2022 правообладатель уполномочил ИП ФИО1 представлять интересы правообладателя по вопросу исключительных прав на интеллектуальную собственность – товарный знак «Pyunkang Yul» на всех каналах продаж на территории Российской Федерации.

Доверенность от 05.01.2022, от 27.01.2023 не наделяет истца правом на защиту товарного знака от своего имени.

Выдача правообладателем доверенности также не означает, что представитель по такой доверенности может непосредственно выступать истцом в деле о защите товарного знака.

Истец представил в дело доверенность, согласно которой правообладатель наделяет его правом, в том числе на подписание и предъявление иска в суд.

Согласно части 1 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей.

В соответствии с частью 1 статьи 60 АПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе.

Между тем, иск предъявлен не от имени правообладателя, а непосредственно от имени ИП ФИО1

ИП ФИО1 просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение эксклюзивных прав ИП ФИО1 в размере 250 000 рублей.

Заявляя указанное требование, истец указывает, что правообладатель назначил ИП ФИО1 авторизованным дистрибьютором и предоставил эксклюзивное право в Российской Федерации для каналов продаж: Yandex Market, Wildberris, Ozon для реализации товара с использование товарного знака «Pyunkang Yul».

Истец делает вывод, что эксклюзивные права для каналов продаж Yandex Market, Wildberris, Ozon, ничто иное, как интеллектуальное право на реализацию товара с использование товарного знака «Pyunkang Yul» на вышеуказанных каналах продаж, указывает на то, что использование ответчиком товарного знака «Pyunkang Yul» - прямое нарушение интеллектуального права ИП ФИО1

Согласно пункту 2 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

Согласно пункту 79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом, в настоящем деле истец вправе предъявить иск в защиту исключительных прав в пределах предоставленных ему договором правомочий; от объема прав, предоставленных ИП ФИО1, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у него права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

Лицензионный договор между правообладателем и ИП ФИО1 не заключался.

При этом, как было указано выше, правообладатель не передавал истцу права на товарный знак, на защиту прав на товарный знак от своего имени, таким образом, ИП ФИО1 не является правообладателем и отсутствующие у него интеллектуальные права не могут быть нарушены.

Истец указывает, что действия ответчика по продаже товара с использованием товарного знака «Pyunkang Yul» нарушают его эксклюзивные права на реализацию товаров на торговой площадке Wildberris.

Положения статьи 1250 ГК РФ и 1252 ГК РФ не предусматривают защиту эксклюзивных прав дистрибьютера, указанные нормы предусматривают защиту прав правообладателя.

Также истец просил взыскать компенсацию в пользу правообладателя, при этом истцом в настоящем деле выступает непосредственно ИП ФИО1

Представленные доверенности не подтверждают право истца на предъявление иска в защиту интеллектуальных прав правообладателя от своего имени.

Исходя из изложенного ИП ФИО1 не доказал наличия у него права на обращение в суд с требованием о признании реализуемого ИП ФИО2 товара контрафактным, обязании ИП ФИО2 изъять из оборота и уничтожить товар с использованием товарного знака «Pyunkang Yul», о взыскании с ответчика в пользу правообладателя товарного знака «Pyunkang Yul» компенсации за незаконное использование товарного знака «Pyunkang Yul» в размере 250 000 рублей, взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение эксклюзивных прав ИП ФИО1 в размере 250 000 рублей, запрете ответчику при реализации своего товара использовать товарный знак «Pyunkang Yul», в том числе на канале продаж Wildberris.

Исходя из изложенного, исковое заявление удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, компенсации расходов на оплату услуг нотариуса относятся на истца в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ :

В удовлетворении иска отказать

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья А.Ю. Милосердова