СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск Дело № А27-1853/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 ноября 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего

ФИО1,

судей

ФИО2,

ФИО3,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубаковой А.А. рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 (07АП-6475/23) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.06.2023 по делу № А27-1853/2023 (судья Дубешко Е.В.) по иску индивидуального предпринимателя ФИО4, г. Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО5, г. Киселевск, Кемеровская область (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения,

В судебном заседании приняли участие:

истец ФИО4 - лично, паспорт;

от ответчика: без участия (извещен)

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – истец, ИП ФИО4) обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (далее – ИП ФИО5) о запрете использования обозначения «Планета», сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации №299509, №647502, при осуществлении деятельности по реализации товаров. Требования мотивированы размещением ответчиком вывески с обозначением «Планета» для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: <...>.

В процессе рассмотрения дела истец в соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) изменил предмет иска, просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 600 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации №299509, №647502, зарегистрированными в отношении различных услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), связанных с продажей и продвижением товаров.

Решением суда от 20.06.2023 требования удовлетворены частично. С индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) 4166 руб. 66 коп. компенсации, 104 руб. 16 коп. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано. С индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета взыскано 9000 руб. государственной пошлины по иску.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20 июня 2023 года по делу №А27-1853/2023 изменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. По убеждению истца, поскольку истец представил расчет взыскиваемой компенсации исходя из стоимости оказанных ответчиком услуг, то у суда отсутствовали основания для расчета компенсации исходя из стоимости права использования товарных знаков.

Ответчик в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 АПК РФ, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании истец поддержал доводы жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы ответчик своих представителей в судебное заседание не направил, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав истца, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО4 является правообладателем следующих средств индивидуализации: - товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке № 2004704708; - товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке № 2015714242. Оба товарных знака зарегистрированы в отношении услуг 35-го класса: снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего, садовой техники, автоматических ворот и шлагбаумов, спецодежды, средств индивидуальной защиты, электродвигателей, электростанций, запорной арматуры, промышленной мебели, инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей, автомобилей, автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей, консультации по подбору оборудования, прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины, услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность, Международной классификации товаров и знаков для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Ссылаясь на получение информации о том, что ответчик использует сходное до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками обозначение для индивидуализации магазина, расположенного по адресу: <...>, при продаже товаров, истец направил ответчику претензию с требованием прекратить использование обозначения «Планета» и оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В связи с неисполнением ответчиком требований претензии ИП ФИО4 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил №482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил №482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Суд также принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № ВАС-2050/13, согласно которой добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Данная правовая позиция применима в случаях, когда к сильному элементу товарного знака добавляется иной (слабый) элемент с целью создания видимости различий в общем зрительном впечатлении, которое они производят.

Применительно к спорной правовой ситуации, в используемом ответчиком для индивидуализации магазина комбинированном обозначении со словесными элементами "ПЛАНЕТА Одежда обувь" использован словесный элемент "ПЛАНЕТА", который применительно к спорным знакам обслуживания является либо единственным (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 647502), либо доминирующим (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 299509).

Наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию знаков обслуживания, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Факт ведения деятельности в магазине под вывеской «Планета» по адресу: <...> на дату 12.12.2022 ответчиком подтвержден в ходе рассмотрения дела.

Как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 299509, 647502, использованы ответчиком на вывеске помещения (пункт 4 части 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов, розничная продажа", для которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки.

Поскольку обозначение "ПЛАНЕТА" ассоциируется с другими обозначениями (товарными знаками) «ПЛАНЕТА» в целом, несмотря на их отдельные отличия, оно признается судом сходным до степени смешения с ними.

При этом защищаемый товарный знак по свидетельству № 299509 зарегистрирован, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность», а товарный знак по свидетельству № 647502 зарегистрирован, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа».

Таким образом, усматривается степень однородности осуществляемой ответчиком деятельности с указанными услугами 35 класса МКТУ.

Доказательств использования спорного обозначения «ПЛАНЕТА» с согласия истца ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения судом настоящего спора.

Доказательства, свидетельствующие о том, что нарушение прав истца осуществлено ответчиком вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), арбитражному суду не представлены, в связи с чем оснований для освобождения ответчика от ответственности не имеется.

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанные средства индивидуализации - товарные знаки.

При этом судом верно отклонена ссылка ответчика на закрытие магазина 30.04.2023, как не имеющая правового значения для оценки правомерности действий ответчика по использованию обозначения «Планета» на вывеске магазина до его закрытия.

В подтверждение использования товарных знаков истец представил в материалы дела лицензионные договоры на предоставление неисключительного права использования товарных знаков №299509, №647502, заключенные с ИП ФИО6, ИП ФИО7, ФИО8, ООО «Планета».

В соответствии с положениями лицензионного договора с ИП ФИО6 от 05.04.2018 ИП ФИО4 (правообладатель) представляет ИП ФИО6 (лицензиату) неисключительное право на использование товарных знаков №299509 (с приоритетом от 05.03.2004), №647502 (с приоритетом от 14.05.2015).

В пункте 2 лицензионного договора с ИП ФИО7 от 01.01.2020 указано, что лицензия предоставлена для индивидуализации услуг торгового центра «Планета», в том числе при продвижении товаров и услуг, что соответствует услугам, относящимся к 35-му классу МКТУ.

В пункте 2 лицензионного договора с ООО «Планета» от 03.05.2018 также указано, что лицензия предоставлена для индивидуализации услуг торгового центра «Планета», в том числе при продвижении товаров и услуг, что соответствует услугам, относящимся к 35-му классу МКТУ.

В соответствии с положениями лицензионного договора с ИП ФИО8 от 02.02.2022 ИП ФИО4 (правообладатель) представляет указанному лицу (лицензиату) неисключительное право на использование товарных знаков №299509 (с приоритетом от 05.03.2004), №647502 (с приоритетом от 14.05.2015).

Как следует из положений данных договоров, использование товарных знаков представляет лицензиату на возмездной основе.

Ведение лицензиатами деятельности подтверждено истцом представленными в материалы дела видеозаписями.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. При этом истец не лишен права заявлять сумму компенсации ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 №10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом избран способ защиты права – взыскание компенсации. При этом компенсация рассчитана истцом на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости оказанных услуг (выручки от реализации товаров (Т.1, л.д. 33).

В ходе рассмотрения дела ответчик представил реестр кассовых документов за период с 23.06.2022 по 31.12.2022 на общую сумму 157 652 руб., а также реестр кассовых документов за период с 01.01.2023 по 05.02.2023 на общую сумму 3 350 руб.

Определением от 17.04.2023 суд истребовал у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу (650000, <...> ОГРН <***>, ИНН <***>) сведения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) об объеме выручки, полученной от реализации товаров в магазине, находящемся по адресу: <...>, за последние три года до 05.02.2023 включительно.

От Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Кемеровской области – Кузбассу поступили ответы о том, что запрашиваемая судом информация в налоговых органах отсутствует (Т.1, л.д. 97-100).

Применительно к выбранному истцом порядку расчета компенсации суд заключил следующее.

В постановлении от 02.04.2013 № 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

С экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену (Система национальных счетов 2008, Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2021 № 927). Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Вопреки позиции истца, суд первой инстанции обосновано отмечает, что, самостоятельную стоимость услуг оптовой и розничной торговли товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги "реализация товаров" при применении подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 названного Кодекса.

Поскольку в данном деле при предъявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости выручки за последние три года (размера стоимости услуг) истец представлял сведения о выручке, полученной ответчиком в исковой период от реализации товаров с использованием спорного обозначения, судам первой и апелляционной инстанции при определении размера компенсации надлежало исходить из следующего.

Согласно абзацу второму пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности магазина, основной функцией которого является продажа товаров, непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком, в частности в магазине, за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

С учетом вышеизложенного коллегия суда соглашается, что в настоящем случае следует исходить из того, что стоимость услуг «оптовой и розничной торговли» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, то есть со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении, в частности услуг «оптовой и розничной торговли».

Истцом в материалы дела представлены лицензионные договоры на предоставление неисключительного права использования товарных знаков №299509, №647502, заключенные с ИП ФИО6, ИП ФИО7, ФИО8, ООО «Планета».

В соответствии с положениями лицензионного договора с ИП ФИО6 от 05.04.2018 лицензионные платежи за предоставление неисключительного права на товарные знаки №299509, №647502 составляют 5000 руб. в год.

В пункте 4 лицензионного договора с ИП ФИО7 от 01.01.2020 указано, что лицензионные платежи за предоставление неисключительного права на товарные знаки №299509, №647502, №574404 составляют 58720 руб. в год.

В пункте 3 лицензионного договора с ООО «Планета» от 03.05.2018 указано, что лицензионные платежи за предоставление неисключительного права на товарные знаки№299509, №647502, №574404 составляют 62000 руб. в год.

В пункте 2 лицензионного договора с ИП ФИО8 от 02.02.2022 указано, что лицензионные платежи за предоставление неисключительного права на товарные знаки №299509, №647502, №700876 составляют за первый год 40000 руб., из них 25000 руб. ФИО4, 15000 руб. Обществу; далее – 20000 руб. в год, из них 15000 руб. ФИО4, 5000 руб. Обществу.

В силу пункта 3 лицензионного договора с ИП ФИО8 от 02.02.2022 неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: г. Набережные челны, Автозаводский проспект, д. 17, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, любым непротиворечащим закону способом, в том числе при продаже товаров, на документации, а также в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В материалах дела имеется платежное поручение №18 от 28.04.2022, подтверждающее исполнение лицензиатом ИП ФИО8 условий лицензионного договора от 02.02.2022.

С учетом изложенного, суд пришел к следующим выводам.

Так, как верно заключил суд, лицензионные договоры, заключенные с ИП ФИО6, ИП ФИО7, ООО «Планета» не могут выступать в рассматриваемом случае достоверным подтверждением стоимости права использования спорных товарных знаков при расчете компенсации в связи с заключением таких договоров задолго до фиксации истцом факта использования ответчиком спорных товарных знаков (12.12.2022).

Экономические условия, существовавшие на дату заключения таких договоров, существенно отличаются от имевших место в декабре 2022 года, что с очевидностью отразилось на стоимости предоставления права использования товарных знаков.

Сведений о наличии иных заключенных истцом в отношении спорных товарных знаков лицензионных договорах в материалах дела не имеется.

Обстоятельства использования товарного знака по лицензионному договору от 02.02.2022, заключенному с ИП ФИО8, являются сравнимыми с обстоятельствами использования товарных знаков ответчиком, как по предмету, так и по способу использования.

Право использования товарных знаков по лицензионному договору от 02.02.2022 предоставлено на территории одного субъекта Российской Федерации, по лицензионному договору предоставлено право использовать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицензиарами по лицензионному договору от 02.02.2022 выступают как истец, так и ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп".

Согласно данным открытых реестров ФИПС (https://new.fips.ru/registers-web/) предоставленный ИП ФИО8 по лицензионному договору от 02.02.2022 товарный знак № 700876 принадлежит ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", следовательно, следует согласиться с выводом суда о том, что лицензионные платежи за предоставление неисключительного права на товарные знаки №299509, №647502, принадлежащие ИП ФИО4, составляют за первый год 25000 руб.

Суд отмечает, что поскольку истцом не представлено доказательств, что нарушение носило длящийся характер (зафиксирован факт ведения деятельности с вывеской, содержащей обозначение «Планета» только 12.12.2022), с учетом того, что нарушение было совершено в пределах одной торговой точки, ежегодный платеж, закрепленный в лицензионном договоре от 02.02.2022, ценообразование которого несопоставимо с названными обстоятельствами, не может быть положен в основу расчета размера компенсации.

Соотнеся условия указанного лицензионного договора от 02.02.2022 и обстоятельства допущенного нарушения, в том числе, срок действия лицензионного договора, объем предоставленного права, способы использования права по договору и способ допущенного нарушения, перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение, территория, на которой допускается использование, суд пришел к выводу о том, что цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование названных средств индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель, следует рассчитать путем деления ежегодного платежа 25000 руб. на 12 месяцев и умножения полученной суммы на 2 (двукратная стоимость использования права).

По вышеизложенному расчету двукратная стоимость использования права на товарные знаки №299509, №647502 при аналогичных обстоятельствах составляет 4166 руб. 66 коп.

Иного в ходе апелляционного обжалования истцом не доказано.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2023 по делу № А67-932/2022, от 17.04.2023 по делу № А27-10926/2022.

При этом довод предпринимателя о том, что определение размера компенсации исходя из двукратной стоимости использования права, предоставленного по лицензионному договору, в данном случае является изменением судом по своей инициативе избранного правообладателем вида компенсации, основан на неверном понимании норм права, разъяснений Верховного суда Российской Федерации.

Иные доводы апелляционной жалобы являются производными от рассмотренных выше и не свидетельствуют о незаконности вынесенного судебного акта, основанных на надлежащей оценке представленных в материалы дела доказательств, и отклоняются судом апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 268 АПК РФ.

Доводы по существу спора, опровергающие установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведены.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.06.2023 по делу № А27-1853/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Председательствующий

ФИО1

Судьи

ФИО2

ФИО3