Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Калининград Дело № А21 – 2745/2023 «07» сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена «05» сентября 2023 года. Решение изготовлено в полном объеме «07» сентября 2023 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе: Судьи Залужной Ю.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончаровой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Зингер СПБ» ОГРН <***>

к ИП ФИО1 ОГРНИП <***>

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, понесенных судебных издержек

от заявителя - не явился, извещен

от ответчика - не явился, извещен

установил:

Как следует из материалов дела, ООО «ЗИНГЕР СПб» является обладателем исключительных прав на товарный знак № 266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004 года, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030 года.

21.08.2021года в торговом помещении, расположенном по адресу: <...> в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП ФИО1 с целью извлечения прибыли осуществлялась реализация товара, на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 266060 (Класс МКТУ 08), так же предлагалась к продаже аналогичная продукция.

Факт реализации товара – маникюрного инструмента стоимостью 205 рублей от имени ответчика подтверждается кассовым чеком от 21.08.2021 года, упаковкой

спорного товара, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12-14 ГК РФ.

Поскольку использование товарного знака ответчиком с истцом не согласовывалось, в целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия с предложением уплаты компенсации за нарушение исключительных прав истца. Не исполнение ответчиком в добровольном порядке требований претензии, явилось основанием для обращения ООО «Зингер СПб» в Арбитражный суд Калининградской области с соответствующим иском.

С учетом заявления об уточнении требований, поданного в суд 10.04.2023г. размер компенсации требуемой истцом составил 62500 рублей, госпошлины - 2500 рублей, почтовые расходы на отправку претензии, иска, вещественных доказательств – 549,67 рублей, расходы на приобретение спорного товара – 110,00 рублей

В ходе рассмотрения спора ответчик возражал по изложенным в отзыве основаниям, а также заявил ходатайство о снижении размера компенсации ниже минимального размера, установленного пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Расчет истца ответчиком опровергнут предоставлением собственного контррасчета, согласно которому сумма предполагаемой прибыли предпринимателя от продажи всех товаров с товарным знаком «ZINGER» составила бы 365,55 рублей.

Стороны в заседание не вились, извещены.

Определением от 04.09.2023г. судом удовлетворено ходатайство истца об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции.

Судебное заседание открыто в 09.15 05.09.23г. по калининградскому времени.

В течение нескольких минут ожидания подключения истца к веб- конференции Общество на связь не вышло, в связи с чем, рассмотрение дела завершено судом в обычном режиме.

В порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонами раскрыты и представлены суду все известные им доказательства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, и дав им оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в части.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются ГК РФ. Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель

может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности литературные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, относятся к объектам авторских прав. Производные произведения, представляющие переработку другого произведения, также в силу части 2 статьи 1259 ГК РФ относятся к объектам авторских прав.

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1270 ГК РФ незаконное использование произведения (его части) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) воспроизведении произведения, его переработке, а также распространении произведения (его части) путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляра.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор способа защиты по собственному усмотрению.

Поэтому размещение на контрафактном товаре обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном деле истец определил размер компенсации на основании подпункта 2 пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, в обоснование чего представил лицензионный договор от 11.08.2021г. с ФИО2.

Оценив условия представленного истцом лицензионного договора и обстоятельства совершенного правонарушения, суд считает обоснованным заявленный размер компенсации только в сумме 2054,79 рублей исходя из следующего.

Из разъяснений, изложенных в пункте 61 Постановления № 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права 8 использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Согласно представленному лицензионному договору от 11.08.2021 между истцом и ФИО2 сумма за использование товарного знака последним составляет 750 000 руб. в год за право использования товарного знака ZINGER в отношении 2-х классов МКТУ:

-08 класса – кусачки для ногтей, для удаления заусенцев; наборы маникюрных инструментов, педикюрных инструментов; ножницы; пилочки для ногтей; пинцеты; полированные приспособления для ногтей; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы.

-35 класса - реклама, демонстрация товаров, сбыт товаров через посредников.

Таким образом, сумма годового платежа в размере 750 000 рублей установлена договором для использования товарного знака в 2-х классах МКТУ.

Материалами дела подтверждается и истцом не опровергнуто, что ответчиком применен один способ использования товаров, относящихся к одному классу МКТУ-08.

Следовательно, стоимость права на один товарный знак на один календарный год составляет 750 000 руб. : 2 (класса МКТУ) = 375 000 рублей (один класс МКТУ в год).

С учетом, представленных в материалы дела доказательств, в том числе товарного чека от 21.08.2021 и видеозаписи приобретения спорного товара, суд полагает доказанным и возможным в настоящем случае определить период использования ответчиком изображения, сходного до степени смешения с

товарным знаком, принадлежащим истцу который составляет один день (21.08.2021). Доказательства использования соответствующего изображения ответчиком в иной, более продолжительный период в материалах дела отсутствуют.

При данных обстоятельствах, исходя из условий лицензионного договора, учитывая период использования товарного знака (1 день), факта нарушения прав истца только на один товарный знак и одного класса МКТУ, размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации составляет 2054,79 руб. (750 000 : 2: 365 дней (один год) = 1027,39 руб. в день за 1 знак х 2 = 2 054,79 рублей – двукратный размер).

В пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021)", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021 указано, что определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

На основании изложенного исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара, одного класса МКТУ, в период, охватываемый одним днем, суд полагает возможным применить двухкратный размер компенсации, рассчитав его применительно не к годовому, а однодневному вознаграждению за использование лицензии по договору в размере 2054,79 руб.

Также суд отмечает следующее.

Как указал Конституционный Суд РФ в п.4.3 постановления № 40-П от 24.07.2020г. в ситуации, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Условиями лицензионного договора, заключенного истцом (п.4.1) с ФИО2 определено, что договор вступает в силу с даты государственной

регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и действует до 11.08.2026г.

Уведомлением Роспатента № 2021Д27687, представленным в материалы дела подтверждается регистрация лицензионного договора с 19.11.2021г.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в п.2 Постановлении № 54 от 21.12.2017г «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» договор, на основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ).

Таким образом, на момент продажи ответчиком товара с обозначением товарного знака ZINGER (21.08.2021г) лицензионный договор (зарегистрирован 19.11.2021г), предусматривающий вознаграждение в размере 750 000 рублей, примененный истцом для расчета суммы иска не имел юридической силы для ответчика. Иных договоров, устанавливающих стоимость права использования товарного знака ZINGER в целях экономического обоснования истцом полученной прибыли на день приобретения товара у ответчика, суду не представлено.

Поэтому применение для расчета стоимости компенсации в размере 62 500 рублей платежа, указанного в лицензионном договоре от 11.08.2021г. в размере 750 000 рублей, не подтверждено истцом и судом принято быть не может.

В силу пункта 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств.

В случае, когда распространение материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, приводит к нарушению исключительного права на это средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена

обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что понесенные истцом расходы в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости. Приобретенные истцом у ответчика товары приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, на основании которых установлены обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения настоящего дела.

В силу изложенного, несение истцом расходов, направленных на приобретение спорных товаров, связано с предметом спора по настоящему делу, отвечает установленным статьей 106 АПК РФ критериям судебных издержек и подлежит взысканию с ответчика.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ названные судебные издержки, а также расходы Общества по оплате государственной пошлины следует отнести на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ИП ФИО1 в пользу ООО «Зингер СПБ» компенсацию в размере 2054,79 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 82,20 руб., почтовых расходов в сумме 2 руб., стоимости Товара в размере 3,6 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Вещественные доказательства по делу уничтожить после вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья Залужная Ю.Д. (подпись, фамилия)

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 6:39:00Кому выдана Залужная Юлия Дмитриевна