Решение по делу № А40-35025/2024 от 16.06.2025.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-35025/24-110-272

16.06.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27.05.2025

Решение в полном объеме изготовлено 16.06.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АСИЛ ГРУПП РУС" (123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, КОМ. А30 ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОГРН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>) о взыскании 19 582 080 руб.,

третье лицо 1 : общество с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ" (142181, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г., КОЛЕДИНО Д., ТЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛЕДИНО, Д. 6, СТР. 1, ОГРН: <***>,),

Третье лицо 2- индивидуальный предприниматель ФИО2 (ФИО3 319508100025889),

Третье лицо 3- общество с ограниченной ответственностью "РВБ" (142181, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Д КОЛЕДИНО, ТЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛЕДИНО, Д. 6, СТР. 1, ОГРН: <***>),

при участии:

по протоколу,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АСИЛ ГРУПП РУС" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о запрете предлагать к продаже и продавать товары (косметическую продукцию) под обозначением “Nishman”, сходным до степени смешения с товарным знаком международной регистрации №1420306, о взыскании 11 268 704 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак международной регистрации №1420306.

Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ, индивидуальный предприниматель ФИО2 (ФИО3 319508100025889), общество с ограниченной ответственностью "РВБ".

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ASİL GROUP İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (АСИЛ ГРОУП ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, КАВАКЛЫ МАХ. ИСТАНБУЛ ДЖАД. НО:19/1 БЕЙЛИКДУЗУ, СТАМБУЛ (TR). является правообладателем товарного знака “Nishman” по свидетельству международной регистрации №1420306. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ (Продукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки).

Между Правообладателем и Истцом заключен лицензионный договор от 24.04.2023 г. на условиях исключительной лицензии. Предоставление Правообладателем Истцу права на использование Товарного знака зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной регистрации 31.08.2023, номер регистрации - № РД0442162.

В обоснование своего требования истец сослался на те обстоятельства, что им было обнаружено, что на маркетплейсе “Wildberries” под коммерческим обозначением “TOP market” ответчиком осуществляется предложение к продаже товаров, маркированных товарным знаком “Nishman” без согласия Правообладателя. Этот факт подтверждается тем, что на странице магазина “TOP market” указаны идентификационные данные Ответчика.

Факт предложение Ответчиком к продаже товаров с использованием товарного знака “Nishman” подтверждается протоколом осмотра доказательств от 18.10.2023 г.

Протоколом осмотра доказательств подтверждается, что при поиске на маркетплейсе “Wildberries” товаров под брендом (товарным знаком) “Nishman” (страница https://www.wildberries.ru/brands/nishman) в качестве одного из продавцов выдается “TOP market”.

На странице продавца имеются товары под товарным знаком “Nishman” - пудра для волос, воск для укладки волос, паста для укладки волос, воск стайлинг бороды, бальзам после бритья, мужской гель для бритья, воск паутинка, гель М2 средство фиксации, лосьон одеколон средство после бритья, солевой спрей для волос мужской женский, воск помада для укладки волос, помадка для волос W10, цветной воск для волос, крем для укладки волос мужской, маска для ухода за лицом,

При наведении курсора на страницу продавца показываются данные - ОГРН: <***>, ИНН: <***>, совпадающие с данными Ответчика.

При этом товарный знак “Nishman” указан как в карточке товара, так и на фотографии с изображением самого товара и в его наименовании. Обозначение выполнено на латинице в черном цвете. Всего на странице продавца было размещено 48 товаров с товарным знаком “Nishman”, то есть совершенно 48 нарушений исключительных прав Истца.

Истец утверждает, что товары были удалены с марткетплейса, однако появились вновь, но обозначение на товаре было замазано, однако товар всё ещё обозначался товарным знаком “Nishman”.

Истцом была проведена контрольная закупка товара у продавца “TOP market” на маркетплейсе “Wildberries”. Процесс покупки был полностью зафиксирован на видеозапись, на которой, по утверждению истца, видно, что товарный знак всё ещё неправомерно размещён на товаре, продажу которого осуществил Ответчик.

Ни Правообладатель, ни Истец, выступающий официальным представителем Правообладателя на территории РФ, не давали разрешения на использование указанного обозначения Ответчиком на территории ЕАЭС.

Таким образом, истец считает, что использование Ответчиком указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком “Nishman”, является противоправным и нарушает исключительные.

Истцом в адрес ответчика направлялись претензии. В ответ на претензию то 21.07.2023 г. ИП ФИО1 указал, что закупает товары у турецкого производителя в Турции. При этом, Ответчик не представил доказательств введения спорного товара в гражданский оборот за границей при наличии согласия правообладателя на размещение товарного знака.

В данном случае Ответчик в ответе на претензию ссылался на то, что товар был введён в оборот на территории Турецкой Республики, не являющейся членом ЕАЭС. Более того, Правообладатель или Истец, являющийся его представителем на территории Российской Федерации, не давали согласия на использование Ответчиком товарного знака, в связи с чем исключительное право на товарный знак не было исчерпано, и действия Ответчика являются неправомерными

При указанных обстоятельствах, истец заявляет компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Истцом были истребованы данные о продажах Ответчиком товаров под спорным товарным знаком за период с 31.08.2023 г., то есть с даты государственной регистрации Истцом лицензионного договора с правообладателем спорного обозначения.

Так, согласно полученным новым данным Ответчик за период с 31.08.2023 г. по настоящее время продал товаров, маркированных спорным товарным знаком, на сумму 5 634 352 (пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля 00 коп.

Таким образом, истец заявляет компенсацию в виде двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно был размещён спорный товарный знак, составляет 11 268 704 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 00 коп.

Товарные знаки и знаки обслуживания в силу пп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, являются охраняемыми законом объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На основании ст. 1226, 1479 ГК РФ, на товарный знак признаётся исключительное право, действующее на территории РФ.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Товарный знак Правообладателя “Nishman” по международной регистрации №1420306, действующий на территории России, является фонетически и семантически тождественным обозначению, использованному Ответчиком. Словесные элементы выполнены на латинице в черном цвете и полностью повторяют товарный знак как графически, так и фонетически и семантически.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Разрешение на такое использование товарных знаков Правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование Ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав Правообладателя.

При этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

Ответчик ссылается на отсутствие сходства между используемым им обозначением и спорным товарным знаком.

Определение сходства до степени смешения регламентировано в Приказе Роспатента от 31.12.2009 г. № 197.

П. 4.1. Приказа предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются не только со словесными обозначениями, но также и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Ответчиком для обозначения своих товаров было использовано комбинированное обозначение, в композицию которого входит словесный элемент - надпись “Nishman”, в точности копирующая словесный товарный знак, правообладателем которого является Истец.

Сходство словесных элементов обозначения, использованного Ответчиком, и товарного знака Истца является как фонетическим, так и графическим и смысловым. Они являются не просто схожими, а тождественными.

Изменение шрифта, способа написания, цвета текста и использование заглавных букв не отменяет фонетическое и смысловое тождество обозначений.

Ответчик ссылается, что ему не было известно о нарушении исключительных прав Истца.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 1250 ГК РФ, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Более того, Истец приобщал к материалам дела ответ Ответчика на одну из претензий, исходя из текста которого видно, что Ответчик знает о международной регистрации спорного товарного знака.

Ссылка Ответчика на регистрацию иных товарных знаков, сходных с использованным им обозначением, на территории Турции, является несостоятельной.

Данный факт никак не влияет на право Истца требовать у Ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на использование товарного знака в связи с его неправомерным использованием Ответчиком.

Правопорядок Турецкой Республики позволяет правообладателю товарного знака регистрировать серию товарных знаков, которые фактически являются вариациями одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака.

В то же время законодательство Российской Федерации устанавливает запрет на регистрацию схожих до степени смешения обозначений в качестве товарных знаков, даже одним и тем же правообладателем.

Более того, на территории Российской Федерации зарегистрирован лишь один товарный знак.

В данном случае Ответчик продавал товары, маркированные сходным до степени смешения обозначением, на территории Российской Федерации, в связи с чем оценка сходства и остальных признаков нарушения должна производиться по российскому законодательству путём сравнения спорного обозначения с товарным знаком, зарегистрированном на территории Российской Федерации.

Нарушением исключительного права Истца является не только нанесение товарного знака на сам товар, но также и факт указания спорного товарного знака в карточке товара на маркетплейсе Вайлдберриз.

Так, Ответчик незаконно указывал товарный знак “Nishman” в карточке товара, размещённого для продажи на маркетплейсе Вайлдберриз. Факт такого нарушения и факт принадлежности страницы на маркетплейсе Ответчиком доказывается нотариальным осмотром доказательств

При этом в карточке товара был указан именно словесный товарный знак “Nishman”, права на который принадлежат Истцу на основании договора исключительной лицензии.

Кроме того, факт регистрации схожего со спорным товарным знаком графического товарного знака на территории Российской Федерации не является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Согласно п. 33 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, в случае, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Nовары, на которых Ответчиком был незаконно размещён товарный знак, относятся именно к тем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, права на который принадлежат Истцу.

Ответчик ссылается на то, что с момента заключения сублицензионного договора лицензиат лишается права требовать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. При этом Ответчик ссылается на п. 79 Постановления Пленума № 10.

Вместе с тем, в соответствии с п. 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» лицензиату – обладателю исключительной лицензии предоставлено право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

Истец является обладателем исключительной лицензии на товарный знак “Nishman”, что подтверждается материалами дела и Ответчиком не оспаривается.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно ст. 1252 ГК РФ Правообладатель либо лицензиат по договору исключительной лицензии после направления Претензии вправе заявить следующие требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение; 4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу п. 4 ст. 1515 правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Истец представил данные по продажам с 24.04.2023 по 30.08.2023, размер которых составил 5 634 352 руб, и, соответственно, 11 268 704 руб. составляет двукратная стоимость. При этом заявлен период до заключения сублицензионного договора.

Вместе с тем в пункте 62 Постановления Пленума № 10 указано, что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

− обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);

− характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия;

− осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.);

− срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

− наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);

− вероятные имущественные потери правообладателя;

− являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

При этом, из представленных данных с сайта MPStats, выручка составила 4 332 256 руб., в связи с чем суд считает неправомерным включение в стоимость сумму упущенной выручки.

С учетом того, что Ответчик ранее никогда не привлекался к ответственности за нарушение интеллектуальных прав, включён в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, деятельность по розничной продаже косметических товаров не являлась основным видом деятельности Ответчика, товарный знак Истца не является известным публике, вероятные имущественные потери истца не соответствуют размеру предъявленного требования, суд пришел к выводу, о снижении размера компенсации до однократной - 4 332 256 руб.

Требование о запрете запрете предлагать к продаже и продавать товары (косметическую продукцию) под обозначением “Nishman”, сходным до степени смешения с товарным знаком международной регистрации №1420306 удовлетворению не подлежит, так как является абстрактным и направлено на установление общего запрета. Кроме того, судом установлено , что в настоящее время товар ответчиком со спорным обозначением не предлагается.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АСИЛ ГРУПП РУС" ( ОГРН: <***>) 4 332 256 руб. компенсации,61 007 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АСИЛ ГРУПП РУС" (ОГРН: <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 47 556 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко