АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Владимир

07 ноября 2023 года Дело № А11-6824/2021

Резолютивная часть решения объявлена

31 октября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено

07 ноября 2023 года.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Евсеевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Эсеновой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1

(г. Чебоксары, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу сограниченной ответственностью «Мурман» (601900, Владимирская область,

<...>, ОГРН <***>, ИНН3305717302) об обязании прекратить использование полезной модели, овзыскании компенсации за незаконное использование полезной модели,при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2 по доверенности от 09.08.2021 сроком действия три года (диплом о высшем юридическом образовании); от ответчика – представителя ФИО3 по доверенности от 06.07.2023 сроком действия один год (диплом о высшем юридическом образовании), представителя ФИО4 по доверенности от 17.10.2022 сроком действия три года,

установил следующее.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Мурман» (далее – ООО «Мурман», ответчик) об обязании ответчика прекратить любое использование в коммерческой деятельности патента на полезную модель № 198490, о взыскании компенсации за незаконное использование патента на полезную модель № 198490 в размере 3 009 175 руб. 80 коп.

Исковые требования заявлены на основании статей 1346, 1354, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 19.11.2021 судом назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО5, производство по делу приостановлено. Определением суда от 19.04.2022 в связи с поступлением в материалы дела заключения эксперта производство по делу возобновлено.

Ответчик в отзывах на исковое заявление просил в удовлетворении иска отказать. Указал, что решением Роспатента от 02.02.2023 удовлетворены возражения ООО «Мурман», патент на полезную модель № 198490 признан недействительным полностью, в связи с чем на момент рассмотрения настоящего спора у истца отсутствует право, на защиту которого направлены исковые требования. Подробно возражения ответчика изложены в отзывах на иск.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что в случае отказа от исковых требований истец будет лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ответчика в судебном заседании просили в иске отказать.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 24.10.2023 объявлялся перерыв до 31.10.2023.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 198490 на полезную модель «Перекладина» (индекс Международной патентной классификации – A63B 17/04 (2006.01), индекс Совместной патентной классификации – A63B 17/00 (2020.02)) выдан по заявке № 2020105810 с приоритетом от 07.02.2020 на имя ФИО1 со следующей формулой: «1. Перекладина, содержащая металлическую трубу с покрытием из полимерного материала, отличающаяся тем, что покрытие полимерного материала жестко зафиксировано на металлической трубе и содержит, например, упругие выступы по наружному диаметру, выполненные любой формы, а металлическая труба, в зависимости от предполагаемой нагрузки, выполнена с наружным диаметром от 18 до 32 мм и толщиной от 0,8 до 4,0 мм, при этом минимальный слой полимерного материала на металлической трубе составляет 0,8 мм. 2. Перекладина по п.1, отличающаяся тем, что упругие выступы полимерного покрытия расположены точечно или распределены равномерно по всей поверхности, при этом высота выступов от 0,5 до 3,5 мм. 3. Перекладина по п.1, отличающаяся тем, что полимерное покрытие на металлической трубе может быть выполнено в виде гладкой полимерной трубки либо непосредственно нанесено на металлическую трубу с помощью полимерной обливки.».

Кроме того, по заявке № 2012156307/12 на имя ФИО1 выдан патент Российской Федерации № 129824 на полезную модель «Разъемное соединение двух труб с перпендикулярно пересекающимися осями (варианты)», дата подачи заявки – 24.12.2012, опубликовано – 10.07.2013.

ФИО6 обнаружен факт предложения к продаже ООО «Мурман» на сайтах https://www.ozon.ru/, https://www.wildberries.ru/, а также на своих сайтах https://turnik.com/; https://www.turnik-home.ru/ детских шведских стенок в распор с массажными ступенями. В подтверждение размещения указанных объектов на сайтах истец предоставил в материалы дела распечатки с сайтов в сети Интернет.

Представителем ФИО1 была произведена закупка изделия: «Детская Шведская Стенка В Распор» Модель: DS-16 с массажными ступенями, чек на покупку указанного изделия был выдан от имени ИП ФИО7

Комиссией в составе: ведущего инженера-конструктора ЗАО «ЗИСО» ФИО8, начальника конструкторского отдела ЗАО «ЗИСО» ФИО9, юриста по судебному сопровождению ФИО10, было проведено исследование изделия на предмет использования полезных моделей по патентам № 129824 и № 198490 с фото и видео фиксацией, по результатам исследования был составлен акт исследования изделия от 15.02.2021, согласно которому было установлено, что в изделии ООО «МУРМАН»: «Детская Шведская Стенка В Распор» Модель: DS-16 с массажными ступенями» использованы полезные модели по патентам № 129824 и № 198490.

Претензией от 15.03.2021 предприниматель ФИО1 обратился к ООО «Мурман» с требованиями: прекратить любое использование полезных моделей № 129824 и № 198490 в любых изделиях, производимых и предлагаемых к продаже ООО «Мурман» как лично, так и через любых третьих лиц; убрать с сайта https://www.turnik-home.ru/ и других интернет ресурсов и прекратить предлагать к продаже лично и через любых третьих лиц изделия ООО «Мурман», в которых использованы указанные полезные модели; выплатить компенсацию за использование патентных прав на полезную модель № 198490 в размере 5 000 000 руб.; выплатить компенсацию за использование патентных прав на полезную модель № 129 824 в размере 2 500 000 руб.

ООО «Мурман» в ответе на претензию указало на отсутствие оснований для удовлетворения предъявленных требований.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском, в котором просил обязать ООО «Мурман» прекратить любое использование в коммерческой деятельности полезных моделей по патентам № 129824 и № 198490, взыскать с ООО «Мурман» компенсацию за незаконное использование полезных моделей по патентам № 129 824 и № 198490 в размере 500 000 руб.

В ходе судебного разбирательства 01.10.2021 истцом произведена повторная закупка изделия, производства ООО «Мурман», предлагаемого к продаже на сайте Wildberries (https://www.wildberries.ru/): TURNIK.COM / Шведская стенка с фикс. турником, веревочная лестница, гимн. кольца, канат с упорами, тарзанка, артикул: 18865625, что подтверждается кассовым чеком от 01.10.2021. 05.10.2021 изделие получено в пункте выдачи Wildberries, полученное и опломбированное изделие передано на хранение ФИО2 по адресу: <...>.

Определением суда от 06.10.2021 к материалам дела в качестве вещественных доказательств приобщены: TURNIK.COM / Шведская стенка с навесным турником, веревочная лестница, гимн. кольца, канат с упорами, тарзанка, артикул: 18866037, производства ООО «Мурман»; TURNIK.COM / Шведская стенка с фикс. турником, веревочная лестница, гимн. кольца, канат с упорами, тарзанка, артикул: 18865625, производства ООО «Мурман».

Определением от 19.11.2021 судом назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО5.

По результатам проведения судебной экспертизы в материалы дела представлено экспертное заключение от 01.12.2021 №70/18, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам. В изделии «Шведская стенка с фикс. турником, веревочная лестница, гимн. кольца, канат с упорами, тарзанка» модель DS-12 (производитель ООО «Мурман») не используется каждый из существенных признаков, приведенных в независимых пунктах 1 и 6, содержащихся в формуле полезной модели по патенту РФ № 129824. В изделии «Шведская стенка с фикс. турником, веревочная лестница, гимн. кольца, канат с упорами, тарзанка» модель DS-12 (производитель ООО «Мурман») используется каждый из существенных признаков, приведенных в независимом пункте 1, содержащемся в формуле полезной модели по патенту РФ № 198490.

Заявлением от 12.07.2022 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просит обязать ответчика прекратить любое использование в коммерческой деятельности патента на полезную модель № 198490, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование патента на полезную модель № 198490 в размере 3 009 175 руб. 80 коп.

Размер компенсации рассчитан истцом на основании пункта 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В обоснование размера компенсации истец указал на системное использование ООО «Мурман» патента на полезную модель № 198490, которое выразилось в производстве и продаже изделий на сайтах: https://www.ozon.ru/, https://www.turnik.com/, https://www.turnik-home.ru/, https://www.wildberries.ru/, а также через ИП ФИО11 на сайтах: https://www.ozon.ru/, https://www.wildberries.ru/, https://www.sportlim.ru/. Подробный расчет размера компенсации изложен в заявлении об уточнении исковых требований от 12.07.2022 с дополнительными пояснениями от 14.09.2022.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 1225, статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации полезные модели относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется охрана, и на которые признаются интеллектуальные права.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

По смыслу статей 1346, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставляется охрана только тем исключительным правам на полезную модель, которые удостоверены патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами РФ в указанных в патенте объемах.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Использованием полезной модели считается, в том числе, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (пункт 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии со статей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на полезную модель признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда; патент на полезную модель, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент; признание патента на полезную модель недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Таким образом, признание патента недействительным означает, по сути, признание его отсутствующим с момента выдачи.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 139 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 198490 на полезную модель «Перекладина» выдан по заявке № 2020105810 с приоритетом от 07.02.2020 на имя ФИО1

29.08.2022 ООО «Мурман» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против выдачи патента № 198490, мотивированным его несоответствием условию патентоспособности «новизна».

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2023 патент Российской Федерации № 198490 на полезную модель «Перекладина» признан полностью недействительным как не соответствующий критерию охраноспособности «новизна».

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2023 по делу № СИП-99/23, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2023, требования предпринимателя ФИО1 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации № 198490, оставлены без удовлетворения.

С учетом вышеприведенных положений действующего законодательства, решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2023 о признании патента № 198490 недействительным полностью, а также судебных актов Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-99/23, суд приходит к выводу о том, что на момент рассмотрения настоящего спора у истца отсутствует право, на защиту которого направлены исковые требования.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Вместе с тем, в настоящее время установлено отсутствие у истца правовой охраны на полезную модель по патенту № 198490, что исключает возможность защиты прав и законных интересов истца.

Признание патента № 198490 недействительным полностью свидетельствует о том, что право на иск у предпринимателя ФИО1 отсутствовало изначально, следовательно, нет оснований считать, что действиями ответчика нарушены права истца.

Иных доказательств, подтверждающих наличие у истца исключительных прав на полезную модель, кроме основанных на патенте № 198490, признанном недействительным, в материалы дела не представлено.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, принимая во внимание отсутствие у истца правовой охраны на полезную модель по патенту № 198490, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Евсеева