Постановление по делу № 13АП-16829/2023 от 19.09.2023

1320/2023-149328(2)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

19 сентября 2023 года Дело № А56-34881/2022 Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 19 сентября 2023 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Горбачевой О.В. судей Геворкян Д.С., Титовой М.Г. при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Сизовым А.К. при участии: от истца: ФИО1 по доверенности от 25.04.2023 от ответчика: ФИО2 по доверенности от 09.02.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-16829/2023) непубличного акционерного общества "Инмор" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.04.2023 по делу № А56- 34881/2022 (судья Киселева А.О.), принятое

по иску непубличного акционерного общества "Инмор" к Закрытому акционерному обществу "Инмор"

об обязании изменить наименование сайта, об обязании прекратить незаконное использование ответчиком товарных знаков истца, о взыскании компенсации,

установил:

Непубличное акционерное общество «ИНМОР» (ул. Лифляндская, д. 6, лит. "В", пом. 506, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытое акционерное общество "Инмор" (190020, Санкт- Петербург, ул. Бумажная д. 18, лит. В, ИНН <***>, ОГРН <***>, далее - ответчик) об обязании изменить наименование принадлежащего Ответчику сайта с доменом https://inmor.pro, чтобы данный сайт ни в каком виде не содержал товарный знак «Инмор» / «Inmor», об обязании прекратить незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца на веб-страницах сайта https://inmor.pro, в частности, на заглавной странице сайта и в каталоге товаров, о взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 373482, № 660869 в размере 5 000 000 рублей, расходов на нотариальное удостоверение протокола осмотра

доказательств в размере 12 035 рублей, процентов по ст.395 ГК РФ за возможное неисполнение решения суда в части денежных требований вплоть до соответствующего исполнения, расходов по оплате государственной пошлины.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части требования об обязании изменить наименование принадлежащего Ответчику сайта с доменом https://inmor.pro и об обязании прекратить незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца на веб-страницах сайта https://inmor.pro.

Отказ принят судом.

Решением суда первой инстанции от 08.04.2023 производство по делу в части требования об обязании изменить наименование принадлежащего Ответчику сайта с доменом https://inmor.pro и об обязании прекратить незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца на веб-страницах сайта https://inmor.pro прекращено. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 373482, № 660869 в сумме 10 000 рублей, соответствующие судебные расходы. В остальной части в удовлетворении требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить заявленные требования в полном объеме. По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции необоснованно определили размер компенсации в минимальном размере. Кроме того, податель жалобы указывает на необоснованный отказ суда в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами как меры по обеспечению исполнения судебного акта.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит пересмотреть решение суда первой инстанции в полном объеме, поскольку полагает, что у суда отсутствовали основания для признания доказанным факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки. Ответчик также указал, что требование о взыскании компенсации является злоупотреблением правом и результатом корпоративного конфликта.

В целях установления факта администрирования домена https://inmor.pro апелляционным судом в порядке ст. 66 АПК РФ истребована информация от Регионального Сетевого Информационного Центра.

Согласно информации, предоставленной Региональным Сетевым Информационным Центром Администратором домена второго уровня inmor.pro с даты регистрации 24.06.2022 является Непубличное акционерное общество «ИНМОР» (ул. Лифляндская, д. 6, лит. "В", пом. 506, Санкт-Петербург, 190020, ИНН <***>).

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика с доводами жалобы не согласился, просил решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела закрытое акционерное общество "Инмор" (ИНН <***>, ответчик) зарегистрировано в качестве юридического лица 12.11.2008, основной вид деятельности ОКВЭД 22.1. – производство резиновых изделий.

Ответчик с 20.05.2009 являлся правообладателем товарного знака по свидетельству № 373482

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373482 зарегистрирован в отношении товаров 6-го класса МКТУ "материалы армирующие для труб, трубопроводов" и 17-го класса МКТУ "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы".

Первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству № 373482 являлось ЗАО «Инмор» (Санкт-Петербург, ул. Казанская, 33/5, лит. А, пом. 28Н, исключено из ЕГРЮЛ 15.09.2014, ИНН <***>), которое передало права на товарный знак ответчику на основании договора об уступке товарного знака.

11.02.2014 между ответчиком и закрытым акционерным обществом "Инмор" (ОГРН <***>, ИНН <***>, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2020 по делу № А5610385/2020 признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства) заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 240905 и N 373482.

Договор от 11.02.2014 зарегистрирован Роспатентом 08.04.2014.

Непубличное акционерное общество «ИНМОР» (ИНН <***>, истец) зарегистрировано в качестве юридического лица 09.10.2015, основной вид деятельности ОКВЭД 46.90. – торговля оптовая неспециализированная, дополнительный вод деятельности ОКВЭД 22.19. - производство прочих резиновых изделий.

02.11.2015 между ЗАО "Инмор" (ОГРН <***>, ИНН <***>) и истцом заключен договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 240905 и N 373482 (далее - договор от 02.11.2015). Отчуждение исключительных прав на товарные знаки по договору от 02.11.2015 зарегистрировано Роспатентом 02.02.2016.

Истцом 25.07.2017 подана заявка на регистрацию товарного знака «Инмор»/«Inmor». 27.06.2018 произведена регистрация товарного знака по свидетельству № 660869

с датой приоритета 25.07.2017. Товарный знак зарегистрирован в отношении 06,07,11,17 классов МКТУ.

Таким образом, истец с 02.02.2016 является правообладателем товарного знака по свидетельству № 373482 (05,17 классы МКТУ), а с 25.07.2017 правообладателем товарного знака по свидетельству № 660869 (06,07,11,07 классы МКТУ).

Ответчик обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербургу и Ленинградской области с исками о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 11.02.2014 (дело № А5654858/2016),

о признании недействительным договора от 02.11.2015 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (дело № А56-114236/2017).

Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу № А5654858/2016 от 02.09.2021 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2021 по делу N А56-54858/2016, которыми отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу N А56114236/2017 от 16.12.2019 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.12.2018 по делу N А56-114236/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2019 по тому же делу, которыми отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменения.

ЗАО "Инмор" (ОГРН <***>, ИНН <***>) и истец в 2016 году обратились с жалобами в административную комиссию Центра Арбитража и Посредничества ВОИС на пассивное удержание ФИО3 доменных имен inmor.pro и inmor.biz.

Решением административной комиссией Центра Арбитража и Посредничества ВОИС от 16.08.2016 по делу D2016-1225 в удовлетворении жалоб отказано. В решении административной комиссии отражены следующие обстоятельства:

ФИО3, являющийся сотрудником ответчика и по поручению работодателя произвел регистрацию на свое имя доменные имена inmor.pro (15.04.2015) и inmor.biz (2016);

ФИО4 и ФИО5 являлись акционерами ЗАО "Инмор" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

ФИО6 (муж ФИО4) является учредителем истца;

ФИО7 (муж ФИО5) и ФИО4 являлись акционерами ответчика;

ФИО6 и ФИО7 являлись акционерами ЗАО «Инмор» (Санкт- Петербург, ул. Казанская, 33/5, лит. А, пом. 28Н, исключено из ЕГРЮЛ в сентябре 2014 года);

В течение нескольких лет семьи Бакалец и Равлик были в числе акционеров и руководства нескольких компаний «Инмор», которые владели товарными знаками «Инмор»/«Inmor» и несколькими доменными именами, включающими слово inmor. В какой-то момент интересы семей Бакалец и Равлик разошлись, что привело к спору, рассматриваемому административной комиссией;

С учетом истории перехода прав на товарные знаки между компаниями «Инмор», акционерами и генеральными директорами которых являются различные члены семей Равлик и Бакалец, административной комиссией сделан вывод о невозможности утверждать, что доменные имена inmor.pro и inmor.biz были зарегистрированы и использовались недобросовестно в значении ЕПУС.

Истец, обращаясь с настоящим иском указал, что Ответчиком допущено многолетнее незаконное использование Товарных знаков по свидетельствам № 373482 и № 660869 в доменном имени, а именно на сайте https://inmor.pro, а также на веб-страницах сайта https://inmor.pro, в частности, на заглавной странице сайта inmor.pro, в каталоге товаров.

Истец также полагает, что Ответчик незаконно зарегистрировал за собой право на доменное имя http://inmor.pro 15.04.2015, в то время как 08.04.2014 в Реестр была внесена запись, согласно которой исключительные права на Товарный знак перешли от Ответчика к ЗАО «Инмор» (ИНН: <***>). Соответственно, с 08.04.2014 любое использование Ответчиком обозначения ИНМОР, сходного до

степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 373482 и № 660869 при осуществлении своей деятельности является грубым нарушением исключительных прав истца.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, признал доказанным факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, определил размер компенсации в минимальном размере.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы сторон, считает решение суда первой инстанции подлежащим изменению.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из материалов дела истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «Инмор» / «Inmor» по свидетельствам № 373482 в отношении товаров 05,17 (каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы) классов МКТУ, № 660869 в отношении товаров 06,07,11, 17 (амортизаторы резиновые) классов МКТУ.

Вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца основан на том, что используемое ответчиком обозначение "Инмор" сходно до степени смешения с товарным знаком истца, имеют Графическое, звуковое и смысловое сходство.

Незначительные отличия шрифта в сравниваемых обозначениях не имеют правового значения, поскольку существенным образом не влияют на восприятие этих обозначений в целом.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчиком обозначение «Инмор» использовано на страницах сайта при предложении к продаже товаров «Амортизаторы резиновые», относящиеся к 17 Классу МКТУ.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Согласно подходу, изложенному в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 по делу N А40-251394/2015, при оценке довода о том, что товарные знаки являются одной группой (серией) товарных знаков следует руководствоваться правовой позицией, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 по делу N А40-146649/2010, согласно которой товарные знаки составляют группу (серию), если отвечают в совокупности следующим критериям: зависимы друг от друга; связаны между собой наличием одного и того же доминирующего элемента; имеют фонетическое и семантическое сходство; между знаками существуют незначительные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

При этом под серией товарных знаков понимается, как правило, три и более товарных знака, принадлежащих одному правообладателю, в основе которых лежит один элемент. Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, необходимо, чтобы такой доминирующий элемент повторялся во всех товарных знаках.

В рассматриваемом случае истцу принадлежат два товарных знака по свидетельствам № 373482 и № 660869, зарегистрированных в том числе в отношении 17 класса МКТУ. При этом словесные товарные знаки по свидетельствам № 373482 и № 660869 полностью совпадают, то есть содержат один и тот же словесный элемент «Инмор» / «Inmor», в одинаковом шрифте, одинакового цвета.

Оценив указанные обстоятельства, апелляционный суд приходит к выводу, что в рассматриваемой ситуации подлежит применению позиция, изложенная в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в связи с чем нарушение ответчиком прав на товарные знаки по свидетельствам № 373482 и № 660869 представляет собой одно нарушение.

Доводы об использовании обозначения «Инмор» как фирменного наименования отклоняются апелляционным судом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с

наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование коммерческого обозначения.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Таким образом, закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака, знака обслуживания обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 названного Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Следовательно, в рамках рассмотрения настоящего дела должны быть установлены наличие либо отсутствие у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение; соотношение даты возникновения исключительного

права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного знака обслуживания; наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного знака обслуживания; однородность услуг, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (услуг, относящихся к сфере такой деятельности); обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета знака обслуживания (пункт 2 статьи 1540 ГК РФ); при наличии соответствующего довода - сохранение действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета знака обслуживания или на дату подачи возражения против предоставления знаку обслуживания правовой охраны.

Материалами дела установлено, что товарный знак по свидетельству № 373482 зарегистрирован с приоритетом 19.10.2007.

Закрытое акционерное общество "Инмор" (ИНН <***>, ответчик) зарегистрировано в качестве юридического лица 12.11.2008, то есть после даты приоритета товарного знака по свидетельству № 373482.

Ответчик являлся правообладателем товарного знака № 373482 в период с 20.05.2009 по 08.04.2014.

Истец является правообладателем товарного знака № 373482 с 25.02.2016.

Товарный знак по свидетельству № 660869 зарегистрирован с приоритетом 27.06.2017.

Поскольку товарный знак № 373482 имеет приоритет до даты регистрации ответчика с фирменным наименованием «Инмор», в рассматриваемом случае, использование обозначения «Инмор», сходного до степени смешения с товарным знаком № 373482 после 25.02.2016 признается нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

При этом доводы истца о том, что ответчик не имел права использовать обозначение «Инмор» с 08.04.2014 подлежат отклонению, поскольку в рассматриваемом случае, использование ответчиком обозначения до 25.02.2016 (регистрация договора отчуждения прав на товарный знак) не признается нарушением исключительных прав именно истца, в защиту которых подано исковое заявление.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования

товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции оценив доводы сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика, составляет минимальную сумму 10 000 рублей.

Апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции в указанной части.

Как следует из материалов дела

28.12.2000 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Инмор» ИНН <***> (учредители ФИО6 33%, ФИО7 33%), исключено из ЕГРЮЛ 21.12.2016;

04.04.2007 зарегистрировано ЗАО «Инмор» ИНН <***> (акционеры ФИО6 и ФИО7) первоначальный правообладатель ТЗ № 373482, исключен из ЕГРЮЛ 15.09.2014;

30.11.2007 зарегистрировано ЗАО «Инмор» ИНН <***> (акционеры ФИО4 и ФИО5), правообладатель товарного знака № 373482 с 2014 года, признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство;

12.11.2008 зарегистрировано ЗАО "Инмор" (ответчик) (акционеры ФИО7 (муж ФИО5) и ФИО4);

24.10.2013 зарегистрировано ЗАО «Иниор» ИНН <***> (акционер ФИО6, директор ФИО7), ликвидировано 29.03.2016;

26.07.2013 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Инмор» ИНН 7839482260 (учредители Равлик Л.В., Равлик В.М.) исключено из ЕГРЮЛ 14.11.2019;

09.10.2015 зарегистрировано Непубличное акционерное общество «ИНМОР» (истец, учредитель ФИО6).

Указанными обстоятельствами подтверждено последовательное учреждение Бакалец и Равлик юридических лиц с одинаковым наименованием «Имор», а также заключение договоров об отчуждении прав на товарный знак № 373482.

Наличие корпоративного конфликта между семьями Бакалец и Равлик установлено как Решением административной комиссией Центра Арбитража и Посредничества ВОИС от 16.08.2016 по делу D2016-1225, так и в рамках дела А56-10385/2020 (банкротство ЗАО «Инмор» ИНН <***>).

При этом, разрешение корпоративного конфликта путем предъявления к взысканию компенсации в максимальном размере 5 000 000 рублей недопустимо в рамках настоящего дела.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Таким образом, исходя из приведенных выше норм материального права и разъяснений высшей судебной инстанции, установление злоупотребления правом какой-либо из сторон является имеющим существенное значение для разрешения дела обстоятельством, поскольку в случае установления такого обстоятельства судом подлежат применению правила пункта 2 статьи 10 ГК РФ.

Указанная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.12.2018 N 5-КГ18-277.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Оценив действия лиц, контролирующий истца, основанных на корпоративном конфликте, выразившемся в предъявлении компенсации в сумме 5 000 000 рублей, апелляционный суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае целью предъявления настоящего иска в указанной сумме является причинение вреда ответчику, апелляционный суд приходит к выводу о том, что с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, истцу надлежит частично отказать в защите принадлежащего ему права в части требований о взыскании компенсации в сумме 4 990 000 рублей.

При этом, доводы истца о том, что получение ответчиком дохода явилось следствием использования ответчиком обозначения «Инмор», сходного с товарным знаком (выручка ответчика за 2021 год составила 36 847 000 рублей, с 2013 по 2017 заключены контракты на поставку товаров) отклоняются.

Как установлено апелляционным судом, 26.07.2013 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Инмор» ИНН <***>, учредителем и директором которого является ФИО9, основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, дополнительный вид деятельности 22.11 производство резиновых шин, покрышек, камер, 22.19. производство прочих резиновых изделий.

Согласно открытых источников выручка Общество с ограниченной ответственностью «Инмор» за 2022 год составила 58 200 000 рублей.

Таким образом, лица, контролирующие истца, зарегистрировав ООО «Инмор» ИНН <***>, успешно осуществляют деятельность, аналогичную деятельности ответчика, получив в 2022 году выручку, превышающую выручку ответчика.

При этом, следует отметить, что ООО «Инмор» ИНН <***> не является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 373482 и № 660869, лицензионные договоры, зарегистрированные в установленном порядке также отсутствуют.

На основании изложенного судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки подлежит взысканию в сумме 10 000 рублей.

Доводы ответчика о том, что в связи с злоупотреблением истцом прав в удовлетворении требований должно быть отказано в полном объеме, отклоняются апелляционным судом.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак лишь на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении

исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В рассматриваемом случае действия истца по приобретению товарных знаков по свидетельствам № 373482 и № 660869 не подлежат квалификации как злоупотребление правом, что прямо установлено вступившими в законную силу судебными актами по делам № А56-54858/2016 и № А56-114236/2017.

В связи с указанными обстоятельствами, а также принимая во внимание, что товарные знаки используются истцом для обозначения реализуемых товаров, истцу не может быть в полном объеме отказано в удовлетворении требований направленных на защиту исключительного права на товарные знаки.

Апелляционным судом также учтена правовая позиция, изложенная в абзаце втором пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которой, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Истцом также было заявлено требование о взыскании процентов по ст.395 ГК РФ за возможное неисполнение решения суда в части денежных с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу до его фактического исполнения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований в указанной части.

Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Согласно пункту 48 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами

и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Таким образом, заявленные истцом проценты подлежат начислению на сумму взысканной компенсации с даты вступления в законную силу настоящего постановления и до фактической даты исполнения.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

В пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика (часть 1 статьи 101 ГПК РФ, часть 1 статьи 113 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Как отмечено в пункте 11 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" при прекращении производства по делу в связи с отказом истца (заявителя) от иска (заявления) следует учитывать, что государственная пошлина не возвращается, если установлено, что отказ связан с добровольным удовлетворением ответчиком (заинтересованным лицом) заявленных требований после подачи искового заявления (заявления) в арбитражный суд (абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ).

В этом случае арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об отнесении на ответчика (заинтересованное лицо) расходов по уплате государственной пошлины исходя из положений статьи 110 АПК РФ с учетом того, что заявленные в суд требования фактически удовлетворены.

Материалами дела установлено, что отказ истца от исковых требований об обязании изменить наименование принадлежащего Ответчику сайта с доменом https://inmor.pro и об обязании прекратить незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца на веб-страницах сайта https://inmor.pro, обусловлен добровольным удовлетворением ответчика неимущественных требований, а именно прекращением использования домена https://inmor.pro.

При таких обстоятельствах, государственная пошлина за рассмотрение в суде неимущественных требований в размере 12 000 рублей подлежит отнесению на ответчика.

Расходы на оплату услуг нотариуса подлежат взысканию с ответчика в сумме 8 031,34 рубля исходя из следующего расчета (12 035 /3 требования=4 011,66 рублей. Поскольку нотариальное удостоверение доказательств необходимо для подтверждения своей позиции по всем требованиям (2 требования неимущественного характера, 1 требование имущественного характера) 4 011,66 + 4 011,66 + 8,02 (имущественные требования удовлетворены 0,2%)).

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по имущественному требованию в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ подлежат

распределению пропорционально удовлетворенных требований (удовлетворены 0,2% - расходы 48 000 х 0,2%=96).

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.04.2023 по делу N А56-34881/2022 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Принять отказ от иска в части требования об обязании изменить наименование принадлежащего Ответчику сайта с доменом https://inmor.pro и об обязании прекратить незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца на веб- страницах сайта https://inmor.pro.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Возвратить непубличному акционерному общества «Инмор» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 8 400 рублей, уплаченную по платежному поручению № 53 от 26.04.2022.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Инмор» (ИНН <***>) в пользу непубличного акционерного общества «Инмор» (ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 10 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленные на сумму 10 000 рублей с даты вступления решения суда в законную силу до фактической даты исполнения денежного обязательства, судебные издержки на оплату услуг нотариуса в размере 8 031,34 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере в размере 12 096 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий О.В. Горбачева Судьи

Д.С. Геворкян

М.Г. Титова