СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17АП-13212/2024-ГК

г. Пермь

27 января 2025 года Дело № А50-24564/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 января 2025 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Бояршиновой О.А., Журавлевой У.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лебедевой Е.В.,

с участием:

от ответчика - ФИО1, паспорт, доверенность от 15.01.2024, диплом; ФИО2, паспорт, доверенность;

от иных лиц - не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца, индивидуального предпринимателя ФИО3,

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 07 ноября 2024 года

по делу № А50-24564/2023

по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

третье лицо: индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>),

о признании действий по использованию товарного знака незаконными, запрете использования сходного до степени смешения обозначения, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

истец, индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее - ИП ФИО3) обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее - ответчик, ИП ФИО4) с требованием о признании действий ответчика по использованию товарного знака № 755243 незаконными, запретить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 755243, взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №755243 в размере 870 000 руб. 00 коп. за период с 20.04.2022 по 30.09.2024 (с учетом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее - третье лицо, ИП ФИО5).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.11.2024 исковые требования удовлетворены частично, , с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак №755243 в сумме 138 000 руб. 00 коп., в удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части размера взысканной компенсации, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение в указанной части изменить, взыскать компенсацию в сумме 690 000 руб. 00 коп.

Заявитель жалобы полагает неправильным подход суда первой инстанции к определению размера компенсации, привел свой контррасчет на сумму 690 000 руб. 00 коп. исходя из определенного судом периода нарушения, и стоимости использования товарного знака в соответствии с представленным в материалы дела лицензионным договором.

Ответчик в материалы дела представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ответчика с жалобой не согласились, просили решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в соответствии со ст.ст. 156 и 266 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

В соответствии с ч. 5 ст. 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку истцом в порядке апелляционного производства обжалуется решение в части размера компенсации, арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке ч. 5 ст. 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность судебного акта только в обжалуемой части. Возражений против этого от сторон не поступило.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «Автоштучки», внесенный в реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, под номером 755243, дата государственной регистрации: 27.04.2020, дата истечения срока действия исключительного права: 20.08.2029, включающим, помимо прочих, 35 класс МКТУ (услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров).

11.02.2022 между ИП ФИО3 ИНН <***> и ИП ФИО5 ИНН <***> заключен договор цессии № 12 к нарушителю товарного знака.

Согласно договору цессии № 12 от 11.02.2022 ИП ФИО5 (цедент) передал ИП ФИО3 (цессионарий, истец) право требования денежной суммы (компенсации) с нарушителя, который использует товарный знак неправомерно.

Истец указал, ИП ФИО4 незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя, а именно осуществляет услуги с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 755243.

20.04.2022 патентным поверенным ФИО6 по запросу истца было зафиксировано предложение к продаже товара с помощью телекоммуникационной сети Интернет: https://vk.com/avtoshtuchki59, https://vk.link/avtoshtuchki59: автомобильных запасных частей и авто аксессуаров с использованием товарного знака № 755243 «Автоштучки», принадлежащего ИП ФИО5

Владельцем вышеуказанного интернет-магазина является ИП ФИО4

Также ответчиком осуществляется торговля товаром с использованием товарного знака № 755243 «Автоштучки» в виде вывески на магазине по адресу <...>, владельцем которого является ИП ФИО4

29.12.2022 в адрес ответчика истец направил претензию, где указал о незаконном использовании ответчиком коммерческого обозначения, зарегистрированного на имя правообладателя товарного знака, с требованием прекращения использования товарного знака и выплаты компенсации.

Отсутствие добровольного удовлетворения требований со стороны ответчика послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался ст.ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и установил, что факт допущенного ответчиком нарушения исключительных прав на товарный знак №755243 путем размещения на вывеске магазина доказан, в связи с чем в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак №755243 в размере 138 000 руб. 00 коп. (с учетом произведенного судом перерасчета). Поскольку требование о признании действий ответчика по использованию товарного знака незаконными не носит самостоятельного характера и подлежит установлению при рассмотрении требования о взыскании компенсации, а требование о дальнейшем запрете использования обозначения, с учетом имеющих в деле доказательств неиспользования сходного обозначения на момент рассмотрения спора, не отвечает принципу исполнимости судебного акта, требования в данной части оставлены судом без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, выслушав представителей ответчика, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного акта в обжалуемой части.

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 ст. 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Суд первой инстанции установил, что факт допущенного ответчиком нарушения исключительных прав на товарный знак №755243 доказан, в связи с чем пришел к выводу, что требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

При этом судом первой инстанции произведен перерасчет размера компенсации, в соответствии с которым размер компенсации составил 138 000 руб. 00 коп.

Довод жалобы о несогласии с определенным судом размером компенсации, отклоняется на основании следующего.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака).

Согласно разъяснениям, данным в п. 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», предусматривают возможность взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере, равном однократной стоимости права использования спорного объекта интеллектуальной собственности, в том числе, в случае единичного правонарушения, подлежащей определению судом с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

В обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, истец представил лицензионный договор от 01.06.2020 об использовании товарного знака № 755243, заключенный правообладателем с ИП ФИО7

В соответствии с условиями данного лицензионного договора (п. 5.1) стоимость использования вышеуказанного товарного знака определялась в сумме 100 000 руб. 00 коп за шесть месяцев, таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использование товарного знака в схожих обстоятельствах составляет 15 000 руб. 00 коп. в месяц.

При этом в п. 2.3 договора сторонами согласованы способы использования товарного знака, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в данном случае подлежат сравнению условия представленного лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, объем предоставленного права.

С учетом того, что по лицензионному договору лицензиату предоставляется право использования товарного знака № 755243 пятью самостоятельными способами, в то время как в настоящем споре суд первой инстанции счел доказанным допущенное ответчиком нарушение в отношении одного конкретного способа использования товарного знака (в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг на вывеске магазина), апелляционная коллегия соглашается с выводом суда, что стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер ежемесячного вознаграждения – 15 000 руб. 00 коп. разделить на 5 способов использования товарного знака и умножить на 1, что составит 3 000 руб. 00 коп. в месяц.

Применительно к периоду использования, суд первой инстанции посчитал возможным принять во внимание представленные налоговым органом сведения о регистрации ответчиком контрольно-кассовой техники с 03.08.2022 (место установки: <...>, Автомаркет «Автоштучки») и сведения ответчика об использовании иной вывески, датированные 15.07.2024 (фотография вывески от 15.07.2024).

Таким образом, суд первой инстанции установил период использования с августа 2022 года по июль 2024 ориентировочно составляет 23 месяца, размер компенсации составил 138 000 руб. 00 коп. ((3 000 руб. 00 коп. х 23 месяца) х 2).

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что произведенный судом первой инстанции расчет размера компенсации является правильным, в связи с чем исковые требования удовлетворены судом первой инстанции в сумме 138 000 руб. 00 коп. обоснованно.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, сводятся лишь к несогласию истца с оценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом обстоятельств.

Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения судебного акта.

Таким образом, решение арбитражного суда от 07.11.2024 в обжалуемой части следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика. Излишне уплаченная платежным поручением № 47 от 29.11.2024 государственная пошлина по апелляционной жалобе в сумме 20 000 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 07 ноября 2024 года по делу № А50-24564/2023 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 47 от 29.11.2024 государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 20 000 руб. 00 коп.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Н.П.Григорьева

Судьи

О.А.Бояршинова

У.В.Журавлева