ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

04 декабря 2023 года

Дело №А56-34902/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 04 декабря 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Горбачевой О.В., Мильгевской Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: 1) ФИО2 по доверенности от 01.06.2023,

2) ФИО2 по паспорту,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29331/2023) ООО «Твердый знакъ» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2023 по делу № А56-34902/2023, принятое

по иску ООО «Твердый знакъ»

к ООО «Северный поток», ФИО2

об обязании, о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Твердый знакъ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Северный поток» и ФИО2 о запрете использования обозначений НЕВА, NEVA, БалтГаз, BaltGaz, в том числе в доменном имени и на сайте https://kolonkineva.ru/, обязании удалить товарные знаки НЕВА, NEVA, БалтГаз, BaltGaz с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, взыскании 3 000 000 рублей компенсации.

Определением от 29.05.2023 суд привлек к участию в деле в качестве соответчика ФИО2

Решением суда от 07.07.2023 в иске отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Общество с ограниченной ответственностью «Твердый знакъ», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направило, что в силу статей 156 и 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Твердый знакъ» является правообладателем товарных знаков НЕВА, NEVA, БалтГаз, BaltGaz, что подтверждается свидетельствами от 11.05.2004 № 268449, от 30.04.2013 № 486138, от 14.08.2020 № 771873 и от 29.07.2020 № 769058.

В ходе осмотра веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем https://kolonkineva.ru/ правообладатель обнаружил, что на указанном веб-сайте при предложении товара к продаже используются спорные товарные знаки.

Из открытых источников установлено, что спорный сайт принадлежит приватному лицу, регистратором является R01-RU, дата регистрации 25.01.2010 г., дата окончания регистрации 25.01.2024.

В разделе «Контакты» на спорном сайте указаны реквизиты ООО «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» ИНН: <***>.

Полагая исключительные права нарушенными, правообладатель направил претензию от 15.02.2023 № 01/150223 с требованием о прекращении нарушения, оставление без удовлетворения которой послужило основанием для обращения с иском в суд.

Суд первой инстанции в иске отказал.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Общество с ограниченной ответственностью «Северный поток» в отзыве на исковое заявление не возражает против факта использования товарных знаков на спорном веб-сайте, при этом указывает, что администратором спорного доменного имени является ФИО2, который был привлечен к участию в деле в качестве соответчика по ходатайству истца.

В материалы дела представлен ответ регистратора доменного имени ООО «Регистратор 01» (ИНН: <***>) от 30.05.2023 из которого следует, что администратором является ФИО2

Суд отклоняет возражения общества с ограниченной ответственностью «Северный поток», поскольку из пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следует, что Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, не является информационным посредником по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ в части осуществления этих действий. В случае нарушения интеллектуальных прав он является непосредственным нарушителем.

Из отзыва ФИО2, представленного в судебном заседании, следует, что в период его нахождения в должности генерального директора обществом с ограниченной ответственностью «Северный поток» был заключен договор поставки от 15.11.2019 № 98М, предметом которого являлась поставка газового оборудования и комплектующих к нему (пункт 1.1 договора).

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Предлагаемый ответчиком к продаже товар, маркированный товарными знаками истца, был введен в гражданский оборот на законных основаниях с согласия правообладателя этих товарных знаков. Товар является введённым в оборот с согласия истца и не является контрафактным, а исключительное право истца на товарный знак является исчерпанным.

Указание в рекламном каталоге и на сайте ответчика товарных знаков истца не свидетельствует о незаконности использования этих товарных знаков.

При этом требование истца по настоящему делу сводится не только в связи с вменением нарушения прав истца на товарные знаки при их использовании на товарах, но и при адресации в сети интернет в доменном имени https://kolonkineva.ru/, что является самостоятельным способом использования товарного знака.

Согласно пункту 158 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный подход закреплен в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), согласно которому вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

Определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по смысловому критерию) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: - используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; - длительность и объем использования товарного знака правообладателем; -степень известности, узнаваемости товарного знака; - степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); - наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сравнив товарный знак Нева с наименованием доменного имени https://kolonkineva.ru/ принадлежащего истцу, суд приходит к выводу, что наименование доменного имени состоит из двух элементов слов kolonki (колонки) и neva (нева), в котором сильным элементом является слово «колонки», слово «нева» является слабым элементом, не направлен на использование товарного знака истца, используется для определения территории деятельности ответчика.

Суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить, что ответчик занимается продажей и установкой газовых колонок под брендом BaltGaz и официальным партнером производителей, что подтверждается соответствующими сертификатами и договорами, размещенными в том числе и на указанном сайте.

Факт осуществления реальной деятельности подтверждается счетами-фактурами, из которых следует, что ответчик приобретает оборудование у производителя ООО «Балтгаз» на основании договора поставки № 98м от 15.11.2019, то есть товар не является контрафактным, введен в оборот легально самим товаропроизводителем.

ООО «Твердый знакъ» зарегистрировано 25.01.2017.

Товарный знак № 268449 НЕВА зарегистрирован 11.05.2004, истец приобрел исключительное право на него 09.10.2019, товарный знак № 486138 зарегистрирован 30.04.2013, исключительное право на него перешло к истцу 09.10.2019, товарный знак № 769058 БалтГаз зарегистрирован 29.07.2020, товарный знак № 771873 BaltGaz зарегистрирован 14.08.2020.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, его код ОКВЭД 62.01 (разработка компьютерного программного обеспечения), ни одного специализированного кода, связанного с продажами, установкой, ремонтом газовых колонок не зарегистрировано.

Истцом не представлено каких-либо доказательств осуществления деятельности в области производства и оборота газового оборудования.

В силу ст. 1477, 1481 ГК РФ товарный знак предназначен для индивидуализации товара, а также является одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

На основании ст. 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недостоверными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07 июля 2023 года по делу № А56-34902/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

О.В. Горбачева

Н.А. Мильгевская