Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Южно-Сахалинск

31 августа 2023 года

Дело № А59-7163/2022

Резолютивная часть решения изготовлена 24.08.2023.

Полный текст решения изготовлен 31.08.2023.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Косенковой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ИП ФИО1 (ОГРНИП <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Амальфи» (ОГРН <***> ИНН <***>) о признании использования комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения «mioki», о взыскании компенсации за использование исключительных прав в размере 3 000 000 рублей,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

в отсутствие участвующих в деле лиц,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Амальфи» о признании использования комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения «mioki», о взыскании компенсации за использование исключительных прав в размере 3 000 000 рублей.

28 февраля 2023 года вынесено определение о принятии искового заявления, назначено предварительное судебное заседание.

17 мая 2023 года суд, в порядке ст. 51 АПК РФ, определил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

19 июля 2023 года суд отказал ответчику в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

В последующем судебное разбирательство отложено на 24.08.2023.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, ходатайств не заявили.

Суд, в порядке ст. 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело без участия лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, суд требования истца удовлетворил частично, исходя из следующего.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) является правообладателем исключительных прав на товарный знак, использующийся для индивидуализации товаров и услуг, логотип , словестное обозначение «kioki», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации товарного знака и информацией с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Товарный знак № 715075 зарегистрирован в отношении услуг 05 класса МКТУ.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истцу принадлежит исключительное право использования товарного знака «kioki» в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Истец также обладает исключительным правом на авторское оформление промышленного дизайна: коробок, упаковок, полотна, подгузников и т.д.

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: произведения дизайн и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ истцу принадлежит исключительное право использования произведения.

Из искового заявления следует, что истец уже более трех лет существует на рынке, реализует товар, активно развивает созданный им торговый знак «kioki».

Истец обнаружил, что на маркетплейсе через интернет ресурс сайта под доменом https://www.wildberries.ru общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» (ИНН <***>) осуществляет реализацию товара общества ограниченной ответственностью "АМАЛЬФИ" (далее – ответчик, общество).

В ходе приобретения товара на сайте был выдан кассовый чек с указанием реквизитов ответчика.

Согласно снимкам экрана сайта, ответчиком реализуется товар с маркировкой «mioki», который сходный до степени смешения с товарным знаком «kioki».

Судом установлено, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение 14.03.2022, согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 815091 признано недействительным в отношении всех товаров класса 05 МКТУ.

Истец утверждает, что данный факт свидетельствует об использовании ООО «Амальфи» обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком «» свидетельство № 715075, права на который принадлежат истцу.

Дополнительным основанием для подачи искового заявления, по мнению истца, является факт осведомлённости ответчика о деятельности истца и намеренное недобросовестное поведение и нарушение прав, что следует из того, что ответчиком систематически осуществлялись массовое производство и реализацию товаров.

Согласно п.1. ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом».

Согласно ст. 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Предприниматель не давала разрешения обществу на использование товарного знака.

В соответствии с п.2 ст. 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:

-публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

-публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

-практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

- доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Истец не давал ответчику разрешения на публичный показ, публичное исполнение, практическую реализацию авторского произведения дизайна и на реализацию товара, следовательно, ответчик нарушил исключительное право истца на совокупность объектов интеллектуальных прав.

Сходство обозначений устанавливается на основании Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с п. 3. Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 6.2. Методических рекомендаций при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, которые используются для словесных и изобразительных обозначений.

В соответствии с п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В соответствии с п. 6.3.3. Методических рекомендаций, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах.

В обоснование предъявленных требований истец предоставил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.03.2022, которым удовлетворены возражения, поступившие 10.01.2022, и признано предоставление правой охраны товарному знаку по свидетельству № 815091 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Решением суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СПИ-366/2022 требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – третье лицо) о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.03.2022 оставлено без удовлетворения.

Кроме того, судом установлено, что элементы «kioki» и «miok» являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 МКТУ, является сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, согласно пункту 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утвержденных Приказом от 20.07.2015г. №482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

-простые геометрические фигуры, линии, числа;

-отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

-общепринятые наименования;

-реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

-сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Данные правила применяются и к знакам обслуживания, которыми являются товарный знак истца и обозначение ответчика.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и нормативные акты следует применить по данному делу, устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли лик удовлетворению.

Оценка обстоятельств дела и доводов, какими истец обосновывает свои исковые требования, позволяет суду считать доказанными те факты, на которые ссылается истец.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности согласно следующих требований: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В этой связи истец обосновано просит признать использование ответчиком комбинированного обозначения «mioki» нарушение исключительного права истца, запретить обществу использование комбинированного обозначения «mioki», обязать прекратить общество использование обозначения «mioki», в том числе удалить обозначение «mioki» в рекламных материалах, вывесках, внутреннего оформления магазинов, в интернете, запретить использование промышленного дизайна: коробок, упаковок, полотна, подгузников и т.д.

Согласно п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ, ст. 1406.1. ГК РФ, п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Реализуя свое право на судебную защиту посредством требования о выплате компенсации за нарушение права на товарный знак, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 3 000 000 рублей и считает ее соответствующей требованию разумности и справедливости.

При определении размера компенсации необходимо, в частности, учитывать следующие обстоятельства: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец полагает, что недобросовестное поведение ответчика и факт осведомленности о товарном знаке истца и его корпоративном стиле говорит о намеренном характере нарушения и желании получить доход на имени истца.

Действия ответчика по использованию товарного знака истца может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и попытка введения потребителей в заблуждение, что не допускается в соответствии со ст. 10 Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Арбитражный суд соглашается с тем, что указанные в настоящем деле нарушения, допущенные ответчиком, нанесли ущерб имущественным интересам истца, который сложно рассчитать точно, хотя сам факт его наличия является очевидным.

Однако, суд считает возможным снизить размер компенсации за нарушение до 100 000 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Из материалов дела следует, что часть заявленных истцом требований относится к требованиям неимущественного характера. В случае принятия решения об удовлетворении иска, ответчик будет обязан совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества. Порядок исполнения такого решения суда предусмотрен с частью 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя иди иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», разъяснения которого согласно части 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» сохраняют свою силу и подлежат применению до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающею ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т. д.). Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению.

Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

В целях реализации положений, предусмотренных статьей 174 АПК РФ и прав истца на получение компенсации на случай неисполнения ответчиком решения суда арбитражный суд полагает разумным и справедливым установить следующий порядок исполнения решения:

установить ООО «Амальфи» срок для добровольного исполнения решения суда до трех месяцев дня вступления решения суда в законную силу,

присудить ООО «Амальфи» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в части требований об обязании удалить обозначение «mioki», с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Удовлетворяя иск в части запрета ответчику использование комбинированного обозначения «mioki», суд учитывает, что указанный товарный знак направлен на защиту прав истца при реализации товара 05 класса МКТУ.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с удовлетворением требований истца частично, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 13 265,40 рублей.

В соответствии со ст. 177 АПК РФ в редакции, действующей с 19.06.2020, решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

В случае, если решение выполнено только на бумажном носителе, арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

Настоящее решение изготовлено в форме электронного документа, истец о возбуждении производства по настоящему делу уведомлен, информация о движении дела размещена на сайте суда, в связи с чем настоящее решение суда подлежит размещению на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия и направлению сторонам не подлежит.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Признать использование обществом с ограниченной ответственностью «АМАЛЬФИ» комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительных прав ИП ФИО1.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "АМАЛЬФИ" использование комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара 05 класса МКТУ.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АМАЛЬФИ» прекратить использование обозначения «mioki», в том числе удалить обозначение «mioki», с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете, запретить использовать промышленный дизайн коробок упаковок, полотна, подгузников.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью "АМАЛЬФИ" (в пользу ИП ФИО1 компенсацию за допущенное нарушение исключительных при в размере 100 000 рублей, а также 13 265, 40 рублей госпошлины, а всего 113 265 рублей 40 копеек (сто тринадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 40 копеек.

Установить обществу с ограниченной ответственностью «АМАЛЬФИ» срок для добровольного исполнения решения суда в части требований об обязании удалить обозначение «mioki», с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете – три месяца со дня вступления решения суди в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АМАЛЬФИ» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в части требований об обязании удалить обозначение «mioki», с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Выдать ИП ФИО1 справку на частичный возврат из федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 4 от 10.02.2023 года.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Решение сторонам не направлять.

Судья

О.А. Портнова