ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. <***>, факс: <***>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки Дело № А22-2191/2024

04 марта 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 марта 2025 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Сомова Е.Г., Семенова М.У., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шумовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 28.11.2024 по делу № А22-2191/2024, принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании компенсации, при участии в судебном заседании представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 (доверенность от 02.02.2024), представителя общества с ограниченной ответственностью «Орион» ФИО3 (доверенность от 01.06.2024),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель, истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (далее – ООО «Орион», общество, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 359184, 561081 в размере 5 199 033, 48 руб. (уточненные требования).

Решением от 28.11.2024 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд первой инстанции исходил из того, что доказательств использования ответчиком товарного знака истца в смысле положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в материалах дела отсутствуют.

Не согласившись с принятым судебным актом, истцом подана апелляционная жалоба, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Податель жалобы настаивает на позиции о том, что представленными доказательствами подтверждаются факты реализации ответчиком осветительных установок с обозначением «СВЕТОВАЯ БАШНЯ»; исключительное право на указанное обозначение принадлежит ИП ФИО1

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ИП ФИО1 просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель ООО «Орион» полагал, что решение суда первой инстанции вынесено с соблюдением норм действующего законодательства.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 28.11.2024 по делу № А22-2191/2024 подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем следующих товарных знаков

- «» по свидетельству Российской Федерации № 359184 (дата регистрации - 05.09.2008, дата приоритета - 15.12.2006);

«» по свидетельству Российской Федерации № 561081 (дата регистрации - 29.12.2015; дата приоритета - 16.06.2014).

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ – «устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения».

Истец ссылается на то, что по информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru, ООО «Орион» использовало обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца при заключении и исполнении государственных контрактов.

Факт использования ответчиком обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» подтверждается скриншотами сайта zakupki.gov.ru и размещенными на нем электронными образами документов.

При этом, истец не давал своего согласия на использование своей интеллектуальной собственности третьими лицами ни в каких вариантах и формах.

Истец в связи с указанными нарушениями обратился с претензией к ответчику с требованиями о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками № 359184 и №561081 и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки.

Ответчик оставил требования истца без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с рассматриваемыми требованиями.

Разрешая спор, суд первой инстанции верно исходил из следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции установил, что истцу принадлежит исключительное право на товарные знаки по свидетельству № 359184 от 05.09.2008 (выдано по заявке № 2006736569 от 15.12.2006, срок действия до 15.12.2026), по свидетельству № 561081 от 29.12.2015 (выдано по заявке № 2014719790 от 16.06.2014, срок действия до 16.06.2034).

На основании пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 данных Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Судом первой инстанции установлено, что товарный знак истца по свидетельству № 359184 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде квадрата с закругленными краями, разделенного на две части широкой дугообразной линией желто-черного цветового сочетания. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», выполненный заглавными буквами оригинальным шрифтом, имеющим определенное цветовое сочетание: «световая» - в желтом, «башня» - в черном цветах.

Таким образом, различительная способность указанного товарного знака усиливается за счет его оригинального графического исполнения - использования оригинального шрифтового написания словесного элемента, присутствие значимого изобразительного элемента, выполнения знака в целом в оригинальной цветовой гамме.

В изображении спорного словесного обозначения, использованного ответчиком, совокупности элементов, составляющих средство индивидуализации по указанному товарному знаку, отсутствуют.

Товарный знак истца по свидетельству № 561081 состоит из словесного элемента «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» и выполнен заглавными печатными буквами, без наклона и не содержит графических и изобразительных элементов охраняемого товарного знака.

Товарные знаки по свидетельствам № 359184 и № 561081 зарегистрированы в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно устройств для освещения и их комплектующих. Возможное сходство сравниваемых объектов по критерию фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным, так как в данном случае слово «световая» непосредственно указывает на свойство и назначение товара, а слово «башня» - на внешний вид.

Словосочетание «световая башня» способно вызвать у потребителей следующие ассоциации - осветительное сооружение в виде высокой башни, вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительная установка.

Следовательно, товар в наименовании которого допускается сочетание слов «световая башня» представляет собой указание на свойство товара и не способно индивидуализировать какого-либо конкретного изготовителя в отсутствие полного обозначения товарного знака.

В заключенных контрактах словосочетание «световая башня» является обозначением, указанным в скобках аварийной осветительной установки.

Истец ссылается на то, что по информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru, ООО «ОРИОН» использовало обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками истца при заключении и исполнении следующих контрактов:

№ контракта на сайте zakupki.gov.ru

Контрагенты ответчика

1503606244021000227

ГУ МЧС России по Московской области

1370205059021000044

Ивановская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

2230909090221000114

ГКУ КК "УПРАВЛЕНИЕ ПБ, ЧС И ГО"

2230909090221000136

ГКУ КК "УПРАВЛЕНИЕ ПБ, ЧС И ГО"

2526029265022000129

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области

2230917910022000037

ГБУ КК "ЦОМ ГО И ЧС "ЗАЩИТА"

3595900480022000020

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ"

3234400932622000046

Администрация муниципального образования Новопокровский район

3234400932622000046

ГУ МЧС России по Алтайскому Краю

В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В силу пункта 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в числе прочего, наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ).

Кроме того, в Законе № 44-ФЗ указано, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что во всех представленных истцом в обоснование исковых требований государственных контрактах и спецификациях обозначение «световая башня» указано в качестве предмета закупки.

При этом, как было указано выше, предмет государственной закупки формулируется государственным заказчиком.

Таким образом, использование ответчиком словосочетания «Световая башня» в товарных накладных, универсальных передаточных документах в целях исполнения обязательств по заключенным контрактам, предмет которых сформулирован заказчиком, не является нарушением исключительных прав истца.

При этом, материалы дела не содержат в себе доказательств, подтверждающих, что ответчик фактически осуществил поставку осветительных установок именно с товарным знаком истца.

Суд первой инстанции, принимая во внимание доводы ответчика, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, правомерно пришел к выводу о том, что словосочетание «световая башня» было использовано ответчиком в выше названных государственных контрактах в качестве общих сведений о функциональном назначении товара, а не с целью индивидуализации своего товара.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ, не допущено.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 АПК РФ, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 28.11.2024 по делу № А22-2191/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий И.Н. Егорченко

Судьи Е.Г. Сомов

М.У. Семенов