Постановление по делу № 09АП-74726/2023 от 19.12.2023

969/2023-355035(1)

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-74726/2023

г. Москва Дело № А40-135233/23 19 декабря 2023г.

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2023г. Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2023г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Ю.Н. Кухаренко, судей: А.И. Трубицына, О.Н. Лаптевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Н. Хрущак,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Бар Океан" на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2023 по делу № А40- 135233/23, по заявлению ИП ФИО1 (ИНН <***>) к ответчику: ООО «Бар Океан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о защите прав на товарный знак № 796166 и взыскании компенсации,

При участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 06.12.2023, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.07.2023,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее – истец, правообладатель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Бар Океан» (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак № 796166 и взыскании компенсации в размере 1.000.000 рублей.

Решением суда от 06.09.2023 обществу с ограниченной ответственностью «Бар Океан» запрещено размещение и использование обозначения «Океан» в коммерческой деятельности, физических носителях и в сети интернет, сходного до степени смешения с товарным знаком «Океан» с номером регистрации 796166.

С общества с ограниченной ответственностью «Бар Океан» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 взыскана компенсация за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 796166 в размере 100.000 (сто тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 29.000 (двадцать девять тысяч) руб. В остальной части иска отказано.

ООО "Бар Океан", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что суд первой инстанции не установил критериев сходства коммерческого обозначения Ответчика и товарного знака Истца.

Также полагает, что суд первой инстанции не применил практику, приведенную Ответчиком в отзыве на исковое заявление, в то время как она имела определяющее для дела значение.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «Океан» по свидетельству № 796166 от 05.02.2021 года в отношении 43 класса МКТУ, включая закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки.

06.04.2023 года в результате внешнего осмотра здания и посещения ресторана-бильярдного клуба «Бар Океан», расположенного по адресу: <...>, было выявлено, что на фасаде здания расположены вывески, на которых изображено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Обозначение также используется на плейсматах и в чеках. По данному адресу предпринимательскую деятельность осуществляет ответчик.

Истец не предоставлял ответчику прав пользования спорным товарным знаком, в связи с чем, посчитал свои права нарушенными. Факт использования спорного обозначения подтверждается фотографиями фасада и внутри помещения ответчика.

Истец посчитал справедливой компенсацию в общей сумме в размере 1.000.000 руб., рассчитанную на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а также просит запретить ответчику размещение и использование обозначения в коммерческой деятельности, физических носителях и в сети Интернет.

На основании изложенного истец обратился в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Каких-либо доказательств факта исчерпания исключительных прав ответчиком не было предоставлено, не были предоставлены доказательства, подтверждающие факт введения спорного товара в оборот правообладателем.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что в используемых ответчиком обозначениях словесный элемент «Океан» имеет акцентное значение. При этом другие части обозначения как «Бар», «Бильярдный клуб», «Бар Ресторан» указаны меньшим шрифтом и определяют в первую очередь вид заведения, в то время как внимание потребителя прежде всего акцентируется на указанном крупным шрифтом слове «Океан».

Признаки деятельности истца и ответчика совпадают, услуги оказываются в одной области предоставления услуг питания.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение обозначения, тождественного или сходного с чужим товарным знаком, на сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя независимо от использования товарных знаков при реализации товаров.

Таким образом, требования истца к ответчикам являются обоснованными.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Между тем, судом первой инстанции были установлены основания для снижения суммы компенсации.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При снижении размера компенсации суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиком использования результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера заявленной компенсации.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, Арбитражный суд Москвы усмотрел, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до общей суммы 100.000 рублей.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович является правообладателем товарного знака «Океан» в соответствии со свидетельством № 796166, зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 5 февраля 2021 г. Действие данного товарного знака распространяется на 43 класс МКТУ, включая: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и т.д.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения Ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого он обратился с настоящим иском, подтверждается Свидетельством.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных познаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении ВС РФ от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы.

В соответствии с п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак (далее - Правила), утвержденными приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1)звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого обозначения с зарегистрированным товарным знаком

заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

При проведении сравнения товарного знака по свидетельству № 796166 содержащего охраняемый словесный элемент, с обозначением, используемым Ответчиком, усматривается, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства по фонетическому и семантическому признакам.

Товарный знак Истца и обозначение Ответчика «Бар ресторан» имеют отличия по графическому (визуальному) критерию. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку внимание потребителя, прежде всего, акцентируется на сходном словесном элементе «Океан», выполненным заглавными буквами.

Учитывая изложенное, усматривается высокая степень сходства спорного товарного знака Истца и используемого обозначения Ответчика, близкой к тождеству.

Признаки деятельности Истца и Ответчика совпадают, Истец и Ответчик осуществляют аналогичную деятельность в области предоставления услуг питания в рамках 43-го класса МКТУиОКВЭД56.10.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, подтверждается представленными фотографиями фасада и внутри помещений Ответчика.

Между тем, Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на то, что слово «Океан» является общеупотребимым и использование этого слова в своем коммерческом обозначении не может нарушать прав других лиц.

Вопреки данному доводу, слово «Океан» является фантазийным применительно к 43-му классу МКТУ, в отношении которого товарный знак Истца и зарегистрирован. Товарный знак Истца сам по себе не содержит указания на название конкретных услуг общественного питания 43-го класса МКТУ. Словесное обозначение «Океан» требует от потребителя дополнительных рассуждений, в целях возникновения ассоциации с определенным видом услуги общественного питания.

Вместе с тем, Ответчик, ссылаясь на общеупотребимость слова «Океан», не представил каких-либо соответствующих доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что словесное обозначение «Океан» является одной характерных лексических единиц, используемых в сфере оказания услуг общественного питания 43-го класса МКТУ в качестве специальной терминологии.

Ссылка Ответчика на дату регистрации товарного знака Истца с указанием на то, что Ответчик использовал данное обозначение ранее, не является состоятельной, поскольку согласно действующему законодательству товарные знаки как средства индивидуализации, в отличие от объектов патентных прав, не могут являться объектом преждепользования, соответственно, любое действие, направленное на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца будут являться нарушением исключительных прав правообладателя соответствующего товарного знака с момента его государственной регистрации, независимо от того, использовал ли нарушитель данное обозначение ранее или нет.

В настоящем деле отсутствуют основания, предусмотренные ст. 270 АПК РФ, для отмены или изменения судебного акта суда первой инстанции.

Из вышеизложенного следует, что судом принят судебный акт, отвечающий требованиям законности и обоснованности: в деле отсутствуют нарушения норм материального и процессуального права. Судом первой инстанции исследованы все обстоятельства дела, которым дана обоснованная оценка.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2023 по делу № А40-135233/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Ю.Н. Кухаренко

Судьи А.И. Трубицын

О.Н. Лаптева