Решение по делу № А58-3268/2022 от 24.07.2023

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

город Якутск

24 июля 2023 года

Дело № А58-3268/2022

Резолютивная часть решения объявлена 20.07.2023

Мотивированное решение изготовлено 24.07.2023

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Федоровой М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Файзрахмановым Е.Р., рассматривает в открытом предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ТИМИР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о запрете, о взыскании 2 641 686 руб.,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности серия 77 АГ №9431780 (паспорт, диплом о

высшем юридическом образовании) (онлайн);

от ответчика: ФИО3 по доверенности №б/н от 15.03.2022 (паспорт,

диплом о высшем юридическом образовании);

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТИМИР" (далее - ответчик) с требованием о запрете использовать обозначение «Фрутовит» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 617287, № 617288, в частности: при производстве товаров, предложения к продаже, продаже товаров, о взыскании компенсации в размере 2 641 686 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 42 208 руб.

10.07.2023 в суд от ответчика поступило заявление о направлении документов с приложениями согласно указанному перечню.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца пояснил, что ознакомился с представленными ответчиком документами, считает, что представленных документов недостаточно, поддержал исковые требования в полном объеме

Представитель ответчика исковые требования не признает частично, не может пояснить принадлежит ли ответчику сайт: https://izobilitimarket.ru/, не отрицает, что ответчик приобретал товар по представленным товарным накладным.

Председательствующий выясняет у сторон, считают ли они дело подготовленным к рассмотрению дела по существу.

Возражений не поступило.

Пунктом 27 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 установлено, что согласно части 4 статьи 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания. Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований части 4 статьи 137 АПК РФ.

Стороны возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции, против рассмотрения дела в их отсутствие и рассмотрения дела по существу не представили.

При указанных обстоятельствах, суд в порядке статьи 136, части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.

Представитель ответчика считает, что срок исковой давности истек.

Представитель истца считает, что срок исковой давности не истек.

Представитель ответчика заявил устное ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения к отзыву, копии претензии №б/н от 16.06.2019 о возмещении стоимости поврежденного (испорченного) груза и о возврате провозной платы, копии акта №34 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копии акта №35 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копии претензии №б/н от 25.09.2019 о возмещении стоимости поврежденного (испорченного) груза и о возврате провозной платы, копии акта №36 утилизации продуктов питания от 26.09.2019, копии акта №37 утилизации продуктов питания от 26.09.2019.

Представитель истца возразил против ходатайства представителя ответчика о приобщении к материалам дела дополнения к отзыву, копии претензии №б/н от 16.06.2019 о возмещении стоимости поврежденного (испорченного) груза и о возврате провозной платы, копии акта №34 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копии акта №35 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копии претензии №б/н от 25.09.2019 о возмещении стоимости поврежденного (испорченного) груза и о возврате провозной платы, копии акта №36 утилизации продуктов питания от 26.09.2019, копии акта №37 утилизации продуктов питания от 26.09.2019.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее правообладатель) является правообладателем следующих товарных знаков:

- №334658 зарегистрированного 24.09.2007 г. (приоритет 01.06.2006г.) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 334659, зарегистрированного 24.09.2007 г. (приоритет 01.06.2006г.) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 348782, зарегистрированного 25.04.2008 г. (приоритет 07.12.2006 г.) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 348783, зарегистрированного 25.04.2008 г. (приоритет 07.12.2006 г.) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 370691, зарегистрированного 29.01.2009 г. (приоритет 07.12.2006 г.) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 377548, зарегистрированного 23.04.2009 г. (приоритет 07.12.2006 г.) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук;

- № 617288, зарегистрированного 25.05.2017 г. (приоритет 18.12.2015 г.) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- № 617287, зарегистрированного 25.05.2017 г. (приоритет от 18.12.2015 г.) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 806526, зарегистрированного 12.04.2021 г. (приоритет от 03.10.2019 г.) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 806527, зарегистрированного 12.04.2021 г. (приоритет от 03.10.2019 г.) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Одновременно правообладатель является администратором доменного имени frutovit.ru (frutovit.com), на котором расположен интернет-сайт с информацией о Правообладателе и его товарных знаках.

Правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав, путем «пользования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №№ 617287, 617288, 348783, 334658, 334659, 348782, 370691, 377548, 806526, 806527 при производстве, предложению к продаже и продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы его товарные знаки.

В процессе судебного разбирательства по делу № А40-208181/2020 правообладателю стало известно, что ООО «ТИМИР» в период с 11.03.2019 года по 10.09.2019 года осуществило закупку контрафактного товара у ООО «ФРУТОВИТ» по договору поставки № КМ 07/06-2018 от 19.06.2018 года на сумму 1 320 843 руб. Данная информация подтверждается следующими счетами-фактурами и товарными накладными:

- счет-фактура и товарная накладная № 53 от 11 марта 2019 г. на сумму 330 690 руб.;

- счет-фактура и товарная накладная № 144 от 28 мая 2019 г. на сумму 535 155 руб.;

- счет-фактура и товарная накладная № 202 от 19 июля 2019 г. на сумму 361 110 руб.;

- счет-фактура и товарная накладная № 242 от 10 сентября 2019 г. на сумму 93 888 руб.

Штрихкоды, указанные в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ», напротив каждой позиции товара, свидетельствует, что каждая позиция была реализована под брендом «ФРУТОВИТ», в том числе ввиду следующего: в соответствии с п. 1587 ГОСТ 25868-91, штриховой код – это код, представляющий знаки с помощью наборов параллельных штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем поперечного сканирования. Электронные каталоги имеются в открытом доступе в сети Интернет, где можно проверить штрихкод и посмотреть данные о товаре.

Штрихкоды товарных накладных, можно проверить в сети интернет с помощью сайта www.barcode-list.ru и/или, сравнив их с товарными накладными ООО «ФРУТОВИТ» (Поставщик) за период 2018-2020 годы, товары, проданные по которым, были признаны судом контрафактными в рамках дела № А40-208181/2020.

ИП ФИО1 подал исковое заявление в суд с требованием взыскать с ООО «ФРУТОВИТ» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 617287, № 617288 в размере 47 328 797 руб. 66 коп.

В качестве примера истец в исковом заявлении указал, что в товарной накладной № 144 от 28.05.2019 года содержится позиция «Ядро абрикосовых косточек 200 г», штрихкод, указанный в данной накладной: 4601577000064. Согласно информации сервиса www.barcode-list.ru данный штрихкод соответствует следующей продукции с наименованием «Ядра абрикосовых косточек 200 гр. Фрутовит». Предложенной в качестве примера последовательностью действий можно установить контрафактность всех позиции?, указанных в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ». В наименовании продукции и на самих упаковках товара указано обозначение «ФРУТОВИТ», тождественное или сходное до степени смешения с товарными знаками истца, что признано судом в рамках дела № А40-208181/2020.

Кроме этого, истцом указано, что 07.10.2019 года представителем правообладателя от ООО «ФРУТОВИТ» получено коммерческое предложение, в котором указаны актуальные цены на дату 01.01.2019 года на продукцию с наименованием «ФРУТОВИТ» и штрихкоды (уникальные идентификаторы товара) продукции, полностью идентичные штрихкодам, указанных в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ», и имеющих отношение исключительно к бренду «ФРУТОВИТ», что подтверждает факт реализации контрафактного товара.

Сумма компенсации основана на подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – двукратная стоимость контрафактного товара.

Стоимость контрафактного товара сформирована на основании счетов-фактур и товарных накладных, имеющихся в материалах дела № А40-208181/2020.

Истец, полагая, что ООО «ТИМИР» были нарушены принадлежащее ему исключительные права на товарные знаки № 617287, № 617288, направил в адрес ответчика претензионное письмо от 01.11.2021 с предложением представить сведения об общем количестве и стоимости продукции, реализованной под обозначением «ФРУТОВИТ», а также о товарных остатках данной продукции на дату направления указанных сведений и выплатить в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии правообладателю компенсацию в размере 2 641 686 руб.

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительного права истца на указанные товарные знаки, правообладатель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ, предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Надлежащим доказательством принадлежности прав на товарный знак в силу пункта 1 статьи 1504 ГК РФ является свидетельство на товарный знак, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. Истец является правообладателем следующих товарных знаков: №№ 806527, 806526, 617288, 617287, 377548, 370691, 348783, 334659, 334658, 3487828, что подтверждается данными о товарных знаках, внесенными в Государственный реестр товарных знаков, доступ к которым является открытым для третьих лиц на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (http://www.fips.ru).

Истцом в материалы дела предоставлена товарные накладные от 11.03.2019 №53, от 28.05.2019 №144, от 19.07.2019 №202, от 10.09.2019 №242 (л.д. 54-58 т.1), которые подтверждают факт закупки ответчиком у ООО «ФРУТОВИТ» контрафактного товара.

Штрихкоды товара, указанные в товарной накладной, свидетельствуют о том, что каждая позиция была реализована с торговым обозначением «ФРУТОВИТ», указанная информация подтверждается сведениями с сайта www.barcode-list.ru.

Возражения ответчика о том, что истцом не представлены конкретные доказательства подтверждающие факт использования ответчиком товарных знаков № 617287, 617288 судом отклонены, как не соответствующие материалам дела.

К материалам дела истец представил информацию об использовании ответчиком обозначения «ФРУТОВИТ» (л.д. 94-97 т.2).

К исковому заявлению представлены книги продаж ООО «ТИМИР» за 2018-2019 годы, за период 01.10.2019 по 31.12.2020 зафиксированы спорные товарные накладные на сумму 1 320 843 руб. (л.д. 2 т. 3); также истцом представлены книги продаж ООО «Фрутовит» за 2018-2019 годы, в которых зафиксированы счёт-фактура и товарная накладная № 53 от 11 марта 2019 г. на сумму 330,690 руб. (3405 единиц контрафактных товаров, строка 56 страница 16 книги продаж ООО «ФРУТОВИТ» за 1-й кв. за 2019г.); счёт-фактура и товарная накладная № 144 от 28 мая 2019 г. на сумму 535,155 руб. (5529 единиц контрафактных товаров, строка 85 страница 32 книги продаж ООО «ФРУТОВИТ» за 2-й кв. 2019г.); счёт-фактура и товарная накладная № 202 от 19 июля 2019 г. на сумму 361,110 руб. (3990 единиц контрафактных товаров, строка 24 страница 40 книги продаж ООО «ФРУТОВИТ» за 3-й кв. 2019г.); счёт-фактура и товарная накладная № 242 от 10 сентября 2019 г. на сумму 93 888 руб. (1011 единиц контрафактных товаров, строка 74 страница 44 книги продаж ООО «ФРУТОВИТ» за 3-й кв. 2019г.).

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, судом проведен сравнительный анализ сходства товарных знаков истца и обозначения, размещенного на товаре, приобретенном ответчиком, а также анализ однородности товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (абзац 2).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (абзац 3).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (абзац 4).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (абзац 5).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (абзац 6).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Товарные знаки № 806527, 806526, 617288, 617287, 377548, 370691, 348783, 334659, 334658, 348782 состоят из словесного элемента «ФРУТОВИТ», выполненного декоративным шрифтом.

Суд исследовал товарные знаки истца, а также обозначения на товаре, приобретенным ответчиком, и установил, что индивидуализирующий словесный элемент этикеток представляет собой словесное обозначение «ФРУТОВИТ».

Словесный элемент выполнен в кириллице, декоративным шрифтом, полностью входит в состав товарных знаков «ФРУТОВИТ».

На основании проведенного анализа, можно констатировать наличие сходства у товарных знаков и словесных обозначений, используемых на упаковке товара, приобретенного ответчиком, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя.

Доказательств наличия у ответчика права использования спорных товарных знаков в материалы дела не представлено, что свидетельствует о нарушении со стороны ответчика исключительного права истца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

С учетом изложенного, требования истца в части обязания ответчика прекратить использование обозначения «ФРУТОВИТ», сходного с товарными знаками № 617287, № 617288, при производстве, предложении к продаже и продаже товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, подлежат удовлетворению (аналогичное дело №А71-14974/2022).

Довод ответчика о не представлении истцом конкретных доказательств подтверждающих факт использования ответчиком товарных знаков № 617287, 617288, судом отклоняется на основании следующего.

Как разъяснено в пункте 156 Постановления № 10, способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Между тем из буквального толкования пункта 2 статьи 1484 ГК РФ явно следует, что перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Факт приобретения ответчиком товара с обозначением «ФРУТОВИТ», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтвержден товарными накладными от 11.03.2019 №53, от 28.05.2019 №144, от 19.07.2019 №202, от 10.09.2019 №242. В силу статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

Как следует из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видов деятельности ответчика является «Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.24), а также дополнительным видом деятельности является «Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.21) соответственно приобретение и хранение спорного товара осуществлено ответчиком для дальнейшего использования в предпринимательской деятельности, то есть с целью введения спорной партии в гражданский оборот.

Вместе с тем, ответчиком, являющимся профессиональным участником рынка торговли, не представлено пояснений для каких целей была приобретена данная партия контрафактной продукции у ООО «Фрутовит» (ИНН <***>) и ее дальнейшее хранение, а также не представлено соответствующих доказательств приобретения продукции без целей ее введения в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 приведенного Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Как отмечено в пункте 62 Постановления Пленума № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Истец заявил требование о взыскании компенсации на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Исходя из представленных данных, истец рассчитал двукратный размер стоимости контрафактных товаров, указанных в товарных накладных от 11.03.2019 №53, от 28.05.2019 №144, от 19.07.2019 №202, от 10.09.2019 №242, приобретенных ответчиком, и просит взыскать компенсацию, исходя из двукратного размера стоимости товаров в 2 641 686 руб.

Принимая во внимание, что материалами дела доказан факт допущенного ответчиком нарушения прав истца на товарные знаки, суд полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, вероятных имущественных потерь правообладателя, заявленный истцом размер компенсации разумным и справедливым.

Ответчик указывает, что размер компенсации, требуемый истцом, является чрезмерным, просит снизить размер компенсации. Ответчик в дополнении к отзыву указал, что ответчик приобрел товар у ООО «Фрутовит» сухофрукты на сумму 1 100 702 руб. 50 коп., НДС 220 140 руб. 50 коп., доставку товара осуществляло ООО «Акриви», при приемке товара выявлен брак (товар был поврежден), и ООО «ТИМИР» получило товар пригодных для использования товар на сумму 36 629 руб. 49 коп., НДС 7 328 руб. 51 коп. Ответчиком в целях снижения размера компенсации представлены: копия претензии от 16.06.2019, копия акта №34 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копия акта №35 утилизации продуктов питания от 20.06.2019, копия претензии от 25.09.2019, копия акта №36 утилизации продуктов питания от 26.09.2019.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 62 Постановления № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3), в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (при том, что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Суд не принимает доводы ответчика о снижении размера компенсации, поскольку представленные доказательства составлены в одностороннем порядке сторонней организацией и для сторонней организации, представленные акты и претензии не относятся к настоящему делу, кроме того, доказательства представлены ответчиком в суд только 20.07.2023, когда исковое заявление принято к рассмотрению 29.04.2022.

Таким образом, заявленная истцом к взысканию компенсация является не чрезмерной.

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

В статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд отклоняет довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, поскольку истец узнал о нарушении своего права в процессе судебного разбирательства по делу № А40-208181/2020 (исковое заявление поступило в Арбитражный суд г. Москвы 29.10.2020, принято судом к рассмотрению 06.11.2020).

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 42 208 руб., что подтверждается платежным поручением от 20.04.2022 №933175.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения дела, расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 42 208 руб. подлежат возмещению ответчиком.

В силу части 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "ТИМИР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) использовать обозначение «Фрутовит» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 617287, № 617288, в частности: при производстве товаров, предложения к продаже, продаже товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТИМИР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) компенсацию в размере 2 641 686 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 208 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

М.И. Федорова