Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

29 мая 2025 года Дело № А41-79661/2024

Резолютивная часть решения оглашена 27 мая 2025 года

Полный текст решения изготовлен 29 мая 2025 года

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Д. Ильиновой,

рассматривая в открытом судебном заседании дело

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ИП ФИО1 ВАДУД (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"

третье лицо – компания «Вайсс Хеми +Техник ГмбХ энд Ко, КГ»

о взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ИП ФИО1 ВАДУД (далее – ответчик 1) компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1065415, № 1298164 в размере 50 000 руб.

Определением Арбитражного суда Московской области от 10.09.2024 настоящее исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Стороны о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора привлечена компания «Вайсс Хеми +Техник ГмбХ энд Ко, КГ».

Определением Арбитражного суда Московской области от 11.11.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.12.2024 в качестве соответчика привлечено ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» (далее – ответчик 2), приняты уточнения иска, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно принятым уточнениям, требования истца были сформулированы следующим образом:

- обязать ответчика 2 прекратить незаконное использование обозначения «COSMА», сходного до степени смешения с товарным знаком «COSMO» № 1298164, зарегистрированного в отношении 01, 02, 03, 04, 06, 17, 19, 20, 27 классов МКТУ;

- взыскать с ответчика 2 и ответчика 1 компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1065415, № 1298164 в размере 13 565 760 руб. солидарно.

04.02.2025 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в следующей редакции:

- взыскать с ответчика 1 в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1065415, № 1298164 в размере 4 338 808 руб.

- взыскать с ответчика 2 в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1065415, № 1298164 в размере 4 462 134 руб.

В дальнейшем от истца и от ответчика 2 поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения в части требований истца к ответчику 2.

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2025 утверждено мировое соглашение в части требований истца к ответчику 2 в редакции, предложенной сторонами, производство по делу в указанной части прекращено.

15.04.2025 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований к ответчику 1, в котором истец просил взыскать с ответчика 1 компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 926 320 руб. (т.3 л.д.31-32).

13.05.2025 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований к ответчику 1, в котором истец просил взыскать с ответчика 1 компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 000 000 руб. (т.3 л.д.85-87).

Указанные уточнения исковых требований принимались судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, согласно последней редакции уточнений исковых требований от 13.05.2025 (т.3 л.д.85), и с учетом прекращения производства по делу в части требований к ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» исковые требования по настоящему делу сформулированы следующим образом:

- взыскать с ИП ФИО1 ВАДУД в пользу ООО «СТРОЙСИСТЕМА» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1065415, № 1298164 в размере 5 000 000 руб.

Ответчик 1 отзыв на иск не представил.

Третье лицо - компания «Вайсс Хеми +Техник ГмбХ энд Ко, КГ» представило отзыв на иск, в котором поддержало заявленные исковые требования.

В судебном заседании, представитель истца поддержал заявленные исковые требования к ответчику 1 в редакции уточнений от 13.05.2025, представитель ответчика 2 позицию по отношению к требованиям к ответчику 1 не выразил, оставил вопрос удовлетворения требований на усмотрение суда.

Ответчик 1 и третье лицо, надлежащим образом извещенные о производстве по делу, представителей в судебное заседание не направили.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-124, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика 1 и третьего лица, извещенных надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/.

Заслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между истцом (лицензиат) и Компанией «Вайсс Хеми + Техник ГмбХ энд Ко, КГ» (правообладатель, лицензиар) заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков с международной регистраций № 1065415 и № 1298164 от 08.04.2024 (далее – договор), в соответствии с условиями которого, лицензиар предоставил лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков международных регистраций № 1065415 и № 1298164, а также в соответствии с пунктами 8.1 - 8.3 договора уступил истцу, а истец принял от правообладателя права требования компенсации к третьим лицам за нарушение третьими лицами исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные по международной регистрации № 1298164, № 1065415, в том числе за нарушения, которые возникнут в будущем.

В обоснование иска истец указал, что в ходе мониторинга рынка клеев, реализуемых через маркетплейсы, им был установлен факт того, что ответчик, при реализации товара на маркетплейсе Wildberries использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «COSMO», зарегистрированным по международной регистрации № 1298164. Так, истец указал, что ответчик нарушил право на товарный знак при реализации товара по артикулу № 213798409. Ответчик реализует клей, имитирующий оригинальный товар правообладателя, используя обозначение «COSMА». При этом обозначение COSMА нанесено на упаковке товара, а также используется в карточках товара на маркетплейсе. Истец полагает, что ответчик, рекламируя и предлагая к продаже товар с использованием обозначения «COSMA» сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу № 1298164 «COSMO», нарушает исключительные права истца на товарный знак.

В соответствии с уточнениями исковых требований (т.3 л.д.85-87), принятыми судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец рассчитывает размер компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер компенсации определен истцом в сумме 5 000 000 руб.

Претензия истца оставлена ответчиком 1 без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности факта наличия у истца правомочия на обращение с иском в защиту исключительных прав на спорный товарный знак.

Представленные в материалы дела свидетельства на товарные знаки подтверждают факт принадлежности исключительных прав компании «Вайсс Хеми +Техник ГмбХ энд Ко, КГ». Также, из представленного в материалы дела договора о предоставлении права использования товарных знаков с международной регистраций № 1065415 и № 1298164 от 08.04.2024 следует, что компания «Вайсс Хеми +Техник ГмбХ энд Ко, КГ» уступила истцу в соответствии с пунктами 8.1 - 8.3 договора, а истец принял от правообладателя права требования компенсации к третьим лицам за нарушение третьими лицами исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные по международной регистрации № 1298164, № 1065415, в том числе за нарушения, которые возникнут в будущем.

В свою очередь, ответчик 1, доводы истца документально не опроверг, доказательств, позволяющих сделать иные выводы, не представил, ходатайства о фальсификации лицензионного договора в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявил.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что факт наличия у истца правомочия на обращение с иском в защиту исключительных прав на спорный товарный знак истцом документально подтвержден.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

-используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

-степень известности, узнаваемости товарного знака;

-степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

-наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оценив вероятность смешения товарного знака № 1298164 «COSMO» и обозначения «COSMA», используемого ответчиком, суд приходит к следующим выводам.

Предлагаемые ответчиком к продаже товары однородны товарам 1 класса МКТУ (клеи), в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

Также, суд приходит к выводу о сходстве обозначений по всем трем критериям - звуковое, графическое и семантическое сходство.

Сильным элементом товарного знака является словесный элемент «COSMO», поскольку именно этот элемент выполняет индивидуализирующую функцию в товарных знаках.

Данный словесный элемент звучит: [к`осмо].

Используемое ответчиком обозначение звучит: [к`осма].

Фонетически, 4 из 5 звуков в словесном элементе «COSMO» товарных знаков правообладателя и в используемом ответчиком обозначении «COSMA» совпадают.

Таким образом, по наличию совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличию совпадающих слогов и их расположению, числу слогов, близости состава согласных, можно сделать вывод о высокой степени звукового сходства, используемого ответчиком обозначения с товарными знаками правообладателя.

Графическое сходство также признается судом высоким, ввиду выполнения всех сравниваемых элементов одним алфавитом (латинским). При этом, с точки зрения общего зрительного впечатления, используемое ответчиком обозначение отличается от обозначения правообладателя только последней буквой.

В части определения семантического сходства, суд отмечает, что указанные словесные обозначения носят фантазийный характер, и сами по себе не относятся к общепринятым терминам, поскольку их значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров – клея. В свою очередь, суд приходит к выводу о высокой степени семантического сходства, поскольку и обозначение «COSMO», и обозначение «COSMA» могут вызвать у потребителей ассоциации с космосом.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о сходстве используемого ответчиком 1 обозначения до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 1298164, в связи с чем, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак, в отсутствие доказательств законности использования указанного товарного знака (в силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения»).

В части определения подлежащего взысканию размера компенсации, судом установлено следующее.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В рассматриваемом случае, изначально, истец рассчитывал размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, в последствии, скорректировал расчет и уточнил требования, изменив способ, и рассчитав компенсацию на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (ходатайство об уточнении исковых требований, поступившее в суд 13.05.2025, т.3 л.д.85-87).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценивая размер заявленной ко взысканию компенсации, суд, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу о том, что компенсация подлежит снижению до 500 000 руб. По мнению суда, именно такой размер компенсации соответствует степени вины нарушителя и установленным по делу обстоятельствам, не влечет избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом, безусловно, лишает его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку государственная пошлина по требованию к предпринимателю оплачена истцом в размере 2 000 руб. (т.1 л.д.8), в последующем истцом исковые требования увеличены до 5 000 000 руб., а государственная пошлина в соответствующем размере истцом не доплачена, она подлежит распределению пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Взыскать с ИП ФИО1 ВАДУД в пользу ООО «СТРОЙСИСТЕМА» компенсацию в размере 500 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ИП ФИО1 ВАДУД в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 500 руб.

Взыскать с ООО «СТРОЙСИСТЕМА» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 157 500 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

Судья М.А. Миронова