ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-62-49, 8 (8692) 54-74-95

E-mail: info@21aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Севастополь

30 ноября 2023 года Дело №А83-5693/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 23.11.2023.

В полном объёме постановление изготовлено 30.11.2023.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тарасенко А.А., судей Евдокимова И.В., Сикорской Н.И.,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Молчановой В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании № А83-5693/2023 по общим правилам искового производства, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

по иску общества с ограниченной ответственность «Зингер СПБ»

к индивидуальному предпринимателю ФИО1

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

общество с ограниченной ответственность «Зингер СПБ» (далее – общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель, ответчик) о взыскании 62 500 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060. Исковые требования мотивированы реализацией ответчиком товара, на упаковке которого присутствуют изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, исключительные права, на распространение которых ответчику не передавались.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 09.06.2023, принятым в порядке упрощенного производства, исковые требования удовлетворены. Взыскано с предпринимателя в пользу общества 62 500 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 564 рубля судебных издержек и 2 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В части взыскания судебных расходов на фиксацию правонарушения 5 000 рублей отказано. Суд первой инстанции руководствовался доказанностью факта наличия у истца исключительного права на товарный знак и нарушения этого права ответчиком при реализации спорного товара.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, предприниматель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт. Апеллянт ссылается на необоснованность истцом расчета взыскиваемой суммы компенсации, а также отсутствие документов, подтверждающих стоимость права использования произведения.

На основании определения от 08.09.2023 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Апелляционный суд руководствовался необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств и исследования дополнительных доказательств для правильного разрешения спора.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представителей не направили, в связи, с чем рассмотрение жалобы возможно в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 АПК РФ, исследовав доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает необходимым отменить решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 266060, зарегистрированным 26.03.2004 в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.

Товарный знак № 266060 зарегистрирован в отношении товаров, указанных, в том числе в 8 классе Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). Товар классифицируется как «ножницы» и относится к 8 классу МКТУ.

Как следует из материалов дела, 06.04.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: Республика Крым, <...>, а именно магазине «Всё для вас», в котором ответчиком осуществляется предпринимательская деятельность был приобретён товар – ножницы, на упаковке которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 266060, правообладателем которого является ответчик.

Факт заключения сделки розничной купли-продажи подтверждается кассовым чеком от 06.04.2021 на сумму 430 рублей, где стоимость товара составляет 245 рублей (л.д. 32), содержащий сведения об ответчике (ИНН), товаре и адресе торговой точки, а также видеозаписью процесса покупки товара.

В качестве вещественного доказательства представлен непосредственно сам товар – маникюрный инструмент.

С целью соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца и оплате компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак №266060.

Таким образом, по мнению истца, использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком №266060, расположенных на спорном товаре, следует квалифицировать как нарушение ответчиком исключительных прав истца на данный товарный знак.

Оставление ответчиком претензии истца без удовлетворения послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы сторон, апелляционный суд приходит к следующему.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Общество при обращении в суд с иском по настоящему делу избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании вышеуказанной нормы - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, однако ограничилось однократным размером стоимости указанного права.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления №10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Факт продажи контрафактного товара подтверждается видеосъемкой, произведенной при приобретении спорного товара в вышеуказанной торговой точке, самим товаром, кассовым чеком от 06.04.2021 на сумму 450 руб.

Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на использование в предпринимательских целях указанного объекта интеллектуальной собственности, в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанный товарный знак.

Вместе с тем, заявляя исковые требования в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, истец (лицензиат) предоставил в материалы дела лицензионный договор от 11.08.2021, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО2

Указанный договора по состоянию на дату продажи (06.04.2021) не существовал, следовательно, он не может характеризовать обстоятельства указанные в абзаце 5 пункта 61 Постановления № 10.

Истцом в материалы дела по предложению суда апелляционной инстанции представлен лицензионный договор от 26.02.2019, действующий в период выявления исключительных прав истца.

Согласно пункту 1.2 договора от 26.02.2019 лицензиару предоставляется право использования товарного знака №266060 в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Срок действия договора определен с момента подписания по 01.11.2021.

В соответствии с пунктом 2.1 договора от 26.02.2019 за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежеквартальное вознаграждение в размере 60 000 руб.

Указанный договор, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен.

Апелляционный суд считает, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При расчете компенсации суд апелляционной инстанции полагает возможным исходить из минимального срока предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сроком на один месяц.

Принимая во внимание установленное пунктом 2.1 договора от 26.02.2019 вознаграждение в размере 60 000 руб. за три месяца, компенсация по настоящему делу рассчитана исходя из пяти классов товаров.

Таким образом, лицензионное вознаграждение в сумме 60 000 руб., определенное в лицензионном договоре от 26.02.2019, не может быть признано ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Двукратный размер компенсации за использование товарного знака исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, в данном случае составит 8 000 руб. (60 000 руб. размер вознаграждения в квартал / 3 месяца / 5 классов МКТУ в отношении которых предоставлена неисключительная лицензия х 1 товар относящийся к 8 классу МКТУ х 2) в месяц.

Таким образом, при решении вопроса о взыскании компенсации за незаконное использование торгового знака в виде двойной платы по лицензионному договору необходимо учитывать не саму по себе плату, а то, за что она платилась (виды товара), а также то, за какой период она платилась.

Аналогичная правовая позиция высказана в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу №А42-6903/2021.

С учетом правил статьи 110 АПК РФ, принимая во внимание неполное удовлетворение исковых требований, с ответчика в пользу истца, пропорционально удовлетворенным требованиям, подлежат взысканию судебные издержки, в размере 72,60 рубля и судебные расходы по отплате государственной пошлины за рассмотрение исковых требований в размере 320 рублей.

Относительно требования общества о взыскании судебных издержек, связанных с фиксацией правонарушения в размере 5 000 рублей, суд исходит из следующего.

В обоснование несения расходов по фиксации правонарушения подтверждаются договором на оказание услуг (субагентский договор) от 19.03.2021, заключенным между обществом «Медиа-НН» и предпринимателем ФИО3, актом о выполнении работ № 96 от 30.11.2022 (позиция ответчика под № 3, с указанием даты и адресом фиксации), подписанным сторонами без разногласий, а также платежным поручением № 10537 от 26.12.2022 на сумму 104 000 рублей.

Из представленной в материалы дела доверенности от 30.12.2022, выданной истцом обществу «Медиа-НН» последнему предоставлено право совершать действия, направленные на сбор доказательств нарушения прав доверителя (фото-и/или видеофиксация нарушения, приобретение (оплата) товара, обладающего признаками контрафактности, привлекать для совершения данных действий третьих лиц и оплачивать их услуги от имени доверителя (пункт 4). Однако, названная доверенность выдана после оплаты услуг обществом «Медиа-НН» по договору от 19.03.2021. Иных доказательств, позволяющих обществу «Медиа-НН» действовать от имени истца в названный период материалы дела не содержат.

Учитывая обоснованность доводов ответчика изложенных в апелляционной жалобе, с истца в пользу ответчика необходимо взыскать государственную пошлину в размере 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы.

Апелляционный суд также считает необходимым произвести в порядке 170 АПК зачет встречных денежных требований истца и ответчика и в итоге взыскать с ответчика в пользу истца денежную сумму в размере 5 000 руб., а также судебные расходы в размере 72,60 руб. на покрытие почтовых расходов и 320 руб. по оплате государственной пошлины за рассмотрение исковых требований.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 09.06.2023 по делу №А83-5693/2023 отменить, принять новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» 8 000 руб., судебные расходы в размере 72,60 рубля на покрытие почтовых расходов и 320 рублей по оплате государственной пошлины за рассмотрение исковых требований.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 государственную пошлину в размере 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы.

Вещественное доказательство после вступления постановления суда апелляционной инстанции в законную силу уничтожить в установленном законодательством порядке.

Произвести зачет указанных выше взаимных требований, произведя окончательное следующее взыскание.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» 5 000 руб., судебные расходы в размере 72,60 руб. на покрытие почтовых расходов и 320 руб. по оплате государственной пошлины за рассмотрение исковых требований.

Исполнительный лист выдать только во исполнение абзаца 7 резолютивной части настоящего постановления.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий А.А. Тарасенко

Судьи И.В. Евдокимов

Н.И. Сикорская