ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-40819/2023

г. Москва Дело № А40-128835/21

24 июля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Ю.Н. Кухаренко, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО «Машинери Тулс» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 июня 2023 года по делу № А40- 128835/21, принятое по исковому заявлению ООО «Теготек Рус» (ОГРН <***>) к ответчик 1: ООО «Машинери Тулс» (ОГРН <***>), ответчик 2: ФИО1 о признании незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360; о признании незаконными действия гр. ФИО1 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 в размере 2 619 448, 32 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 15.11.2021,

от ответчик:

от ООО «Машинери Тулс»: ФИО3 по доверенности от 01.06.2023,

от ФИО1: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Теготек Рус» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» и ФИО1 о признании незаконными действия по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360; о признании незаконными действия по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 в размере 2 619 448, 32 руб., с учетом уточнений принятых в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2022 года по делу № А40-128835/21 оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2022 года исковые требования удовлетворены частично, а именно: признаны незаконными действия ООО «Машинери Тулс» по предложению к продаже, продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» с использованием обозначения «TaeguТec» и «Taegutec» сходных до степени смешения с товарным знаком № 186360; признал незаконными действия ФИО1 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» с обозначением «TaeguТec» и «Taegutec», сходных до степени смешения с товарным знаком № 186360; взыскал с ООО «Машинери Тулс» в пользу ООО «ТегоТек Рус» компенсацию в размере 2 619 448, 32 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 224 руб.; взыскал с ФИО1 в пользу ООО «ТегоТек Рус» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., в остальной части требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2022 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2022 года отменены, дело № А40-128835/21 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В постановлении Суд по интеллектуальным правам указал, что не исследованы обстоятельства наличия у истца права на защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 186360, обстоятельства использования которого послужили основанием для подачи настоящего искового заявления.

Направляя дело на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указал на необходимость установления сведений об объеме предоставленных прав истцу как лицензиату - обладателю исключительной лицензии на основании исследования лицензионного договора в целях разрешения вопроса о наличии или отсутствии у истца права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

При новом рассмотрении решением от 06 июня 2023 года по настоящему делу Арбитражный суд города Москвы возвратил встречное исковое заявление ООО «Машинери Тулс»; возвратил ООО «Машинери Тулс» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб., уплаченную по платёжному поручению № 44 от 25.04.2023; признал незаконными действия ООО «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360. Признать незаконными действия гр. ФИО1 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «TaeguТec», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360; взыскал с ООО «Машинери Тулс» в пользу ООО «Теготек Рус» компенсацию в размере 2 619 448, 32 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 097 руб.; взыскал с гр. ФИО1 в пользу ООО «Теготек Рус» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.; возвратил ООО «Теготек Рус» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 321 руб., уплаченную по платёжному поручению № 870 от 31.05.2021.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ООО «Машинери Тулс» обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов заявитель апелляционной жалобы указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Суд нарушил и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительной лицензии на право использования товарного знака № 186360 в отношении товаров 01 («порошкообразные карбиды») и 07 («режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс, а именно корпуса фрез, державки, пластины, винты, болты, цанги и патроны» классов МКТУ (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 г. за № РД0133094).

В обоснование заявленных требований истец указал, что на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ предлагается к продаже металлорежущий инструмент: пластины, державки, сверла, цанга, под обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком № 186360.

Предложение к продаже товаров на интернет-сайте подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств - информации в сети Интернет от 26.02.2021.

При этом доменное имя machinerytools.ru принадлежит гр. ФИО1 (далее - ответчик-2), что подтверждается письмом ООО «Бегет» исх. № 206-ю/2021 от 24.03.2021.

Кроме того, истец ссылается на факт продажи в рамках исполнения контрактов ООО «Машинери Тулс» (ответчик-1) товаров, содержащих обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.

21.04.2021 и 30.04.2021 истец направил в адрес ответчика-1 и ответчика-2 претензионные письма с требованиями о прекращении действий, нарушающих исключительное право истца, и о выплате истцу компенсаций.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установил, что ответчиками в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств правомерности использования спорного товарного знака, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

При этом, выполняя указание суда кассационной инстанции в отношении наличия у истца права на защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 186360, суд первой инстанции установил, что между ТаегуТек Лтд (правообладатель, лицензиар) и ООО «ТегоТек РУС» (истец, лицензиат) заключен лицензионный договор № TT-012R от 11.03.2013 о предоставлении права использования товарного знака № 186360 на условиях исключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак № 186360 (п. 6.1 договора, до 03.12.2028).

Дата и номер государственной регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) - от 09.10.2013 РД0133094.

Согласно п. 1.1 Лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарного знака «TaeguTec», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.03.2000г., свидетельство № 186360 (далее «Товарный знак»), в отношении всех товаров для которых Товарный знак зарегистрирован, любым не противоречащим российскому законодательству способом.

Таким образом, в соответствии со статьями 1235, 1236, 1489, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО «ТегоТек РУС» на основании лицензионного договора № TT-012R от 11.03.2013 является исключительным лицензиатом на право использования товарного знака № 186360 на территории РФ в отношении всех зарегистрированных товаров любыми допустимыми способами.

Согласно 2.6 Лицензионного договора если третьи лица нарушают права, предоставленные Лицензиату на территории РФ по настоящему договору, Лицензиат предъявляет иск к таким лицам и самостоятельно несет соответствующие расходы и принимает денежные поступления, полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком.

Принимая во внимание изложенное суд первой инстанции правомерно установил, что предъявление иска обществом «ТегоТек РУС» по настоящему делу является законным способом защиты исключительного права на товарный знак № 186360.

Согласно части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются ... 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Судом первой инстанции установлено, что доменное имя machinerytools.ru принадлежит ФИО1, что подтверждается письмом ООО «Бегет» исх. № 206-ю/2021 от 24.03.2021 (т. 1 л.д. 33).

Предложение к продаже соответчиками товаров на интернет-сайте https:liraachinerytooSs.ru/ подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств -информации в сети Интернет от 26.02.2021 (т. 1 л.д. 76-122).

Тот факт, что фирменное наименование ООО «Машинери Туле» указано на спорном интернет-сайте только лишь подтверждает факт нарушения со стороны обоих ответчиков.

При этом гр. ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «Машинери Туле», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ.

Следовательно, соответчики являются аффилированными лицами и своими совместными действиями нарушили права истца путем предложения к продаже контрафактных товаров.

Доводы ответчика - 2 об оригинальности товаров правомерно отклонены судом первой инстанции как не подтвержденные материалами дела.

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно правовой позиции изложенной в постановлении от 28.04.2022 по делу № А41-4903/21 Суда по интеллектуальным правам, учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара -исчерпание права и пр.).

Истец вправе же опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности.

При этом по смыслу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, контрафактность товаров истец доказывать не должен, именно нарушитель должен доказать оригинальность товаров.

Представленные в материалы дела ответчиками документы не обосновывают «цепочку» происхождения товаров, начиная с истца или компании TaeguTec Ltd.

Так, в декларации на товары № 10005030/281021/0558585 указано, что отправителем является компания из Китая, а товарный знак не обозначен (графа 31). Указание в ГТД на то, что товар якобы произведен компанией TaeguTec Ltd, не подтверждает того, что это соответствует действительности, поскольку декларант может указать в ГТД любые сведения, при этом сертификатов происхождения товаров, договоров поставки с компанией TaeguTec Ltd не представлено;

Скриншоты с сайта Госзакупок не является допустимым доказательством в отношении довода об исчерпании исключительного права, поскольку такие скриншоты не подтверждают оригинальность товаров и их происхождение от оригинального производителя или истца, равно как и ссылка на ответ АО «Редуктор ПМ» в отношении довода об исчерпании исключительного права, поскольку он не подтверждает оригинальность товаров и их происхождение от оригинального производителя или истца.

Кроме того, ГТД № 10005030/281021/0558585 датирована 2021 годом, в связи с чем, в любом случае доводы о легализованном «параллельном импорте» подлежат отклонению и не отменяют факт нарушения, поскольку на период нарушения прав истца «параллельный импорт» легализован не был, а, следовательно, не входит в период доказывания по делу.

Поскольку доказательств того, что эти товары происходят от истца или компании TaeguTec Ltd. (Респ. Корея) ответчиками не представлено, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что предложенные к продаже и проданные ответчиками товары являются контрафактными.

Также не имеет правового значения ссылка о том, что размещенные на сайте https://machinerytoo 1 s.ru/ фотографии якобы взяты из оригинального каталога компании TaeguTec Ltd. (Респ. Корея), поскольку это не подтверждает прав соответчиков на использование обозначения «TaeguTec», а напротив, подтверждает лишь о незаконном использовании чужих фотографий.

Доказательств того, что истец или правообладатель разрешал ответчикам использовать обозначение «TaeguTec» в отношении металлорежущего инструмента в материалы дела не представлено.

Также суд первой инстанции правомерно установил, ответчиками в дело не представлено доказательств того, что истец злоупотреблял своими правами и пытался причинить вред ответчикам. Напротив, истец защищает исключительное право на товарный знак, как уполномоченный исключительный лицензиат, а ответчики без разрешения истца использовали товарный знак, ссылаясь на оригинальность товаров, но отказываясь представлять доказательства такой оригинальности. С учетом изложенного не усмотрел правовых оснований как для удовлетворения заявленных ходатайств об истребовании доказательств, так и для вывода о злоупотреблении правом со стороны истца.

Размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак определен в двукратном размере стоимости ввезенных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за и истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из представленных в ответе на судебный запрос АО «Редуктор-ПМ» документов, согласно которым товар со спорным обозначением фактически принят по спецификациям № 1-5 согласно УПД (том 2) на сумму 1 309 724,16 руб.. Таким образом, сумма компенсации согласно расчету истца составила в размере 2 619 448 руб. 32 коп.

Учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателей, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел компенсацию в размере 2 619 448 руб. 32 коп. соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем, исковые требования удовлетворил в указанном размере.

Суд апелляционной инстанции полагает, что взысканный судом первой инстанции размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Исходя из изложенного, судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела и у судебной коллегии не имеется оснований для их переоценки.

Довод заявителя апелляционной жалобы о незаконности и необоснованности принятого решения, с нарушением норм материального и процессуального права, апелляционной инстанцией отклоняется как несостоятельный и противоречащий нормам действующего законодательства в связи со следующим.

В соответствии со ст. ст. 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Каких-либо доказательств необоснованности указанных выводов суда первой инстанции, способных послужить основанием для их переоценки, заявитель в установленном статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской порядке не представил.

При этом, суд апелляционный инстанции отмечает, что ответчик обратился с краткой апелляционной жалобой, которая по существу требований доводов не содержит, что исключает оценку таких обстоятельств судом по собственной инициативе.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка доводам сторон и имеющимся в деле доказательствам, у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для их переоценки.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 июня 2023 года по делу № А40-128835/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с ООО «Машинери Тулс» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: Д.В. Пирожков

Судьи: Ю.Н. Кухаренко

О.Н. Лаптева

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.