ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

19 октября 2023 года

Дело №А56-22405/2023

Постановление изготовлено в полном объеме 19 октября 2023 года

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Титова М.Г.,

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-22761/2023) общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2023 по делу № А56-22405/2023, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (с учетом уточнений) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование права на товарный знак № 266060 в размере 62 500 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., почтовых расходов в размере 511,17 руб. и расходов на приобретение спорного товара в размере 100 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением арбитражного суда первой инстанции в виде резолютивной части от 25.05.2023 в исковые требования удовлетворены в части взыскания компенсации в размере 880,90 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 35 руб., судебных издержек по оплате стоимости товара в размере 1,41 рубль, по оплате почтовых услуг в размере 7,20 руб. В остальной части требования оставлены без удовлетворения. Мотивированное решение изготовлено 07.06.2023.

В апелляционной жалобе ООО «Зингер СПБ», ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Апеллянт считает неверным снижение судом суммы компенсации, указав, что им избран способ расчета компенсации исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, размер компенсации обоснован представленными в материалы дела доказательствами.

В силу части 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена судом апелляционной инстанции без вызова сторон, по имеющимся в деле доказательствам.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «Зингер СПБ» является обладателем исключительных прав на товарный знак №266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак №266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004 года, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.

Обращаясь с иском, истец указал, что 15.04.2022 в торговом помещении по адресу: <...>, магазин «Мир одежды обуви», был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО1 А.И.О. товара – маникюрный инструмент, имеющего технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара от ИП ФИО1 А.И.О. подтверждается кассовым чеком от 15.04.2022, спорным товаром, а также видеосъемкой.

Полагая, что названными действиями ответчик нарушил исключительные права общества, последнее обратилось к нему с претензией, в которой потребовало прекратить нарушение исключительных прав и выплатить соответствующую компенсацию.

Поскольку ответчик претензию истца оставил без удовлетворения, ООО «Зингер СПБ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца, исчислив размер компенсации за один день согласно формуле 750 000 рублей/4,73 года/12 месяцев/30 дней и с учетом требования истца о взыскании двукратной стоимости права, а именно в размере 880,90 руб.

Апелляционная инстанция, повторно исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается принадлежность ООО «Зингер СПб» исключительного права на товарный знак №266060.

Факт продажи контрафактного товара установлен судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, в том числе самим товаром, товарным чеком от 15.04.2022.

Согласно статье 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Согласно пункту 2 статьи 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224 ГК РФ).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав подтвержден.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем товарного знака №266060.

Указанный товарный знак классифицируется как «маникюрные инструменты», зарегистрирован в отношении товаров, указанных, в том числе в 8 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Истец произвел расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060 в двукратном размере из расчета: 750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения/ 12 месяцев х 2 = 62 500 руб.

В подтверждение заявленной суммы истец представил в материалы дела лицензионный договор, заключенный между истцом и ИП ФИО2 от 11.08.2021, предоставляющий право на использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству №266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы МКТУ.

Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования Товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб.

Указанный договор недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен. Какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, в материалы дела не представлены.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П).

Как указывалось выше, суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, указал, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 880,90 руб. согласно формуле 750 000 рублей/4,73 года/12 месяцев/30 дней (двукратный размер стоимости права использования).

Вместе с тем, в рассматриваемом случае судом первой инстанции не принято во внимание, что взыскание с нарушителя исключительного права компенсации, рассчитанной исходя из факта нарушения, срок совершения которого расценен в один день, ограничивает возможность защиты интеллектуальной собственности, и не только не обеспечит восстановления имущественной сферы истца, но и не будет способствовать достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.

При определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в условиях обычной хозяйственной практики предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В свою очередь, заключение лицензионного договора на один день очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом. Такая продолжительность не может быть определена ниже сложившегося в практике минимального срока, на который заключаются лицензионные договоры (минимум 1 месяц).

Кроме того, бремя доказывания того факта, что предложение товара к продаже осуществлялось в течение одного дня возлагается на ответчика, который должен был представить соответствующие доказательства. В материалах дела таких доказательств не имеется.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2023 по делу № А58-843/2021.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в сумме 880,90 руб. исходя из факта нарушения, срок совершения которого расценен в один день.

Принимая во внимание фактические обстоятельства рассматриваемого дела, объем представленных сторонами доказательств, апелляционный суд полагает, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака № 266060 в размере 62 500 руб. является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 62 500 руб.

Истцом также было заявлено о взыскании с ответчика расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., почтовых расходов в размере 511,17 руб. и расходов на приобретение спорного товара в размере 100 руб.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Частью 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ с учетом разъяснений, данных в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - постановление № 1), лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Согласно пункту 2 постановления № 1 к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле.

Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, издержки, понесенные в связи с собиранием доказательств, могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении имущественных исковых требований они подлежат взысканию с другой стороны.

Исходя из существа настоящего спора, сама сделка розничной купли-продажи контрафактного товара не является его предметом, а лишь зафиксированным истцом способом незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности (товарных знаков и произведения изобразительного искусства), то есть средством (способом) доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Приобретение контрафактного товара и представление его в суд в качестве вещественного доказательства в рассматриваемом случае носило необходимый характер, поскольку факт размещения на таком товаре обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, подлежал установлению судом.

Таким образом, расходы на приобретение контрафактного товара в настоящем деле являются судебными издержками истца, равно как и почтовые расходы, понесенные истцом при отправке иска

Факт несения указанных расходов истцом подтверждается представленными в материалы дела платежным поручением, квитанциями, чеком.

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., почтовых расходов в размере 511,17 руб. и расходов на приобретение спорного товара в размере 100 руб.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Судебные расходы распределяются апелляционным судом в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2023 по делу № А56-22405/2023 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию в размере 62 500 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по Свидетельству № 266060, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., почтовые расходы в сумме 511,17 руб., расходы на приобретение спорного товара в сумме 100 руб.

Вещественное доказательство - товар, приобщенный к делу № А56-22405/2023 уничтожить после вступления решения в законную силу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

М.Г. Титова