Решение по делу № А82-10501/2022 от 31.07.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ярославль

Дело № А82-10501/2022

31 июля 2023 года

Резолютивная часть решения принята 26.07.2023 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Тепениной Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Куликовой А.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 Тует Май

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 339 600 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 (представитель по доверенности от 18.07.2022, диплом),

от ответчика – ФИО3 ( по доверенности от 07.11.2022, удостоверение адвоката),

установил:

Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 Тует Май о взыскании 339 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 92006, 92109, 152853, 356065, 1000194, 949045. Также истец заявил о возмещении ответчиком 9 792 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 156 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

В судебном заседании, состоявшемся 12.07.2023, объявлялись перерывы, после которых судебное заседание продолжено.

Ответчик в письменном отзыве отметил, что истцом не обоснован размер заявленной ко взысканию компенсации, соразмерность требуемой суммы допущенному нарушению. По мнению предпринимателя, ссылки истца на решение по делу №А82-8420/2021 недостаточно, поскольку в судебном акте говорится о неправомерном использовании только 1 товарного знака (№92006). Изображения, сходные с другими товарными знаками, имеются не на всех представленных истцом фотографиях. Кроме того, изображения каждого из товарных знаков, указанных в приложениях № 10, 13 и 14, невозможно дифференцировать между собой на контрафактных товарах в виду их визуальной схожести. Товарный знак, приведенный в приложении № 11 к исковому заявлению, на фотографиях отсутствует.

Также, по мнению ответчика, в несении расходов на получение выписки из ЕГРИП не было необходимости, поскольку данные о месте жительства предпринимателя имеются в протоколе об административном правонарушении (дело №А82-8420/2021).

При определении размера компенсации предприниматель просил учесть, что является субъектом малого предпринимательства, уровень выручки за 2020 год, наличие на иждивении малолетнего ребенка, данные о личности нарушителя.

Также данным участником спора заявлено о применении положений абз. 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ.

Истцом представлены мотивированные возражения относительно доводов ответчика. Как следует из пояснений данного участника процесса, сопоставительный анализ показал, что товарные знаки компании и обозначения, приведенные на фотографиях контрафактного товара, по большинству признаков, сходны между собой. Незначительные отличия не влияют на общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями. Также истец отметил, что к продаже предлагался значительный объем продукции, ответчик является злостным нарушителем исключительных прав правообладателей, неоднократно привлекался к ответственности.

Подробно позиция сторон спора приведена в исковом заявлении, отзыве, дополнительных пояснениях и возражениях, а также в ходе судебных заседаний.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела (в том числе, представленные в электронном виде), суд установил следующее.

Старшим инспектором ОИАЗ ОМВД России по Заволжскому городскому району установлен факт реализации ИП ФИО1 Тует Май 09.04.2021 в 13 час. 57 минут по адресу: <...> в магазине "Супер-эконом" товаров в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от 09.04.2021, правообладателем которого является компания Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC).

Факт проведенного проверочного мероприятия зафиксирован в протоколе осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 09.04.2021. Согласно указанному протоколу и приложенным к нему фотоматериалам предпринимателем предлагалась к продаже обувь, маркированная логотипами товарных знаков Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC).

Усмотрев в действиях предпринимателя признаки состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, административным органом в отношении предпринимателя составлен протокол по делу об административном правонарушении № 018763 от 18.05.2021.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 23.08.2021 по делу №А82-8420/2021 предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст.14.10 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения спора по делу №А82-8420/2021 было установлено, что спорная продукция была изъята в торговой точке, в которой предприниматель осуществляет деятельность по реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужих товарных знаков, а также установлено наличие события и всех элементов состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Компания Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ - обувь, спортивная обувь по свидетельствам № 92006, 92109, 152853, 356065, 1000194, 949045.

Договоры об отчуждении исключительных прав либо лицензионных договоров о предоставлении права использования указанных товарных знаков компании с предпринимателем, истец не заключал.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав, истец направил ответчику претензию с требование об оплате компенсации.

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела (в том числе, представленные в электронном виде), доводы сторон, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 1231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и данным Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также – Постановление № 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входит установление следующих обстоятельств: факт принадлежности истцу исключительного права на соседства индивидуализации и его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, услуг для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частью 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Как следует из содержания искового заявления, настоящий иск предъявлен в защиту принадлежащих истцу исключительных прав на товарные знаки N 92006, 92109, 152853, 356065, 1000194, 949045.

Истец определил компенсацию в размере 339 600 000 рублей на основании статьи 1515 ГК РФ, исходя из 56 600 рублей за каждое нарушение ответчиком исключительных прав.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки подтвержден представленными в дело доказательствами.

Ознакомившись с фотоматериалами (дело №А82-8420/2021), суд исходит из того, что сравниваемые обозначения на контрафактном товаре, приобретенном у ответчика, и товарные знаки истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы.

В качестве доказательства незаконного использования ответчиком исключительных прав на товарные знаки в виде предложения к продаже обуви, маркированной вышеуказанными товарными знаками, истец ссылается на решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-8420/2021.

Ознакомившись с материалами данного дела (в том числе, фотоматериалами к протоколам), оценив представленные истцом доказательства, учитывая решение Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-8420/2021, суд приходит к выводу о том, что предпринимателем нарушено исключительное права компании на товарные знаки, заявленные в иске.

В то же время при установлении количества нарушений, составляющих основание для начисления компенсации, следует учитывать правовую позицию, приведенную в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

Согласно указанному пункту Обзора, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение (пункт 33 Обзора от 23.09.2015).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Под серией товарных знаков понимается, как правило, три и более товарных знака, принадлежащих одному правообладателю, в основе которых лежит один элемент.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, необходимо, чтобы такой доминирующий элемент повторялся во всех товарных знаках.

Исследовав и сравнив с учетом вышеназванной правовой позиции товарные знаки "", "", "" по свидетельству Российской Федерации N 92109, а также по международным регистрациям N 1000194, N 949045, суд исходит из того, что данные товарные знаки представляю собой серию, состоящую из трех товарных знаков, объединенных единым словесным элементом "NB" и обладающих незначительными отличиями.

Однако товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 152853 и N 356065 не представляют собой серию товарных знаков, поскольку серией товарных знаков могут быть признаны три и более товарных знака. Следовательно, в названном случае товарные знаки серию не образуют.

В связи с этим исходя из установленных фактов нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 152853 и N 356065, компенсация подлежит взысканию за каждый товарный знак в самостоятельном порядке, в то время как, компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 92109, а также по международным регистрациям N 1000194, N 949045, признанные серией товарных знаков определяется как одно нарушение.

Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что в рамках настоящего дела подтверждено совершение ответчиком четырех нарушений исключительного права на товарные знаки, а именно: на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 92006, на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 152853, на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 356065, а также на серию товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 92109 и международным регистрациям N 1000194, N 949045.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец определил компенсацию в размере 339 600 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 за 6 товарных знаков.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 62 Постановление N 10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

На основании пункта 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. В этой связи размер компенсации не должен рассматриваться как форма обогащения.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

В тоже время снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Судом оценены фактические обстоятельства настоящего дела и установлено, что решением Арбитражного суда Ярославской области от 10.12.2019 по делу №А82-19937/2019 предприниматель привлекалась к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт реализации предпринимателем соответствующей продукции применительно к делу №А82-8420/2021 установлен старшим инспектором ОИАЗ ОМВД России по Заволжскому городскому району 09.04.2021 (т.е. уже после привлечения предпринимателя к ответственности за аналогичное нарушение).

Иные судебные акты в отношении предпринимателя были приняты после 09.04.2021.

Принимая во внимание совершение нарушения интеллектуальных прав после привлечения к административной ответственности, значительный объем предлагаемого к продаже товара, обстоятельства совершенного предпринимателем нарушения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для установления размера компенсации в минимальном размере.

Учитывая доводы ответчика, суд не может согласиться с определенным истцом размером компенсации в сумме 56 600 руб. за каждое нарушение.

При таких обстоятельствах, исходя из доводов и возражений сторон, фактических обстоятельств дела, суд определил размер компенсации за каждое нарушение в сумме 30 000 руб.

Исходя из толкования норм действующего законодательства, взыскание компенсации не должно носить карательный характер, свойственный мерам публичной, а не гражданско-правовой ответственности.

Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности имеет только правовосстановительную функцию, которая в свою очередь реализуется лишь в виде компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в целом.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Принимая во внимание, что ответчиком заявлено о применении положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера ответственности, суд, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, приходит к выводу об определении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме 60 000 руб. Приведенные истцом обстоятельства сами по себе не исключают применение судом правила абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в рассматриваемом случае и учтены судом при определении размера компенсации.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении (статья 112 АПК РФ).

Заявленные истцом судебные расходы понесены в связи с рассмотрением дела, подтверждены соответствующими документами.

Учитывая результаты рассмотрения настоящего дела, положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснения, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.10.2021 № 46-П, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 3 460 руб. в порядке возмещения расходов на оплату государственной пошлины, 55,13 руб. почтовых расходов, 70,68 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Вопреки доводам ответчика, расходы истца, связанные с получением выписки из ЕГРИП обусловлены требованиями процессуального законодательства по соблюдению претензионного порядка урегулирования спора и направлению искового заявления. Учитывая временной промежуток со дня вынесения протокола об административном правонарушении и обращения в суд с настоящим исковым заявлением, адрес предпринимателя мог измениться. В связи с этим оснований для вывода о необоснованности несения данных расходов, судом не установлено.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 Тует Май (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) 60 000 руб. компенсации, а также 3 460 руб. в порядке возмещения расходов на оплату государственной пошлины, 55,13 руб. почтовых расходов, 70,68 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Ю.М. Тепенина