ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

04 декабря 2023 года

Дело №А56-136/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 04 декабря 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М.Л. Згурской

судей А.Б. Семеновой, М.Г. Титовой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания А.И. Риваненковым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29594/2023) ИП ФИО1 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2023 по делу № А56-136/2023 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ИП ФИО1

к ООО «СоюзСтройСервис»

о взыскании

при участии:

от истца: ФИО2 (доверенность от 14.03.2022), ФИО3 (паспорт)

от ответчика: ФИО4 (доверенность от 01.06.2022)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП <***>; далее – предприниматель, истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СоюзСтройСервис» (ОГРН <***>, адрес: 198096, <...>, лит.А, оф.419-1; далее – общество, ответчик), в котором просил:

- обязать общество удалить за свой счет сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 680973 до степени смешения обозначение с сайта https://soyuzstroi.com/;

- взыскать с общества в пользу предпринимателя 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак;

- взыскать с общества в пользу предпринимателя судебную неустойку по пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения обществом вступившего в законную силу решения суда;

- взыскать с общества в пользу предпринимателя 48 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда от 05.08.2023 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе предприниматель просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы, представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как указывает истец, предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 680973 в отношении товаров и/или услуг, относящихся к 01, 02, 17, 19, 35 классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

15.12.2020 предпринимателю стало известно, что общество использует указанный товарный знак путем размещения предложений о продаже товара на сайте https://soyuzstroi.com/, что подтверждается протоколом осмотра письменного доказательства от 15.12.2020 № 78 АБ 9653063, удостоверенным ФИО5, временно исполняющей обязанности ФИО6, нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга.

24.12.2020 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 680973 и выплате компенсации в сумме 2 000 000 руб.

19.01.2021 ответчик направил в адрес истца ответ на претензию, в котором указал, что предлагает к продаже на сайте продукцию, которую закупает у ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» на основании договора поставки и никаких нарушений в связи с этим он не допустил.

Однако, как указывает истец, заключенный между обществом и ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» договор поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 прекратил свое действие еще в 2016 году. Более того, заключение договора поставки не предполагает передачу права на использование товарного знака покупателем, в том числе последующую реализацию товара.

Поскольку по состоянию на 26.12.2022 ответчик не исполнил претензию истца и продолжил реализацию продукции с использованием товарного знака путем размещения предложений о продаже товара на сайте https://soyuzstroi.com/products/, что подтверждается протоколом осмотра письменного доказательства от 27.12.2022 № 78 АБ 3430110, предприниматель обратился в суд с настоящим иском.

Суд отказал предпринимателю в удовлетворении иска.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт принадлежности предпринимателю исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 680973, в защиту которого он обратилсяв суд с настоящим иском, а также факт использования ответчиком на сайте https://soyuzstroi.com/ в предложениях о продаже товаров словесного элемента HYDROCEM, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что использование им товарного знака истца является правомерным по причине наличия пролонгированного договора поставки от 10.05.2016 №ППГ-09, заключенного между обществом и ООО «Производственное предприятие «Гидроцем».

Апелляционная инстанция считает указанный довод несостоятельным.

Согласно пункту 8.2.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31357-2013 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем» (далее - ГОСТ 31357-2013) гарантийный срок хранения упакованных смесей при хранении в соответствии с п. 8.2.1 – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Пунктом 1.3. договора поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 установлено, что качество товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Российской Федерации.

Следовательно, срок хранения товара, поставленного по договору поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 должен соответствовать ГОСТ 31357-2013 и не может быть более установленного пунктом 8.2.2 ГОСТ 31357-2013 срока.

В период с 15.12.2020 по настоящее время ответчик не мог предлагать к продаже на своем сайте https://soyuzstroi.com/ товар, поставленный по договору поставки от 10.05.2016 №ППГ-09, срок годности которого истек 13.07.2018 (то есть за 2 года и 5 месяцев до даты обнаружения истцом информации об использовании товарного знака на сайте).

Указанный товар приобретался ответчиком для поставки на определенный объект.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.08.2018 по делу №А56-43882/2018 с общества в пользу ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» взыскано 350 000 руб. задолженности по договору поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 и 175 738 руб. 88 коп. неустойки.

Материалами дела установлено, что ответчик для целей продажи закупает товар у иного лица ООО «Гидроцем», что подтверждается договором поставки от 15.02.2016 № 01/16 и универсальными передаточными документами (далее – УПД) за период с 19.02.2016 по 26.12.2018.

Факт предложения ответчиком в продаже именно контрафактного товара подтверждается несоответствием позиций товара.

На своем сайте https://soyuzstroi.com/ ответчик предлагает к продаже товар с обозначением «Гидроцем» следующего ассортимента (41 позиция):

1. HYDROCEM Ремонтная тиксотропная R3 T300;

2. HYDROCEM R4 T500;

3. HYDROCEM R4 T500 NC;

4. HYDROCEM R4 Л400;

5. HYDROCEM R4 Л600;

6. HYDROCEM R4 Л800;

7. HYDROCEM R4 T600 Fibre;

8. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 Fibre;

9. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 5;

10. HYDROCEM смесь сухая ремонтная R2 FC;

11. HYDROCEM смесь тиксотропная R2 T200;

12. HYDROCEM смесь ремонтная R3 T300 Финиш;

13. HYDROCEM состав для огнезащиты и теплоихоляции ОШ-1;

14. HYDROCEM смесь ремонтная тиксотропная R4 T600 Fast;

15. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 Fast;

16. HYDROCEM смесь сухая ремонтная R4 Л800 Fast;

17. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 Fast Fibre;

18. HYDROCEM смесь сухая Торкрет С;

19. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 С;

20. HYDROCEM смесь сухая Торкрет СС;

21. HYDROCEM смесь ремонтная тиксотропная R4 T500 С;

22. HYDROCEM смесь ремонтная литьевая R4 Л600 ХС;

23. HYDROCEM смесь тиксотропная R3 T300 XC;

24. HYDROCEM смесь ремонтная тиксотропная R4 T500 ХС;

25. HYDROCEM смесь сухая гидроизоляционная обмазочная;

26. HYDROCEM смесь сухая Торкрет ХС;

27. HYDROCEM смесь гидроизоляционная Проникающая;

28. HYDROCEM смесь для локализации протечек Гидропробка;

29. HYDROCEM смесь гидроизоляционная однокомпонентная Эласт 1К;

30. HYDROCEM смесь гидроизоляционная двухкомпонентная Эласт 2К;

31. HYDROCEM состав водоотталкивающий Гидрофобизатор;

32. HYDROCEM Шовный – состав для герметизации обводненных швов;

33. HYDROCEM смесь инъекционная гидроизоляционная Инжект 01;

34. HYDROCEM полимерная дисперсия. Уход за бетоном;

35. HYDROCEM смесь инъекционная гидроизоляционная Инжект 02;

36. HYDROCEM смесь защитно-грунтовочная Праймер;

37. HYDROCEM полимерная дисперсия. Уход за бетоном;

38. HYDROCEM гидроизоляционная добавка в бетон;

39. HYDROCEM двухкомпонентная система Антикор Э-01;

40. HYDROCEM двухкомпонентная система Антикор Э-03;

41. HYDROCEM смесь тиксотропная R3 T300 ЖБИ.

При этом, только позиции 1, 2 4-6, 10, 11, 14, 15, 21, 25, 27, 28, 31-33 и 35 поставлены ответчику ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» до 13.07.2017 (17 позиций).

Позиции товаров 3, 7-9, 12, 13, 17-20, 22-24, 26, 29, 34, 37-41 никогда не поставлялись ответчику ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» (24 позиции).

Между тем, в накладных, подтверждающих поставку ответчику товаров со стороны ООО «Гидроцем», отражены все позиции товаров.

Так, например, позиция 3 HYDROCEM R4 T500 NC - в накладной от 08.10.2018 №228, позиция 23 HYDROCEM смесь тиксотропная R3 T300 XC - в накладной от 09.11.2018 №254, позиция 12 HYDROCEM смесь ремонтная R3 T300 Финиш - в накладной от 17.10.2018 №238.

При этом у ООО «Гидроцем» отсутствуют права на использование обозначения «Гидроцем».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу № СИП-329/2020 установлено, что ООО «Гидроцем» учреждено ФИО7 в 2015 году, директором данного общества была назначена его супруга – ФИО8 На дату регистрации этого общества (13.01.2015) общество «Производственное предприятие «Гидроцем» уже длительное время использовало обозначение, сходное с произвольной частью фирменного наименования заявителя, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными. О таком использовании ФИО7 не мог не знать, являясь на указанную дату одним из учредителей ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и его генеральным директором. Таким образом, действия ФИО7 в данном случае были направлены на создание нового субъекта предпринимательской деятельности (конкурента) для осуществления деятельности в той же сфере, что и ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», однако без участия в такой деятельности предпринимателя. В связи с этим суд пришел к выводу, что что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» ФИО7 конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием».

Решением Роспатента от 14.08.2021, вынесенным по результатам рассмотрения возражений ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», поступивших 25.03.2021, признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные смолы», 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» и 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; смолы и битум».

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу № СИП-623/2021 удовлетворены исковые требования предпринимателя и досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 571756 в отношении:

- товаров 1-го класса «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» МКТУ;

- товаров 2-го класса «красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» МКТУ;

- товаров 17-го класса «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы» МКТУ;

- товаров 19-го класса «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники» МКТУ.

Признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756 недействительным полностью отражено в открытом реестре ФИПС.

В силу пункта 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ).

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Фактически, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что правовой охраны как таковой не существовало.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2022 по делу № СИП-1109/2021 требования ООО «Гидроцем» об отмене решения Роспатента от 14.08.2021 оставлены без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2021 по делу № А56-83754/2019 суд обязал ООО «Гидроцем» удалить товарный знак «Гидроцем» с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет-страниц. С ООО «Гидроцем» в пользу предпринимателя взыскано 4 137 600 руб. компенсации и 33 688 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.06.2022 по делу № А56-23063/2020 суд обязал ООО «Гидроцем» сменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком по свидетельству № 680973, правообладателем которого является предприниматель, и произвести соответствующие регистрационные действия или прекратить осуществлять аналогичные виды деятельности под сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №680973.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2022 по делу № А56-92831/2022 с ООО «Гидроцем» в пользу предпринимателя взыскано 1 837 305 руб. 63 коп. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Таким образом, у ООО «Гидроцем» отсутствовали правовые основания для производства и реализации строительных смесей для гидроизоляции, как под обозначением «ГИДРОЦЕМ», так и под обозначением «HYDROCEM». Нарушения со стороны ООО «Гидроцем» имеют систематический характер.

Следовательно, товар, закупаемый ответчиком у ООО «Гидроцем», является контрафактным товаром.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из указанного следует, что принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применим только в случаях введения хозяйствующими субъектами в гражданский оборот товаров, маркированных соответствующим обозначением, нанесенных непосредственно правообладателем или с его согласия.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено доказательств того, что он предлагает к продаже на своем сайте товар, поставляемый ООО «Производственное предприятие «Гидроцем».

Таким образом, сам факт наличия действующего договора поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 между ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и обществом не может свидетельствовать об исчерпании исключительного права на товарный знак, поскольку товар, представленный на сайте, не вводился в гражданский оборот.

Договор поставки от 10.05.2016 №ППГ-09 является рамочным договором и не содержит указания на то, какие товары предлагаются к поставке.

Таким образом, ответчик не может ссылаться на то, что разместил продукцию на своем сайте, рассчитывая на безусловную поставку товаров с указанным обозначением.

Более того, на своем сайте ответчик заявляет, что он является официальным дилером завода, однако доказательств заключения с ним дилерского договора не предоставляет.

Ответчиком не доказан факт наличия соответствующего разрешения правообладателя, равно как и доказательств ввода спорного товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. Обязанность доказывания факта законного введения в гражданский оборот спорного товара с согласия правообладателя товарного знака возлагается на ответчика.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого (рекламируемого) на сайте ответчика, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара (предлагаемого на сайте ответчика) является сам правообладатель.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Следовательно, именно ответчик должен доказать непрерывность сохранения остатка оригинальной продукции с момента действия договора до момента обнаружения нарушения.

Данный факт ответчиком не подтвержден, в деле отсутствуют какие-либо доказательства, позволяющие достоверно установить, что у ответчика имеется в наличии товар, поставленный ему со стороны ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и маркированный последним.

Документами, подтверждающими правоотношения между обществом и ООО «Гидроцем», подтверждается факт приобретения ответчиком у ООО «Гидроцем» товаров с обозначением «Гидроцем» на сумму 26 799 369 руб.

Таким образом, у ООО «Гидроцем» ответчиком был приобретен для дальнейшей реализации контрафактный товар на сумму 26 799 369 руб., тогда как у ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» (оригинальный товар) всего на 2 686 618 руб. 88 коп., что практически в 10 раз меньше.

Наличие договора поставки не подтверждает безусловное право покупателя на использование товарного знака поставщика и само по себе не предполагает исчерпание исключительного права.

Ответчик проводит разграничение между обозначениями и , тогда как обозначения являются тождественными.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила №482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Обозначение «ГИДРОЦЕМ» (товарный знак) и обозначение «HYDROCEM» (обозначение, также указанное в договоре, на сайте, в передаточных документах) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия (написание на кириллице и латинице).

Истец, защищая свои исключительные права на товарный знак, вправе требовать от других лиц пресечения действий, нарушающих его права путем использования тождественного обозначения.

Следовательно, разграничение, которое проводит ответчик, не имеет правового значения по делу, а доводы ответчика не основаны на положениях законодательства.

Более того, на сайте ответчика используются оба обозначения (страница 3 протокола 78 АБ 9653063 от 15.12.2020).

В 270 универсальных передаточных документах к договору поставки от 15.02.2016 № 01/16 на общую сумму 26 799 369 руб. зафиксировано приобретение контрафактного товара под обозначением «ГИДРОЦЕМ» (например, УПД от 19.02.2016 №4, от 12.08.2016 №121).

Ответчик неверно трактует позицию истца, полагая, что предприниматель основывает свои требования на УПД за период с 19.02.2016 по 26.12.2018 (по поставкам контрафактного товара от ООО «Гидроцем»).

Однако, указанный довод не соответствует действительности.

Истец основывает свои требования на протоколах осмотра письменного доказательства от 15.12.2020 № 78 АБ 9653063 и от 27.12.2022 № 78 АБ 3430110.

УПД за период с 19.02.2016 по 26.12.2018 (по поставкам контрафактного товара от ООО «Гидроцем») представлены истцом в суд с целью подтверждения факта предложения ответчиком к продаже именно контрафактного товара.

Настоящий иск заявлен предпринимателем в связи с нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак в период с 15.12.2020 (дата первой фиксации) по дату удаления информации с сайта в 2023 году.

После получения претензии истца от 23.12.2020 ответчик в любом случае должен был узнать о наличии товарного знака.

Таким образом, доводы ответчика о неизвестности ему факта регистрации товарного знака, несостоятельны.

Следовательно, материалами дела подтверждено, что ответчик предлагает к продаже контрафактный товар как под обозначением «HYDROCEM», так и под обозначением «ГИДРОЦЕМ».

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав подтвержден.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предпринимателем при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Предпринимателем заявлено требование о взыскании с ответчика 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

В отзыве на иск ответчик заявил о снижении размера компенсации.

В пункте 61 Постановления №10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Апелляционная инстанция считает, что истец не обосновал заявленный размер компенсации в сумме 5 000 000 руб.

Исходя из принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая характер правонарушения и степень вины ответчика, отсутствия доказательств несения истцом убытков, соразмерных заявленной сумме компенсации, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд апелляционной инстанции счел возможным снизить заявленную компенсацию до 300 000 руб.

По мнению апелляционной инстанции, указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания, а также требованиям разумности и справедливости при изложенных обстоятельствах.

Таким образом, с ответчика следует взыскать 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству Российской Федерации №680973.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Предпринимателем заявлено требование об обязании общества удалить за свой счет сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 680973 до степени смешения обозначение с сайта: https://soyuzstroi.com/.

Вместе с тем, согласно предоставленной ИП ФИО9, с которым обществом заключен договор от 28.12.2016 №22 на оказание услуг по разработке вэб-сайта с доменным именем: https://soyuzstroi.com, по состоянию на 15.10.2023 данная страница не содержит никакой информации (контента), в том числе сведений, содержащих указание на обозначение «ГИДРОЦЕМ».

Учитывая изложенное оснований для удовлетворения требования истца в указанной части не имеется.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 ГК РФ, в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения обществом вступившего в законную силу решения суда.

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Согласно пункту 31 Постановления №7 судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении.

Поскольку требование истца об обязании общества удалить за свой счет сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 680973 до степени смешения обозначение с сайта: https://soyuzstroi.com/ оставлено апелляционным судом без удовлетворения, требование о взыскании неустойки, предусмотренной статьей 308.3 ГК РФ, удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, решение суда подлежат отмене, а заявленные предпринимателем требования – частичному удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2023 по делу № А56-136/2023 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СоюзСтройСервис» (ОГРН <***>, адрес: 198096, <...>, лит.А, оф.419-1) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству Российской Федерации №680973, а также 2 880 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску и 180 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

ФИО10

Судьи

А.Б. Семенова

М.Г. Титова