Арбитражный суд Новосибирской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Г. Новосибирск дело №а45- 5516/2023

26 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 сентября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Надежкиной О.Б,, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Першковой И.К., рассмотрев дело по исковому индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>), г. Тюмень,

к обществу с ограниченной ответственностью «Академия» (ИНН <***>), г. Новосибирск,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (ИНН <***>),

об обязании прекратить использование на использование охраняемого по патентам №№ 130313, 130327, 130311 промышленного образца «Стендовая панель с декоративными игровыми элементами», об опубликовании в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации в размере 579 693 рублей 94 копеек,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Академия» (ИНН <***>), г. Новосибирск

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>), г. Тюмень

о признании недействительной (ничтожной) совершенную между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск сделку по подготовке аукционной документации (спецификации на поставку учебно-игрового оборудования) в целях размещения заказа на закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд,

при участии представителей:

ИП ФИО1 (онлайн) – ФИО2, паспорт, диплом, доверенность № 31 от 17.08.2022;

ответчика по первоначальному иску- не явился, уведомлен

третьи лица – не явились, уведомлены,

Установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Академия», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 579 693 рублей 94 копеек.

Определением суда от 15.03.2023 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 05.05.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Академия» обратилось в суд со встречным исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании недействительной (ничтожной) совершенную между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск сделку по подготовке аукционной документации (спецификации на поставку учебно-игрового оборудования) в целях размещения заказа на закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд.

Встречный иск принят судом к совместному рассмотрению с первоначальным иском.

В ходе судебного разбирательства представителем ответчика по первоначальному иску заявлено ходатайство об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьей 66 АПК РФ, исходя из фактических обстоятельств рассматриваемого спора, суд инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, поскольку признает имеющиеся в материалах дела доказательства достаточными для рассмотрения настоящего спора по существу, с учетом предмета заявленных требований.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 арбитражного процессуального кодекса российской федерации представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Между ООО «Академия» (далее - Общество, Ответчик) и МБДОУ «Крепыш» г. Ноябрьск (далее - детский сад, Заказчик) по итогам закупки №0190300003722000355, размещенной на портале zakupki.gov.ru был заключен муниципальный контракт №2648/22 от 27.06.2022 на поставку детского развивающего оборудования (бизибордов) на общую сумму 289 846,97 рублей (далее - Контракт).

В рамках данной закупки были поставлены тематические бизиборды (тактильно-развивающие панели) «Рыбалка», «В гостях у бабушки» и «Сад-огород» общей стоимостью 289 846,97 руб.

В ходе проверки Правообладателем (ИП ФИО1) было установлено, что по указанному Контракту Ответчиком были поставлены бизиборды (продукция), авторские права на которые защищены патентам на промышленный образец, исключительное право на которые принадлежат ИП ФИО1 (ТПК «Умничка»):

- декоративно-развивающая панель «Рыбалка» - патент №130313, дата государственной регистрации - 25.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0018934/2021504706 от 11.02.2022 г., срок действия - до 22.09.2026 г.), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021 г.

- декоративно-развивающая панель «В гостях у бабушки» - патент №130327, дата государственной регистрации - 25.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0018928/2021504705 от 11.02.2022 г., срок действия - до 22.09.2026 г.), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021 г.

- декоративно-развивающая панель «Сад-огород» - патент №130311, дата государственной регистрации - 25.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0018936/2021504706, срок действия - до 22.09.2026 г.), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021 г.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленные образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

При этом, как следует из пункта 120 этого же постановления Пленума ВС РФ, к существенным признакам промышленного образца, учитываемым при предоставлении правовой охраны, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

На основании запроса правообладателя Заказчиком (детским садом) были предоставлены фотоматериалы поставленного оборудования, по результатам изучения которых было установлено полное сходство с запатентованными за ИП ФИО1 промышленными образцами, а именно - в поставленной продукции содержатся все существенные элементы промышленных образцов, патенты на которые принадлежат Правообладателю, конфигурация, эстетические особенности, сочетание линий и цветов -полностью совпадают, совокупность признаков поставленной Ответчиком продукции производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Предоставленные по результатам запроса фотоматериалы поставленной Ответчиком продукции были сравнены с изображениями, которые содержатся в решениях о выдаче патентов на промышленные образцы, принадлежащих Правообладателю.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес Ответчик была направлена досудебная претензия (как по электронной почте, так и посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении) № юр-004 от 16.02.2023 г. (извещение №80088680483258).

Данная претензия Ответчиком проигнорирована, на момент подачи иска никакого ответа на претензию от Ответчика в досудебном порядке не поступило. От досудебного урегулирования возникшей ситуации Ответчик уклоняется, на контакт не идет, любые попытки связаться с ним игнорирует.

Правообладателем ИП ФИО1 не предоставлялось право использования запатентованных промышленных образцов, в том числе в коммерческих целях.

Предусмотренную статьей 1367 Гражданского кодекса РФ процедуру передачи права на использование промышленного образца - не оформляла, лицензионный договор не заключался.

Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя не допускается. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности (статья 1229 Гражданского кодекса РФ).

В силу статьи 1353 Гражданского кодекса РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдаёт патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известны м в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведённые в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца -все признаки, приведённые в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На основании пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в том числе предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата 5 интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав может осуществляется путем предъявления требования следующих требований:

- о признании права;

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- об изъятии материального носителя;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальны носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

При этом, на основании статьей 1407 ГК РФ патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Как следует из нормы статьи 1406.1 Гражданского кодекса РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца, тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Поскольку оптовая цена экземпляров поставленной Обществом контрафактной продукции по Контракту составляет 289 846,97 рублей, то в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1406.1 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10, расчет компенсации в связи с нарушением патентных прав ИП ФИО1 по данному эпизоду составляет: 289 846,97 руб. х 2 = 579 693,94 руб..

Доводы отзыва ООО «Академия» судом отклоняются как несостоятельные.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что первоначальный иск подлежит удовлетворению, а в удовлетворении встречного иска следует отказать.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

По первоначальному иску:

Взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 579 693,94 руб. (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 94 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 594,00 руб..

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья О.Б. Надежкина