КОПИЯ

66RS0033-01-2023-000494-83 № 2-455/2023

Решение в окончательной форме изготовлено 12.05.2023.

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

04 мая 2023 года г. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Шумковой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Делимовой Н.Н.,

с участием истца ФИО1,

представителя ответчика АО «ОК РУСАЛ Уральский алюминий» ФИО2, действующей по доверенности от 26.09.2022 (на 1 год),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» о защите прав на служебное изобретение,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» (далее – АО «РУСАЛ-Урал») о понуждении к регистрации договора об отчуждении исключительного права на служебное изобретение № «Способ выщелачивания боксита».

На основании определения суда от 21.04.2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (л.д.49).

В судебном заседании истец ФИО1 иск поддержал, пояснив, что ответчик обязан зарегистрировать в Роспатенте договор об отчуждении права на использование служебного изобретения № «Способ выщелачивания боксита», определив в договоре условие о его обратной силе с даты регистрации патента на основании п. 2 ст.425, статей 1228.3, 1232.6, 1234.2, 1345,2, 1357.3, 1370 Гражданского кодекса РФ. Просит иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика АО «РУСАЛ-Урал» ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании иск не признала, пояснив, что действие патента № «Способ выщелачивания боксита» было прекращено досрочно из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе 17.10.2008 года, данный патент восстановлению не подлежит. Досрочное прекращение действия патента на изобретение при неуплате в установленный срок патентной пошлины, в свою очередь, влечет за собой прекращение действия исключительного права на изобретение, в связи с чем, по истечении срока действия исключительного права изобретение переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без чьего – либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за его

использование. При этом досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые технические или художественно-конструктивные решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента. Патент не действует и не может быть восстановлен. Нормы Гражданского кодекса РФ, на которые ссылается истец, введены с 01.01.2022 года, и не применятся к спорным обстоятельствам. Исключительное право, о защите которого просит истец, является имущественным правом, срок исковой давности о защите исключительного права в три года пропущен истцом с учетом прекращения действия патента 17.10.2008 года. Просит отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Третье лицо Роспатент в судебное заседание представителя не направило. О времени, дате проведения судебного заседания третье лицо извещено путем направления судебной повестки по месту нахождения юридического лица, ходатайств об отложении не поступало (л.д.50).

Из письменного отзыва на исковое заявление представителя третьего лица Роспатента следует, что патент № прекратил свое действие досрочно с 17.10.2008 года в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе. Договоры в отношении указанного патента не регистрировались. Исключительное право на изобретение по патенту было исчерпано без возможности его восстановления в связи с истечением трехлетнего срока на восстановление действия патента – ст.1400 Гражданского кодекса РФ, что исключает возможность заключения договора об отчуждении. Просит рассмотреть дело в отсутствие представителя.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом определено рассмотреть дело при указанной явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что ФИО1, <ФИО>5, <ФИО>6, <ФИО>7, <ФИО>8 являются соавторами служебного изобретения «Способ выщелачивания боксита», созданного в период трудовых отношений с ОАО "Богословский алюминиевый завод" (правопредшественник ответчика). Патент № на данное изобретение был выдан правопредшественнику ответчика по заявке от 16.10.2003 года. Действие патента было досрочно прекращено из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента 17.10.2008 года в связи с неуплатой годовой пошлины (л.д.38-39).

Истец, обращаясь в суд с иском, полагает необходимым обязать ответчика понудить зарегистрировать в Роспатенте договор о передаче права авторства на служебное изобретение № «Способ выщелачивания боксита» от работников к работодателю с указанием в договоре условия о распространении его действия с даты регистрации заявки на патент, то есть с 16.10.2003 года. Полагает, что поданная ответчиком заявка на регистрацию патента и является договором на отчуждение права авторства на служебное изобретение. Также истец считает, что регистрация данного договора на отчуждение исключительного права будет являться основанием для получения им вознаграждения за использование ответчиком служебного изобретения.

Суд, оценивая доводы сторон, письменные материалы дела в их совокупности с учетом допустимости и относимости (ст.ст. 59, 60 ГПК РФ) приходит к выводу об ошибочности позиции истца, основанной на неправильном толковании норм материального права.

На основании ст. 153 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон, это дата подачи заявки на получение патента 16.10.2003 года, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу п. 3 ст. 154 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон, для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Согласно п.п. 1, 2 ст. 158 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон, сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 года N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008 года, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007 года.

В соответствии с абз. 5 п. 2 ст. 8 Патентного закона (в редакции 1992 г.) и п. 10 Постановления Верховного Совета РФ "О введении в действие Патентного закона РФ" предусматривалось принятие специального закона о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах. Однако специальный закон в указанной сфере не был принят.

В соответствии со статьей 3 Патентного закона РФ от 23.09.1992 года N 3517-1, действовавшего до 31.12.2007 года, права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно статье 7 данного Закона автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Патент выдается автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи; правопреемникам указанных лиц (ст. 8 Закона).

Согласно ст.8 Патентного закона Российской Федерации право на получение патента на изобретение, созданное работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение (ч. 3 п. 2 Патентного закона РФ).

При этом работнику (автору) принадлежит право авторства на служебное изобретение, а также в предусмотренных законом случаях право на вознаграждение за использование служебного изобретения.

Учитывая, что заявка на служебное изобретение подана на регистрацию 16.10.2003 года, соответственно порядок получения патента определялся Патентным законом РФ от 23.09.1992 года N 3517-1.

Из пояснений сторон в судебном заседании установлено, что в отношении изобретения №2256614 «Способ выщелачивания боксита», созданного работниками, не был заключен какой-либо договор между работниками и работодателем. При этом, Патентный закон РФ от 23.09.1992 года N 3517-1 не предусматривает необходимости регистрировать договор об отчуждении исключительного права работника на созданное им изобретение, данный Закон предусматривал возможность заключения между сторонами договора на вознаграждение за использование работодателем изобретения работника (ч.2 ст.8 Патентного закона РФ).

Раздел V Патентного закона РФ от 23.09.1992 года N 3517-1 регулирует порядок получение патента.

Абзац 2 части 3 статьи 8 Патентного закона РФ от 23.09.1992 года N 3517-1 предусматривал право работника на подачу заявки и получения патента на изобретение в случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне.

Пунктами 1-4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

На основании п. 1 ст. 425 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Согласно п.2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату возникновения правоотношений сторон, стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Анализируя нормы Патентного закона РФ от 23.09.1992 года N 3517-1, Гражданского кодекса РФ, суд приходит к выводу, что нормы гражданского законодательства не возлагают на работодателя ни обязанности заключать договор об отчуждении права авторства работников на служебное изобретение при подаче заявки на получение патента, ни регистрировать его как самостоятельный договор, влекущий возникновение, изменение, прекращений прав и обязанностей сторон при получении патента.

Являются обоснованными доводы истца в судебном заседании, что передача им, будучи работником, права авторства на служебное изобретение работодателю, путем совершения конклюдентных действий, выраженных в регулярном получении до 2012 года вознаграждения за использование служебного изобретения, является формой сделки по отчуждению права на изобретение. Однако, не предусмотрено законодательством обязанности работодателя регистрировать переход данного права от работника к работодателю в отношении служебного изобретения. Кроме того, не предусматривает законодательство (Патентный закон РФ от 23.09.1992 года N 3517-1, часть 4 Гражданского кодекса) ответственность работодателя в виде выплаты вознаграждения за служебное изобретение в связи с не совершением им действий по регистрации подобного договора, поскольку вознаграждение работникам предусмотрено за сам факт использования служебного изобретения в случаях, предусмотренных законодательством.

На основании ст.30 Патентного закона РФ от 23.09.1992 года N 3517-1 действие патента прекращается досрочно, в том числе при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Аналогичные положения содержатся в ст.1399 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 1 ст. 30.1 Патентного закона Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Такое ходатайство должно быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения установленного в соответствии с настоящим Законом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

Аналогичные положения предусмотрены и п.1 ст.1400 Гражданского кодекса РФ - действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного указанным Кодексом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

В силу положений ст.1364 Гражданского кодекса РФ по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

По смыслу приведенных норм, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, определен со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.

С момента получения патента РФ на изобретение по патенту № патентообладателю – ответчику 16.10.2003 года принадлежало исключительное право использования изобретения.

Поскольку действие патента было прекращено 17.10.2008 года, и в течение трехлетнего срока не было подано ходатайство о восстановлении действия патента, соответственно, изобретение по патенту №, перешедшее в общественное достояние, могло свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения автору за использование, в том числе и ответчиком.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 133 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", выплата вознаграждения работнику (автору) осуществляется в течение срока действия патента. В случае досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1399 ГК РФ) выплата вознаграждения прекращается. При этом, если действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец восстанавливается (статья 1400 ГК РФ), восстанавливается и обязанность по выплате вознаграждения. Если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков (пункты 1 и 4 статьи 10 ГК РФ). При применении пункта 3 статьи 1400 ГК РФ следует иметь в виду, что лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец одним из способов, названных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование изобретения, полезной модели или промышленного образца тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, осуществлено в период до восстановления действия патента.

Несостоятельной является ссылка истца на нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы об отчуждения исключительного права.

Так, на основании п. 1 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса (п.2 ст.1234 ГК РФ).

Поскольку истец не оспаривает, что созданное им изобретение «Способ выщелачивания боксита» является служебным, то к спорным правоотношениям сторон применяются нормы §§ 4, 5 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей на дату прекращения действия патента 17.10.2008 года. Данные нормы не возлагали на работодателей обязанность регистрировать переход прав от авторов – работников служебных изобретений к работодателю в отношении ранее зарегистрированных работодателем служебных изобретений (до введения в действие части 4 ГК РФ).

Целью обращения истца в суд является получение вознаграждения за использование служебного изобретения, само право патентообладателя на служебное изобретение истец не оспаривает. Однако, в соответствии со ст.1399 Гражданского кодекса РФ выплата вознаграждения работнику (автору) осуществляется в течение срока действия патента. В случае досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец выплата вознаграждения прекращается.

Установлено в судебном заседании, что патент № прекратил свое действие досрочно 17.10.2008 года, действие патента не было восстановлено, то в силу положений статьи 1364 Гражданского кодекса РФ изобретение перешло в общественное достояние, поэтому может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Нормы ст. 1370 Гражданского кодекса РФ предусматривают возможность восстановления действия патента при его досрочном прекращении и переходе исключительного права к работнику на служебное изобретение.

Однако, пункт 4.1 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ вступил в силу с 01.01.2022 года, это позволяет сделать вывод, что на момент введения его в действие заявленные к защите избранным истцом способом патентные правоотношения прекращены, обязанности по уведомлению авторов изобретения о досрочном прекращении действия патентов у ответчика не имелось.

У суда не имеется оснований для признания бездействия ответчика, выраженного в непринятии мер по регистрации договора о переходе права на служебное изобретение от автора – работника к работодателю противоправными в связи с отсутствием такой обязанности у ответчика – работодателя и прекращением действия патента, что является основанием для отказа в удовлетворении искового заявления ФИО1 о понуждении ответчика к регистрации договора о переходе исключительного права на использование служебного изобретения.

При определенных условиях использования служебного изобретения истец имеет право на взыскание убытков (ст.15 ГК РФ) в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 N 1848, что нашло разъяснение в п. 133 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков (пункты 1 и 4 статьи 10 ГК РФ.

Руководствуясь статями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» о защите прав на служебное изобретение оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционный жалобы через Краснотурьинский городской суд Свердловской области.

Председательствующий: судья (подпись) Шумкова Н.В.