ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

26 апреля 2025 года Дело № А42-8331/2024 Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 26 апреля 2025 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего Титовой М.Г., судей Геворкян Д.С., Трощенко Е.И., при ведении протокола судебного заседания секретарём Орфёновым К.А.,

при участии в судебном заседании представителя ИП ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 29.02.2024, онлайн), представителя ИП ФИО3 – ФИО4 (доверенность от 11.03.2025),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1913/2025) индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Мурманской области от 29.11.2024 по делу № А42-8331/2024, принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 об обязании, о взыскании,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, ИП ФИО3) об обязании прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца № 795472, № 937001 на материалах, которыми сопровождается оказание услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 795472, № 937001, в том числе с документаций, рекламы, вывесок, чеков и сети Интернет, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 795472, № 937001 в размере 1 000 000 руб.

Решением арбитражного суда от 29.11.2024 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы настаивает, что деятельность по оказанию услуг

35-го класса МКТУ направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам (производителям, продавцам, иным предпринимателям) таких услуг в продвижении их товаров. В целях классификации продажа товаров не считается услугой. Ответчик считает, что однородность в его деятельности и деятельности истца отсутствует. По мнению апеллянта, истец допускает злоупотребление своими правами. Кроме того, ответчик считает чрезмерным заявленный размер компенсации.

В апелляционной жалобе ответчик просит оставить обжалуемое решение без изменения.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел».

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель истца против её удовлетворения возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель ФИО1 обладает исключительным правом на товарные знаки согласно свидетельству № 795472, согласно свидетельству № 937001.

Истцом 04.07.2024 произведена контрольная закупка в сети табачных бутиков «ДЫМ & ПАР» по адресу: Москва, ул. Большая Садовая, д. 6, стр. 2.

В магазине «ДЫМ & ПАР» приобретена табачная продукция и получен кассовый чек, подтверждающий факт приобретения товара. Из полученного кассового чека видно, по какому адресу произведена контрольная закупка - <...>, кто является пользователем торговой точки - ИП ФИО3, ИНН <***>. В кассовом чеке имеется название торгового помещения - сеть табачных бутиков «ДЫМ ПАР».

Материалами дела подтверждается, что предприниматель ФИО1 право использования на защищаемый знак обслуживания предпринимателю ФИО3 не предоставлял.

Полагая, что действиями ответчиков по использованию защищаемого средства индивидуализации нарушается его исключительное право, истец направил претензию в адрес ФИО3 в порядке досудебного урегулирования спора, которая оставлена без удовлетворения.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Суд первой инстанции признал требования истца обоснованными по праву и по размеру.

Апелляционный суд, повторно исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или

хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Как указывается в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы, поскольку не требует специальных познаний.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», а также положениями статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Суд первой инстанции установил, что истцу принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству РФ № 795472 5 с приоритетом от 11.08.2020 и сроком действия регистрации до 11.08.2030, в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), а именно:

– абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов;

распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб- сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Также на имя истца зарегистрирован словесный товарный знак по свидетельству РФ № 937001 с приоритетом от «14» октября 2022 года и сроком действия регистрации до «14» октября 2032 года, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: 35 – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса;

менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление

коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб- сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

Материалами дела подтверждено, что ИП ФИО3 осуществляет торговую деятельность, маркирует обозначением «ДЫМ & ПАР» сеть табачных бутиков, т.е. занимается продажей табачной продукции.

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Истцом зафиксированы факты нарушения исключительного права на товарные знаки - произведена контрольная закупка в сети табачных бутиков «ДЫМ & ПАР» по адресу: <...>. В материалы дела представлена фотофиксация выявленных нарушений и информация из сети Интернет прилагаются.

В магазине «ДЫМ & ПАР» приобретена табачная продукция и получен кассовый чек, подтверждающий факт приобретения товара.

22.11.2024 истцом повторно произведена контрольная закупка в сети табачных бутиков «ДЫМ & ПАР» по адресу: Москва, ул. Большая Садовая, д.6, стр. 2.

Представлена фотофиксация нарушений и кассовый чек, подтверждающий факт приобретения товара. Истцом доказан факт незаконного использования сходного до степени смешения обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, и факт нарушения ИП ФИО3 исключительных прав на товарные знаки истца №№ 795472, 937001.

Ответчик в апелляционной жалобе подтверждает, что осуществляет деятельность по продаже табачной продукции под обозначением «ДЫМ & ПАР». Однако считает, что данная сфера деятельности не пересекается с услугами 35 класса МКТУ, указанных в зарегистрированных товарных знаков истца.

Апелляционный суд не может согласиться с позицией ответчика в свете следующего.

Товарные знаки истца по свидетельствам РФ №№ 795472 (с приоритетом от 11.08.2020), 937001 (с приоритетом от 14.10.2022) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса, в том числе «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Данные услуги относятся к торговой деятельности.

При установлении однородности товаров и/или услуг необходимо руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482 (далее - Правила), Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной 12 услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным Приказом ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 7.2.1 Руководства, при определении однородности услуг также может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

К 35 классу МКТУ относятся, в частности объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги продаж по почте или с помощью электронных средств, например, через веб-сайты или телемагазины.

Исходя из пункта 2 Руководства услуга продвижение товаров для третьих лиц может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой, относящейся к 35 классу МКТУ, термин «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п. Для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: «услуги по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги по развозной продаже товаров», «услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений», «услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

Для обозначения услуг, в той или иной степени связанных с торговой деятельностью, кроме упомянутого ранее термина «продвижение товаров для третьих лиц», могут быть использованы иные термины, содержащиеся в 35 классе МКТУ. В зависимости от вида деятельности могут быть использованы следующие термины: агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Как подтверждает сам ответчик, он осуществляет торговую деятельность, а именно маркирует обозначением «ДЫМ & ПАР» сеть табачных магазинов, т.е. занимается продажей табачной продукции.

Товарные знаки истца по свидетельствам РФ №№ 795472 (с приоритетом от 11.08.2020), 937001 (с приоритетом от 14.10.2022) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса, в том числе «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», следовательно, относятся к торговой деятельности.

Апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ИП ФИО1, и деятельность ИП ФИО3 по продаже табачной продукции, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Как указано в общей части Международной классификации товаров и услуг, к 35 классу относятся, в частности объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги продаж по почте или с помощью электронных средств, например, через веб-сайты или телемагазины. Учитывая разъяснения, содержащиеся в Информационном письме Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ».

Таким образом, апелляционный суд соглашается с доводом истца, что услуги по оптовой и розничной торговле табачной продукцией относятся к услугам, связанным с торговой деятельностью.

Данная деятельность является однородной к услугам 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, проведение коммерческих мероприятий; распространение рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Таким образом, услуги, оказываемые с использованием товарных знаков №№ 795472, 937001, и услуги по розничной торговле табачными изделиями, осуществляемые ответчиком, являются однородными, имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и цель (доведение товара до потребителя), услуги по обеспечению товарами традиционно сопряжены с демонстрацией товаров, рекламой товаров.

Индивидуальный предприниматель ФИО3 не представила в материалы дела доказательств того, что производит собственную продукцию.

Таким образом, апелляционный суд не может констатировать того, что ответчик заниматься реализацией и продвижением своих товаров.

Вместе с тем материалами дела подтверждено, что у ИП ФИО3 имеется табачный магазин под названием «ДЫМ & ПАР», в котором продвигается табачная продукция третьих лиц.

Вместе с тем, истец собственные товары не производит, а только реализует и продвигает табачную продукцию третьих лиц в своих розничных магазинах.

Тем самым истцом были зарегистрированы товарные знаки под №№ 795472, 937001 в отношении услуг 35 класса, в том числе «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», что говорит о ведении истцом торговой деятельности.

Ответчик ИП ФИО3 не опровергла тот факт, что также осуществляет деятельность по продаже табачной продукции, что доказывает использование им обозначения «ДЫМ & ПАР» в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, опасность смешения в данном случае является высокой.

При таком положении, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца подтвержден материалами дела.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 Постановления № 10).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери

правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления № 10).

В исследуемом случае расчет заявленной к взысканию компенсации произведен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере

1 000 000 руб.

Полномочие арбитражного суда по определению размера компенсации вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. При этом дискреция суда по индивидуализации размера такой компенсации, допускающая выплату компенсации свыше установленного законодателем минимального размера, должна учитывать реальные последствия правонарушения и отвечать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Обосновывая заявленный размер компенсации, истец указал, что незаконное использование ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 795472, 937001, привело к вероятным убыткам и имущественным потерям правообладателя. Истец мог заключить договор коммерческой концессии и получать вознаграждение за использование третьим лицом (пользователем) в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателя.

Истец ссылается на то, что обратившись в общедоступным источникам информации, а также проанализировав рынок франшиз табачных магазинов (см., например, https://www.beboss.ru/franchise/3902-franshiza-pitersmoke, https://franchisess.ru/, https://businessmens.ru/franchise/smoking-shop— tabachnyymagazin-1160, https://topfranchise.ru/products/franshiza-seti-tabachnykh- magazinovvapestudio/ и др.), можно сделать вывод, что сумма вознаграждения (паушальный взнос) за одну торговую точку, которую мог получать истец, составляет 500 000 - 750 000 руб. Учитывая, что факт нарушения длится не менее четырех месяцев истец мог бы еще получать каждый месяц роялти в минимальном размере 100 000 - 200 000 руб.

Фактов злоупотребления истцом правом суд первой инстанции не установил.

Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд первой инстанции учитывал, что ответчик длительное время нарушает исключительные права Истца; после получения претензии не прекращено их нарушение. Суд учитывал характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки Правообладателя, принял во внимание принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции отметил, что незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 795472, 937001 негативно отражается на репутации истца. ИП ФИО1 использует принадлежащий ему товарный знак в предпринимательской деятельности. Розничная сеть табачных магазинов «Дым и Пар» присутствует на рынке Ярославской и Тверской областей около 10 лет. Ярославская и Тверская области являются стабильными туристическими направлениями, в связи с чем сеть табачных магазинов «Дым и Пар» пользуется популярностью не только у местных жителей, но и у туристов.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленный истцом размер соответствует допущенному ответчиком нарушению, оснований для

снижения размера компенсации не установил, соответствующих доказательств ответчиком не представлено.

Требование ИП ФИО1 об обязании прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 795472, № 937001, на материалах, которыми сопровождается оказание услуг однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 795472, № 937001, в том числе с документаций, рекламы, вывесок, чеков и сети Интернет, обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

С учетом изложенного, оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы ответчика апелляционный суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 29.11.2024 по делу № А42-8331/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в

срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий М.Г. Титова

Судьи Д.С. Геворкян

Е.И. Трощенко