ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

24 февраля 2025 года

Дело №А42-11517/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 24 февраля 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Титовой М.Г.,

судей Семеновой А.Б., Фуркало О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Фолленвейдером Р.А.,

при участии в судебном заседании представителя Xiaomi Inc. – ФИО1 (доверенность от 25.12.2023, онлайн),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21977/2024) Xiaomi Inc. на решение Арбитражного суда Мурманской области от 04.06.2024 по делу № А42-11517/2023, принятое по иску Xiaomi Inc. к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании,

установил:

Xiaomi Inc. (далее – истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 60 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «XIAOMI» на сайте Ozon.

Решением суда от 04.06.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе Xiaomi Inc., ссылаясь на неполное исследование материалов дела, а также на неверное толкование норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указывает на неверное толкование принципа исчерпания права, а также неверное применение положений статьи 1487 ГК РФ. Вместе с тем, по мнению апеллянта, суд первой инстанции оставил без внимания вопрос о наличии или отсутствии разрешения правообладателя в отношении способа использования – в сети «Интернет».

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел».

Суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Судом апелляционной инстанции было удовлетворено ходатайство ответчика об участии в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru (онлайн заседание). Апелляционный суд обеспечил подключение к онлайн заседанию в течение разумного времени, однако, представитель свое участие не обеспечил, в связи с чем суд посчитал возможным рассмотреть по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) апелляционную жалобу в отсутствие участников процесса.

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Компания Xiaomi Inc. Рег. N 91110108551385082Q является Правообладателем исключительных прав на товарные знаки "XIAOMI", "MI", "Redmi", "POCO" (далее - "Товарные знаки"). Товарным знакам предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в широком перечне классов Международной классификации товаров и услуг (далее - "МКТУ"), в соответствии со свидетельствами о регистрации Товарных знаков.

В процессе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет Истцом выявлен факт использования ответчиком обозначения «XIAOMI» в предпринимательской деятельности посредством размещения на маркетплейсе Ozon в целях демонстрации товаров и их дальнейшего продвижения, распространения для третьих лиц в предложениях к продаже товаров, маркированных указанным обозначением.

Факт использования ответчиком принадлежащего компании товарного знака в сети Интернет подтверждается представленными в материалы дела скриншотами с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения с сайта.

Истец обращался к ответчику для досудебного урегулирования спора.

Ответчик мер по досудебному урегулированию спора не предпринял, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу, что товар, маркированный товарным знаком, был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия, то дальнейшее предложение такого товара на сайте не должно считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

Согласно пункту 156 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление « 10) способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В рассматриваемом случае, карточка товара представляет собой предложение к продаже соответствующего товара неограниченному кругу лиц с использованием маркетплейса.

Следовательно, незаконное размещение товарного знака в карточках товара образует соответствующее число нарушений интеллектуальных прав на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановление N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Материалами дела подтверждено исключительное право истца на товарный знак "XIAOMI".

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак в материалы дела представлены скриншоты интернет-страниц на маркетплейсе Ozon, на которой в качестве реквизитов продавца размещены данные ИП ФИО2

В соответствии с пунктом 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Представленными в материалы дела распечатками со страницы Ozon, которые признаются судом надлежащими доказательствами, подтверждается факт размещения сведений о предлагаемом к продаже товаре, способах его приобретения в интересах ответчика.

С самим фактом использование товарного знака "XIAOMI" в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а именно на страницах маркетплейса, ответчик не спорит.

Суд апелляционной инстанции выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о доказанности факта реализации ответчиком на Ozon товара, который введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателя.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 13.02.2018 г. N 8-П, согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, тем самым данная статья Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

Поскольку установление того или иного режима исчерпания прав, по смыслу статей 71 (пункты "е", "ж", "л") и 74 (часть 2) Конституции Российской Федерации, является дискрецией федерального законодателя, названное законоположение само по себе не может рассматриваться как несовместимое с ее требованиями. Вместе с тем следует учитывать, что статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации действует в контексте принципов и норм Конституции Российской Федерации и в системной связи с другими положениями гражданского законодательства.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Ответчик, ссылающийся на предложение к продаже товара, введенного в гражданский оборот законно, должен представить доказательства, подтверждающие такие возражения.

Ответчик представил в материалы дела копию договора поставки №Е/МКТ/2021/9010, заключенного с ООО «Марвел КТ», накладные, Письмо ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N 14-40/74509 "О товарном знаке "Xiaomi", уведомление о смене наименования ООО «Марвел КТ» от 25.04.2023, письмо ООО «Марвел КТ» о смене грузоотправителя/грузополучаетеля.

Товарные накладные подтверждают передачу товара от общества «Марвел КТ» ответчику, вместе с тем, суд апелляционной инстанции не установил совпадения позиций из товарных накладных и из списка с допущенными нарушениями.

Истец представил список всех позиций наименований товаров, на которых использовался спорный товарный знак и по которым отыскивается компенсация, их количество составило 132 позиции, факт законного приобретения которых ответчик не подтвердил.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

Вопрос установления контрафактности товара подчиняется общим положениям процессуального законодательства о распределении бремени доказывания.

Вместе с тем, при рассмотрении дела, как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде ответчиком не представлены доказательства подтверждающие введение истцом или иными лицами с его согласия товаров по заявленным истцом позициям, предлагаемых к продаже ответчиком товаров через интернет-сайт.

В деле отсутствуют документы, раскрывающие информацию о цепочке приобретения предлагаемых ответчиком к продаже на сайте товаров и их правомерном введении в оборот.

Как разъяснено в пункте 156 Постановления N 10, исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже).

Поскольку ответчиком не представлены доказательства введения товара, предлагаемых к продаже, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в рассматриваемом случае отсутствуют правовые основания для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции исследовал обстоятельства размещения спорного обозначения в карточке товара применительно к пункту 157 Постановления № 10 и пришел к выводу, что ответчиком использовано обозначение, зарегистрированное за истцом в качестве товарного знака, не в общеупотребительном значении и смысле.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления № 10.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил № 482.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Оценив представленные по делу доказательства, руководствуясь изложенными правилами, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что ответчик использует изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Ответчиком не доказано, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - автору, правообладателю.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

В соответствии с пунктом 3 пункта статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 Постановления № 10).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления № 10).

В исследуемом случае расчет заявленной к взысканию компенсации произведен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 60 000 руб.

Указанный размер компенсации заявлен за все случаи незаконного использования товарного знака «XIAOMI» на сайте Ozon (132 позиции).

Полномочие арбитражного суда по определению размера компенсации вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. При этом дискреция суда по индивидуализации размера такой компенсации, допускающая выплату компенсации свыше установленного законодателем минимального размера, должна учитывать реальные последствия правонарушения и отвечать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер соответствует допущенному ответчиком нарушению, оснований для снижения размера компенсации суд не установил.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд апелляционный суд приходит к выводу о том, что размер компенсации, заявленный истцом, является достаточным с учетом конкретных обстоятельств настоящего спора. Оснований для определения иной суммы компенсации суд апелляционной инстанции не установил.

Следует отметить, что компенсация не несет в себе функцию обогащения или платы, а представляет собой экономический инструмент, стимулирующий прекращение нарушения прав правообладателя, носит компенсационный характер.

При таком положении, решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении иска.

Судебные расходы распределяются апелляционным судом в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 04.06.2024 по делу №А42-11517/2023 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Xiaomi Inc. 60000 руб. компенсации, 5400 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины по иску и апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Г. Титова

Судьи

А.Б. Семенова

О.В. Фуркало