Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Волгоград

«07» декабря 2023 года Дело № А12-21308/2023

Резолютивная часть решения объявлена 07 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лебедева А.М.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой А.С.,

при участии:

от истца: представителя ФИО1 по доверенности,

ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску компании Sony Interactive Entertainment Inc.

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

компания Sony Interactive Entertainment Inc. (далее – истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, на промышленный образец № 89993 (по 10 000 руб. за каждое нарушение), 1 500 руб. расходов на приобретение товара, 133 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Определением от 01.09.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика поступил отзыв на иск.

От истца поступили возражения на отзыв.

Определением от 21.11.2023 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, просил снизить размер компенсации.

Изучив представленные в материалы дела документы, оценив доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве, выслушав сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Как следует из материалов дела, компания Sony Interactive Entertainment Inc. является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству № 179746, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 20.09.1999, срок действия исключительного права до 03.04.2028;

- товарный знак по свидетельству № 251871, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 18.07.2003, срок действия исключительного права до 31.07.2032;

- товарный знак по свидетельству № 262336, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 23.01.2004, срок действия исключительного права до 31.07.2032;

- товарный знак по свидетельству № 437929, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 25.05.2011, срок действия исключительного права до 09.08.2030;

- товарный знак по свидетельству № 462589, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 23.05.2012, срок действия исключительного права до 09.08.2030;

- товарный знак № 1189769, зарегистрированный в ВОИС.

Также компании Sony Interactive Entertainment Inc. принадлежит исключительное право на промышленный образец на основании патента № 89993, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ 16.09.2014.

15.06.2023 в магазине, осуществляющем торговую деятельность по адресу: г. Волгоград, бул. 30 лет Победы, 90, был приобретен геймпад для игровой консоли SONY PlayStation, отличающийся от аналогичного, оригинального геймпада.

Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО2 подтверждается кассовым чеком от 15.06.2023 на сумму 1500 руб., спорным товаром, а также видеосъемкой оформления получения товара, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 12 - 14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На спорном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, указанных, в том числе в 9 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Спорный товар классифицируется как «контроллеры/устройство управления» и относится к 9 классу МКТУ.

Как указано истцом, предпринимателю не выдавалось разрешение на использование принадлежащих истцу объектов интеллектуальной собственности.

Истец полагает возможным оценить размер компенсации в 60 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, исходя из минимальной размера компенсации 10 000 руб. за каждый товарный знак. Размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту № 89993 истец также оценивает в 10 000 руб., исходя из минимального размера компенсации.

Поскольку в добровольном порядке ответчиком компенсации уплачена не была, компания инициировала настоящее судебное разбирательство.

Согласно статье 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункта 5 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 N СП-23/29, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар, так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу части 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

Как указано в статье 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

Согласно статье 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются, в том числе результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно статье 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на промышленный образец.

Как указано в статье 1354 ГК РФ патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса. Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на товарный знак и промышленный образец входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, путем использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Вопрос об использовании промышленного образца истца в производимом и реализуемом ответчиком товаре является вопросом факта, в связи с чем, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Наличие у истца исключительного права на товарные знаки №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, на промышленный образец № 89993 подтверждено представленными истцом свидетельствами на товарные знаки и сведениями о патенте на промышленный образец, ответчиком не оспорено.

Доказательств наличия у предпринимателя права на использование указанных товарных знаков и промышленного образца, не представлено. Истец не заключал с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на товарный знак и промышленный образец, иным образом права не передавал. Основания для внедоговорного использования товарного знака и промышленного образца у ответчика отсутствуют.

Факт реализации ответчиком спорного товара (геймпад для игровой приставки), содержащей обозначения, сходные до степени с товарными знаками №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, внешний вид которого содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту № 89993 (форма, расположение ключевых элементов), и производит на потребителя такое же общее впечатление, подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен.

Из разъяснений, данных в информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия

При визуальном сравнении товарных знаков №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, исключительные права на которые зарегистрированы за истцом, с изображением на товаре ответчика (геймпад для игровой приставки) судом установлено визуальное сходство изображений, позволяющие ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Также при визуальном сравнении товара ответчика (геймпад для игровой приставки) и промышленного образца № 89993 судом установлено сходство формы, конфигурации и контуров изделия. Реализованный ответчиком товар содержит все существенные признаки промышленного образца № 89993, производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, что нарушает исключительные права истца.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование товарных знаков и промышленного образца, ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки и промышленный образец путем реализации контрафактного товара.

При таких обстоятельствах факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав подтвержден.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 61 постановления Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 62 постановления Пленума № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные под номерами №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769 и за нарушение исключительных прав на промышленный образец, зарегистрированный под № 89993 в сумме 70 000 руб., по 10 000 руб. за каждый факт нарушения исключительных прав.

Ответчиком заявлено о снижении компенсации, в том числе на основании статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 64 постановления № 10, положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.01.2022 по делу № А56-63175/2020, в случае применения судом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не применяется стандарт доказывания, установленный постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», предусматривающий определенные фактические обстоятельства, бремя доказывания которых возложено на ответчика.

Необходимым условием для применения судом пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, как указал суд кассационной инстанции, является множественность нарушений, а неоднократность нарушения ответчиком исключительных прав не является препятствием для применения указанной нормы.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным взыскание с ответчика 35 000 руб. компенсации, сниженной на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (5 000 руб. за каждое нарушение).

Оценивая доводы ответчика о наличии оснований для снижения компенсации до 10 000 руб. за 7 нарушений, суд руководствуется следующим.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже минимального предела, установленного положениями подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, однако такое снижение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременно наличие ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Ответчиком доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в указанном постановлении от 13.12.2016 № 28-П критериям, в материалы дела не представлено. Исключительных обстоятельств, дающих право на снижение компенсации ниже минимального предела, судом не установлено.

С учетом изложенного, основания для применения положений постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П в настоящем деле отсутствуют.

Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 28.10.2021 № 46-П, суд, руководствуясь положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относит на ответчика судебные расходы по делу в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь положениями статей 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу компании Sony Interactive Entertainment Inc. 35 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 179746, 251871, 262336, 437929, 462589, 1189769, на промышленный образец № 89993 (по 5 000 руб. за каждое нарушение), 1 500 руб. расходов на приобретение товара, 133 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, 2 800 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья А.М. Лебедев