1283/2023-178957(2)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

02 ноября 2023 года Дело № А56-41652/2023 Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2023 года

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Третьякова Н.О.

рассмотрев без вызова сторон апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-29651/2023, 13АП-29652/2023) ООО "ЗИНГЕР СПб", ИП ФИО1 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2023 по делу № А56-41652/2023, принятое

по иску ООО "Зингер СПб" к ИП ФИО1

о взыскании компенсации, рассмотренному в порядке упрощенного производства

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб», адрес: 194044, <...>, литер А, офис 18Н, ОГРН: <***>, (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП: <***>, (далее – ответчик, Предприниматель) о взыскании компенсации в размере 62 500 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по Свидетельству № 266060; расходов по уплате государственной пошлины в размере 2500 руб. и судебных издержек на почтовые расходы в размере 574,17 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда от 20.07.2023 иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскано 868,56 руб. компенсации; 35 руб. расходов по госпошлине; 92 коп. почтовых расходов.

Не согласившись с принятым судебным актом, стороны обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу

новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить в полном объеме. По мнению Общества, суд неверно определил размер компенсации. При этом, ответчиком документов в подтверждении довода о чрезмерности заявленной ко взысканию компенсации не представлено. Более того, истец указал, что ответчик неоднократно привлекался к аналогичной ответственности, в связи с чем, оснований для снижения заявленного размера компенсации не имеется.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. По мнению предпринимателя, истцом не доказан факт реализации ответчиком контрафактного товара.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке, без вызова сторон в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ООО «Зингер СПб» является обладателем исключительных прав на товарный знак № 266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004 года, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030 года.

17.04.2022 года в торговых помещениях по адресу: <...> ТРК «Континент», торговый островок и магазин «Оfris», были установлены и задокументированы факты предложения к продаже от имени ИП ФИО1 товара – маникюрный инструмент и ножницы, имеющего технические признаки контрафактности.

В подтверждение факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО1 в материалы дела представлены кассовый и товарный чеки от 17.04.2022 года, спорный товар, а также видеосъемка покупки данных товаров.

На спорном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 266060. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, указанных, в том числе в 8 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ). Спорный товар классифицируется как «маникюрные инструменты» и относится к 8 классу МКТУ.

Ссылаясь на то, что истец не передавал ответчику право на использование товарного знака, Общество направило в адрес Предпринимателя претензию N 18673 о выплате компенсации за нарушение исключительных прав, оставление которой последним без удовлетворения, послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности истцу исключительных прав на указанный товарный знак, и нарушения ответчиком данных прав. При этом суд снизил заявленный размер компенсации.

Апелляционный суд полагает, что решение суда подлежит изменению на основании следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Возможность взыскания компенсации при нарушении исключительных прав истца предусмотрена статьей 1301 ГК РФ.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Истцом выбран способ расчета суммы компенсации исходя из двукратного размера стоимости права использования спорного товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Как установил суд и следует из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации

N 266060, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, следующих товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) "бритвы; бритвы электрические; кусачки для ногтей [электрические или неэлектрические]; кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; кусачки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрических; наборы педикюрных инструментов; ножевые изделия; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы; ножницы механические для стрижки волос [ручные инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы".

Совокупностью представленных истцом доказательств подтверждено, что – 17.04.2022 ответчиком по договору розничной купли-продажи реализован товар – маникюрный инструмент (ножницы), на котором содержатся обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком № 266060, права на который, принадлежат истцу и ответчику не передавались.

В подтверждение факта приобретения товара (ножницы) у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 17.04.2022, товарный чек от 17.04.2022, сам товар и компакт-диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

Статьей 493 ГК РФ установлено, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Исходя из содержания статьи 493 ГК РФ документами, подтверждающими факт заключения договора розничной купли-продажи, являются кассовый либо товарный чек.

Факт неправомерного распространения контрафактных товаров в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления документа, подтверждающего оплату товара, но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи (абзац 3 пункта 55 Постановления N 10).

Судом апелляционной инстанции обозревалась представленная в материалы дела видеозапись, на которой подтверждается факт того, что истцом предоставлен именно тот товар, который приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам дела.

При визуальном сравнении обозначения «ZINGER» на спорном товаре с товарным знаком истца, судом апелляционной инстанции установлено сходство отдельных его элементов по следующим признакам:

1. Общий вид обозначений: а) внешняя форма: надпись имеет вид горизонтального прямоугольного написания, с последовательным расположением букв; б) сочетание цветов.

2. Словесный элемент «ZINGER»: а) фонетика: тождественно «з-и-н-г-е-р»; б) графическое написание: тождественно, заглавными печатными буквами одним и тем же шрифтом; в) общее зрительное впечатление: полное зрительное сходство.

Оценив степень схожести каждого из вышеперечисленных элементов, в особенности, тождественность словесных элементов «ZINGER», суд апелляционной инстанции пришел к выводу о сходстве до степени смешения спорного обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанный товарный знак.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с установленным судом первой инстанции размером компенсации в сумме 868,56 руб.

Как следует из искового заявления, истцом размер компенсации определен как в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно расчету истца размер компенсации составляет 62 500 руб. (750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев x 2 (двукратный размер стоимости права использования), что следует из условий, предусмотренных лицензионным договором от 11.08.2021, заключенным между истцом и индивидуальным предпринимателем ФИО4.

Ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявил ходатайство о снижении размера компенсации до однократной стоимости права применив правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 24.07.2020 N 40-П, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, то есть применительно к нарушению прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации - в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзац второй пункта 3 статьи 1252

названного Кодекса). Этот размер должен быть судом обоснован, на что указано в абзаце четвертом пункта 62 Постановления N 10.

При этом размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Как следует из материалов дела, ответчиком было представлено ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Из материалов дела следует, что стоимость товара, на котором незаконно размещено обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, составляет 750 руб., что свидетельствует, что заявленная компенсация многократно превышает возможные убытки правообладателя, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Суд апелляционной инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, наличие и степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным снизить размер взыскиваемой истцом компенсации до 31 2500 руб., то есть до однократной стоимости права.

Оснований для уменьшения размера компенсации ниже однократной стоимости права, определенной на основании представленного истцом лицензионного соглашения, апелляционный суд не усматривает.

Истцом также было заявлено о взыскании с ответчика 574,17 руб. почтовых расходов, расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 500 руб.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ с учетом разъяснений, данных в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1), лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Согласно пункту 2 постановления N 1 к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле.

С учетом того, что истец заявил о взыскании компенсации размере 62 500 руб., которая одновременно является и минимальным размером компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права, ответчик признан нарушителем исключительных прав истца, однако апелляционный суд сделал вывод о необходимости снижения размера компенсации ниже низшего предела, положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 АПК РФ) не подлежат применению, а судебные расходы в полном объеме подлежат отнесению на ответчика.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2023 по делу № А56-41652/2023 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» 31 250 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по Свидетельству № 266060; 4 000 руб. расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе; 574,17 руб. почтовых расходов.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья Н.О. Третьякова