АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Оренбург Дело № А47-8307/2023

18 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 18 декабря 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Калашниковой А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соколовой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Xiaomi Inc (No.6, floor 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China) представитель общество с ограниченной ответственностью «АйКью Технолоджи», г. Санкт-Петербург

к ФИО1 Оренбургская область, г. Орск

о запрете использовать в доменном имени rs-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "XIAOMI" номер свидетельства на товарный знак (№ 1352685);

о взыскании компенсации за незаконное использование в содержании доменного имени rs-xiaomi.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «XIAOMI» (номер свидетельства на товарный знак № 1352685) в размере 400 000 руб.;

а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 000 руб.

в отсутствие представителей истца, ответчика.

Xiaomi Inc обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к ФИО1 запретить использовать в доменном имени rs-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "XIAOMI" номер свидетельства на товарный знак (№ 1352685); взыскать компенсацию за незаконное использование в содержании доменного имени rs-xiaomi.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «XIAOMI» (номер свидетельства на товарный знак № 1352685) в размере 400 000 руб.; а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 17 000 руб.

В судебное заседание истец, ответчик, явку не обеспечили, о времени и месте судебного заседания считаются извещенными надлежащим образом в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области.

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

От ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

Лица, участвующие в деле не заявили ходатайств о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Xiaomi Inc. является правообладателем исключительного права на товарный знак «XIAOMI», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 1352685. Указанному товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в следующих классах Международной классификации товаров и услуг (далее – «МКТУ»): 12,14,16,20,21,25,28,36,37.

В процессе осуществления истцом мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено доменное имя rs-xiaomi.ru (далее – «Домен», «Доменное имя»), в содержании которого используется обозначение, идентичное и/или сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Регистратором указанного доменного имени является ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Согласно ответу (лист 13 письма исх 11829 от 22.09.2022 ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ») администратором доменного имени является ФИО1 (далее – «Администратор») который осуществляет администрирование этого Доменного имени, то есть определяет по своему усмотрению порядок использование Домена, осуществляет организационную и техническую поддержку его функционирования.

Данные факты подтверждаются информацией на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», которая позволяет достоверно и полно установить сведения о Регистраторе Доменного имени (ссылка https://cctld.ru/service/plus/?domain_whois= ;), а также ответом Регистратора на адвокатский запрос о предоставлении персональных данных Администратора Домена.

Координационный центр является правообладателем базы данных «Главный реестр доменных имен домена .RU» и базы данных «Главный реестр доменных имен домена .РФ», зарегистрированных в Федеральном институте промышленной собственности за номерами 2018670008 и 2018670007 соответственно.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81 от 05.10.2011, опубликованных по ссылке https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2, администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре. Администрирование – осуществление администратором прав и обязанностей, установленных Правилами. Доменное имя – символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS). Регистратор – юридическое лицо, аккредитованное Координатором (уполномоченным юридическим лицом, осуществляющим управление доменами .RU и/или .РФ в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра) для регистрации доменных имен в доменах .RU и/или .РФ.

Указывая, что использование ответчиком в Доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца без согласия правообладателя является нарушением действующего законодательства Российской Федерации по защите интеллектуальной собственности и имущественных прав правообладателя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Истец указывает, что между правообладателем и ответчиком отсутствуют договорные отношения, которые подразумевают правомерное использование ответчиком в доменном имени товарного знака и/или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит Xiaomi Inc.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о прекращении использования товарного знака и о выплате компенсации, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, право на использование товарного знака в доменном имени имеется исключительно у истца, являющегося надлежащим правообладателем.

Согласно абзацу 2 пункта 158 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требований, о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, об изъятии материального носителя.

Согласно пункту 159 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Доказательства предоставления истцом ответчику прав на использование в своем доменном имени обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.) ответчиком в материалы дела не представлено.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела официальные правоудостоверяющие документы, подтверждающие права истца на товарные знаки, а также иные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности факта использования ответчиком в доменном имени rs-xiaomi.ru обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца «XIAOMI» по свидетельству № 1352685, нарушающего исключительные права истца, без заключения договора с правообладателем.

На момент рассмотрения дела в суде при запросе в поисковом сервисе в сети интернет «rs-xiaomi.ru» открывается сайт, предлагающий услуги по ремонту бытовой техники и электроники "XIAOMI", на сайте размещена информация об официальном сервисе компании "XIAOMI".

С учетом изложенного, принимая во внимание отсутствие доказательств правомерного использования ответчиком в доменном имени обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, суд приходит к выводу о том, что требование истца о запрете ФИО1 использовать в доменном имени rs-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «XIAOMI» по свидетельству №1352685, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «XIAOMI» по свидетельству № 1352685 в размере 400 000 руб.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены способы защиты прав на средства индивидуализации.

Пунктом 3 той же статьи установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу абзаца 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации подлежит взысканию за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Выбор способа защиты своего права, в силу закона осуществляется по усмотрению правообладателя соответствующего права. При этом, минимальный размер компенсации исчисляется из расчета 10 000 рублей за каждый факт нарушения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 400 000 руб.

Ответчиком о снижении размера взыскиваемой компенсации не заявлено.

При этом, в пункте 61 постановления № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование заявленной суммы компенсации истец сослался на то, что компания основана в 2010, а в 2021 году компания стала мировым лидером по объёму производства (продаж) смартфонов, на долю России приходится 32% всех поставок смартфонов (рост на 125%). Также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, электросамокаты и другое. С 2018 года является публичной компанией.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Нарушение исключительных прав на товарный знак истца выразилось в использовании ответчиком товарного знака № 1352685 путем использования в доменном имени, сходном до степени смешения с указанным товарным знаком.

По смыслу закона принцип состязательности сторон арбитражного процесса и правило распределения бремени доказывания обстоятельств, на которые сторона ссылается в обоснование своих требований или возражений, предполагает опровержение доводов другой стороны не только путем оспаривания предоставленных последней документов, но и предоставление своих доказательств, подтверждающих возражения.

Истец представил достаточный объем доказательств, свидетельствующих о принадлежности ему защищаемого права, тогда как ответчик со своей стороны не исполнил возложенную на него обязанность по представлению доказательств законности использования исключительных прав на товарный знак.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая длительность использования ответчиком товарного знака (с 2019 года), степень вины ответчика, отсутствие доказательств вероятных убытков правообладателя, известность товарного знака, принимая во внимание, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о том, что размер компенсации подлежит определению в 100 000 руб.

Суд полагает, что компенсация в указанном размере соответствует целям обеспечения восстановления нарушенных прав и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению и соразмерна допущенному правонарушению.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ :

1.Исковые требования Xiaomi Inc, удовлетворить частично

2.Запретить ФИО1 использовать в доменном имени rs-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "XIAOMI" по свидетельству № 1352685.

3.Взыскать с ФИО1 в пользу Xiaomi Inc 100 000 руб. - компенсации за незаконное использование товарного знака № 1352685, а также 8 750 руб. 00 коп. – государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья А.В. Калашникова