ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-61150/2023

г. Москва Дело № А40-116444/23

«25» октября 2023г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Кухаренко Ю.Н., рассмотрев апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя ФИО1 Джабара

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 августа 2023 года по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу № А40-116444/23

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 Джабару (ОГРНИП: <***>)

о взыскании компенсации

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 Джабару (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 693921 в размере 300 000 руб.

Решением суда от 21 августа 2023 года индивидуального предпринимателя ФИО1 Джабара в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 693921 в размере 300 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 руб.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 Джабар, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, Истец обоснование размера взыскиваемой суммы в материалы дела не представил.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истец представил отзыв, по апелляционной жалобе возражает, просит оставить решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (по веб-адресу: https://9aas.arbitr.ru/) и Картотеке арбитражных дел (по веб-адресу: https://kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке части 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 693921, дата регистрации – 24.01.2019, в отношении товаров 3, 21 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указывал, что ответчиком на маркетплейсе OZON осуществляется неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности истца, выражающееся в предложении к продаже товара, обладающего признаками контрафактности – UNO Базовое покрытие LED/UV Rubber Base, прозрачный, стоимость 219 рублей, код товара: 853542444.

15.02.2023 истцом осуществлена контрольная закупка товара, что подтверждается скриншотом и чеком об оплате товара.

Истец также указал, что при совершении контрольной закупки в Интернет-магазине OZON, товар от продавца (ответчика) поставлялся курьером непосредственно в экспертное учреждение для проведения независимой экспертизы товара.

Согласно представленному в дело заключению специалиста № 14/23 от 27.02.2023, изделие косметическое по уходу за ногтями, приобретенное в Интернет-магазине «Озон», дата покупки – 07.02.2023: «UNO Базовое покрытие LED/UV Rubber Base, прозрачный, 15 мл». Объем флакона – 15 мл. Стоимость – 219 руб. Код товара – 853542444. Поставщик: ИП ФИО1 Джабар, ОГРН: <***>. Торговое наименование поставщика – «Мир Косметика», является контрафактным изделием, поскольку имитирует косметическое изделие зарегистрированной торговой марки «UNO». Сведения маркировки у контрафактных изделий не являются достоверными, в том числе по составляющим эти изделия ингредиентам, поэтому косметическое изделие по уходу за ногтями, представленное на исследование, является потенциально опасным для здоровья человека, поскольку может нанести вред при его применении по назначению потребителем. В соответствии со статьей «4» Технического регламента Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно- косметической продукции» косметическое изделие по уходу за ногтями, представленное на исследование, подлежит изъятию из оборота.

Ответчик факт реализации спорного товара не оспорил.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 этих же Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В данном случае суду необходимо оценить сходство товарного знака истца и обозначения, размещенного на спорном товаре.

Товарный знак истца является комбинированным, выполнен в черно-белой гамме, состоит из латинских букв «u», «n» и «o», и графического элемента – белого круга в черном квадрате. Словесная часть выполнена нестандартным шрифтом.

Спорное обозначение также является комбинированным, словесная часть выполнена в зеленом цвете на черном фоне, нестандартным шрифтом, состоит из латинских букв «u», «n» и «o», и графического элемента – полумесяца черного цвета на зеленом фоне (объект квадратного типа).

Проверка сходства по семантическому критерию не производится ввиду фантазийности спорных обозначений.

Судом установлено полное фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении графического сходства Арбитражный суд Москвы пришел к выводу о том, что различия не являются зрительно активными в их композиционном решении и носят исключительно нюансный характер, не влияющий на общее зрительное впечатление от их полного восприятия, так как конкретные цветовые сочетания и их контрастность в сравниваемых цветных изображениях плохо запоминаются.

Различие в цветовой гамме принадлежащего истцу товарного знака и спорного обозначения при сохранении контрастности относительно фона, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем фонетическом тождестве словесных элементов.

Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить логотипы, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, увиденными ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные (оригинальные) элементы упаковки. Различие в несущественных деталях не может служить основанием для признания обозначений не сходными. Расхождения можно рассмотреть только при детальном рассмотрении и сопоставлении логотипов и надписей на них.

Доказательств, опровергающих тождество и сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, ответчиком не представлено (статья 65 АПК РФ).

Спорный товар (база для гель-лака) однороден товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (гель-лаки).

В порядке статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства разрешения правообладателя на использование сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В силу пункта 59 постановления № 10 компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 300 000 руб. на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В пункте 61 постановления № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак истец указал, что исходя из потенциальной опасности для здоровья потребителей товара, нарушение права на товарный знак привело к возникновению убытков не только у него лично как у правообладателя, но и в данном случае у потребителей контрафактной продукции. Ответчик, действуя недобросовестно, подверг риску здоровье потребителей, товары класса 3 МКТУ подлежат обязательной сертификации, изготовитель несёт ответственность за потенциальный и вероятный вред причинённый товаром ненадлежащего качества, если не докажет контрафактное происхождение товара. Истец несёт вероятные потери, как правообладатель товарного знака, вынужденно принимает претензии по качеству контрафактного товара от потребителей в свой адрес, в каждом конкретном случае истец, в соответствии с законодательством РФ, проводит работу с потребителями, проводит проверку качества контрафактных товаров. Так как торговый знак является известным широкому кругу лиц, правообладатель несёт значительные потери репутации товарного знака и как следствие риск сокращения продаж.

Расчёт взыскиваемой суммы следующий: к продаже на сайте представлен товар в количестве (остаток на складе) 684 штук, рекомендуемая розничная цена «Гель-лак базовый UNO BASE GEL» составляет 850 рублей. Потенциальный вред на момент закупки 684 штук * 850 рублей= 581 400 рублей. Потери репутации товарного знака истец оценивает в 100 000 рублей. Итого: 681 400 рублей. Несмотря на данные обстоятельства, истец по собственному желанию снизил размер взыскиваемой суммы компенсации до 300 000 рублей.

Ответчик заявил о снижении размера компенсации до минимального размера, ссылаясь на то, что спорный товар снят им с реализации.

Определяя размер взыскиваемой компенсации, Арбитражный суд Москвы учел ряд обстоятельств, таких как, характер нарушения, степень вины лица, наличие ранее совершенных нарушений интеллектуальных прав, срок незаконного использования, вероятные убытки и характер неблагоприятных последствий от незаконного использования интеллектуальных прав.

В соответствии со статьей 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, при осуществлении предпринимательской деятельности ответчик должен осознавать наличие потенциальной возможности наступления или ненаступления событий, которые могут повлечь неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя.

Ответчиком в материалы дела вопреки положениям статей 65 - 68 АПК РФ не представлены доказательства несоразмерности, неразумности указанной истцом суммы компенсации за допущенное нарушение исключительных прав.

С учетом того обстоятельства, что ответчиком было продано 99 единиц товара (что указано самим ответчиком в отзыве на иск), нарушающего интеллектуальные права истца, оснований для снижения размера компенсации Арбитражный суд Москвы не усмотрел и посчитал, что заявленная ко взысканию сумма компенсации является обоснованной и не завышенной, исходя из характера допущенного нарушения, вероятных убытков правообладателя.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268, 272.1 АПК РФ, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для ее удовлетворения.

Размер присужденной Истцу компенсации соразмерен допущенному Ответчиком нарушению интеллектуальных прав истца.

Ответчик не доказал обстоятельства для снижения размера компенсации.

Как следует из постановлений КС РФ от 13.12.2016 N 28-П, от 24.07.2020 № 40-П размер компенсации может быть снижен, если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что:

- размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков,

-нарушение не носило грубый характер, не было длительным (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

-правонарушение совершено впервые, прекращено сразу же после получения претензии,

-использование объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности

Вместе с тем, Ответчик не представил в материалы дела доказательства соблюдения всех условий для снижения размера компенсации. Недостаточно простого заявления ходатайства о снижении размера компенсации.

Ответчик не проявил разумную осмотрительность, чтобы избежать неправомерного использования Товарных знаков.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2023 по делу №А40-116444/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья: Ю.Н. Кухаренко