Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Москва

07 мая 2025 года Дело №А41-83759/24

Резолютивная часть объявлена 22 апреля 2025 года

Полный текст решения изготовлен 07 мая 2025 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Минаевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шариповым М.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

к ООО "ХОЗДЕПО" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании

при участии в судебном заседании

представитель истца: (по средствам веб-конференции) ФИО1 паспорт

представитель ответчика: (по средствам веб-конференции) ФИО2 по доверенности от 19 февраля 2025 года, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ХОЗДЕПО" об обязании прекратить использование обозначения «ХОЗДЕПО» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами).

В ходе судебного разбирательства истец в порядке ст. 49 АПК РФ изменил предмет исковых требований и просил взыскать с ООО "ХОЗДЕПО" 10 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак « »по свидетельствам Российской Федерации №683720 за период с 01.01.2022 по 31.12.2023.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в иске и письменных пояснениях.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск и письменных пояснениях, представил коннтррасчет.

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 683720 (далее - защищаемый знак), зарегистрированного с приоритетом от 23.07.2007, в частности, в отношении услуги 35 класса МКТУ "продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля".

Истец указывает, что используемое ответчиком обозначение «ХОЗДЕПО» и защищаемый товарный знак «depo» имеют высокую степень сходства, а осуществляемая Ответчиком деятельность по реализации товаров имеет высокую степень сходства с услугой «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля» 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован защищаемый товарный знак.

Досудебная претензия истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются несанкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака. Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Из материалов дела следует, что ответчик осуществлял деятельность по реализации товаров с использованием обозначения «ХОЗДЕПО» на сайте https://xozdepo.ru, что подтверждается имеющимися в материалах дела скриншотами страниц указанного сайта, однако на момент рассмотрения настоящего дела, использование данного сайта прекращено ответчиком. Кроме того, материалами дела подтверждается, что ответчик осуществляет деятельность по реализации товаров с использованием обозначения «ХОЗДЕПО» на сайтах https://www.ozon.ru/ и https://www.wildberries.ru/.

Решением Роспатента от 21.07.2023 удовлетворено возражение истца против предоставления правовой охраны товарному знаку «ХОЗДЕПО» по свидетельству Российской Федерации №898955, принадлежащего Ответчику, правовая охрана этого товарного знака признана недействительной в отношении части товаров 06, 09, 17, 20, 21 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет- площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листков; реклама в печатных изданиях; предоставление манекенов для рекламы; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях»; услуги мерчендайзеров; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; организация торговозакупочной деятельности».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2024 по делу №СИП-1118/2023 оставлено в силе решение Роспатента от 21.07.2023 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ХОЗДЕПО» по свидетельству Российской Федерации №898955, принадлежащего Ответчику.

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в 7 сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила №482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении №10.

Обстоятельство того, что использование ответчиком обозначения «ХОЗДЕПО» в отношении деятельности по реализации товаров нарушает исключительное право Истца на товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации №683720, установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 26.09.2024 по делу №А41-41807/2024.

При этом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, свидетельствующие о законности использования данных объектов исключительных прав истца, ответчиком в материалы дела не представлены.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о доказанности факта нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование размера заявленной ко взысканию компенсации истцом представлен отчет №6554-1024 от 16 октября 2024 года об оценке стоимость права использования защищаемого товарного знака применительно к условиям использования обозначения Ответчиком за период 2022, 2023 годы, согласно которому стоимость составила 27 979 000 рублей.

Таким образом, на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ Истец вправе требовать от Ответчика выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству №683720 в сумме 55 958 000 рублей (27 979 000 рублей умножить на 2), однако Истец просит взыскать с Ответчика компенсацию в сумме 10 000 000 рублей.

Ответчиком в материалы дела представлено заключение специалиста №15/25 от 14 января 2025 года, согласно которому выявлено несоответствие проведенного исследования научным и методологическим основам оценки интеллектуальной собственности. В ходе исследования оценщиком нарушены принципы полноты, всесторонности, обоснованности, объективности исследования. Отчет оценщика ФИО3 №6554-1024 от 16 октября 2024 года, не соответствует ФЗ-135 от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ», общим Федеральным стандартам оценки I-VI, специальному стандарту оценки «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)», обязательным к применению субъектами оценочной деятельности.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом и устанавливается с учетом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждается соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статья 1489 ГК РФ).

Могут также учитываться сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), договор коммерческой субконцессии (статья 1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.

Истцом в материалы дела представлен лицензионный договор от 30.06.2021 года, и дополнительное соглашением к нему, согласно которым стоимость использования товарного знака «» составляет 12000 руб. в год.

Период, за который истец просит взыскать компенсацию, составляет с 01.01.2022 по 31.12.2023 (то есть 2 года).

С учетом изложенного, расчет компенсации производится судом по следующей формуле: (12 000 руб.х2)х2=48 000 руб.

Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств требования истца подлежат частичному удовлетворению.

Довод ответчика о том, что в действиях истца усматриваются признаки злоупотребления правом в виде недобросовестного поведения по подаче исков к нарушителям (согласно картотеке арбитражных дел ИП ФИО1 является истцом более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года), подлежит отклонению ввиду следующего.

Однако, обращение с иском о защите исключительных прав направлено на пресечение нарушения и восстановление нарушенных прав, что является допустимым способом защиты и не может рассматриваться как недобросовестное поведение правообладателя, вне зависимости от количества поданных в суд исковых заявлений о защите исключительных прав.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, также само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (пункт 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации является правомерным способом использования товарного знака.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом того, что истцом при увеличении исковых требований не была произведена доплата государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ХОЗДЕПО" в пользу ИП ФИО1 48000 руб. компенсации, 1560 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ИП ФИО1 в доход федерального бюджета 308 440 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

Судья Н.В. Минаева