Решение по делу № 02-0827/2022 от 17.10.2022 - о защите интеллектуальных прав: о запрете использования, возложении обязанности, взыскании компенсации.

УИД 50OS0000-01-2021-001531-84

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 октября 2022 года г.Москва

Зеленоградский районный суд города Москвы в составе

председательствующего судьи Романовской А.А.,

при секретаре Парубиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-827/2022 по иску ФИО1.. Г...а, ФИО2..... С...... к ООО НПК «Техновотум» о защите интеллектуальных прав: о запрете использования, возложении обязанности, взыскании компенсации,

установил:

13.09.2021 ФИО1, ФИО2 обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО НПК «Техновотум», АО «Транснефть-Диаскан» о защите интеллектуальных прав: о запрете использования, возложении обязанности, взыскании компенсации, мотивируя свои требования тем, что ФИО1.. Г... и ФИО2.. С... (далее - Соистцы) являются правообладателями исключительных прав на изобретение, охраняемых на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и на полезную модель, охраняемых в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г. (далее - Результаты интеллектуальной деятельности). Согласно письму от 31.05.2021 г. ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» Результаты интеллектуальной деятельности используются при производстве продукции, поставляемой в АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» в рамках договора от 14.01.2021 г. № ТНД-4/250/21, при этом соистцы согласие на использование Результатов интеллектуальной деятельности не давали. Истцы просят суд: запретить ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» и АО «ТРАНСНЕФТЬ- ДИАСКАН» производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г.; обязать ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» и АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г.; взыскать с ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» и/или АО «ТРАНСНЕФТЬ- ДИАСКАН» в пользу соистцов 10 000 рублей за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.11.2021(полный текст изготовлен 30.11.2021) дело передано по компетенции в Московский областной суд (л.д.100-102 том1)

Определением Московского областного суда от 28.12.2021 дело передано для рассмотрения в Зеленоградский районный суд города Москвы (л.д.109-111 том1)

Определением Зеленоградского районного суда города Москвы от 05.05.2022 г. судом принят отказ истцов от иска, заявленного к ответчику АО «Транснефть-Диаскан», производство по делу в данной части прекращено (л.д.215)

В судебном заседании истец представитель истцов ФИО3 требования иска поддержал полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представители ответчика ФИО4 и ФИО5 в суд явились, иск не признали, поддержали представленные ранее письменные возражения, указав, что ответчик не использует в своей деятельности результаты интеллектуальной деятельности истцов, доказательств обратного истцом не представлено, требования иска строится на единственном письме от 31.05.2021 г., которое не может являться достаточным доказательством нарушения интеллектуальных прав истцов.

Третьи лица: ФИО6.. В..., ИФНС № 46 по г. Москве, ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН", Роспатент в суд не явились, представителей не направили, извещены надлежаще.

Выслушав явившихся лиц, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно второму абзацу части 3 статьи 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если гражданским кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Как разъяснено пунктом пункт 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), на основании абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и их соглашением это правило изменено быть не может.

Согласно части 4 статьи 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Как отмечается в пункте 3.1 постановления Конституционного суда РФ от 13.12.2016 г. № 28-П, требование от нарушителя вместо возмещения убытков и выплаты компенсации без доказывания в суде размера причиненных убытков является для правообладателя специальным способом защиты в силу трудности установления факта и размера убытков при нарушении интеллектуальных прав.

Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

В силу статьи 138 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

На основании ч. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что соответчики не обладают правами на использование результатов интеллектуальной деятельности, а также принимая во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о передаче соответчикам таких прав соистцами, действия соответчиков образуют законченный состав нарушения исключительных прав, а также создают угрозу дальнейшего нарушения этих прав путем реализации товаров конечным потребителям.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно положениям части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1)о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоям статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу требований последнего абзаца части 3 статьи 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителей при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушений (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающий исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252).

Перечисленные действия осуществляются за счет нарушителя.

Как указано в пункте 71 Постановления № 10, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. |

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия, (абзацы 2, 3 пункта 57 Постановления № 10).

Согласно разъяснениям пункта 7 Информационного письма Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав.

Как установлено судом, ФИО1.. Г... и ФИО2.. С... (далее - Соистцы), а также третье лицо ФИО6.. В... являются правообладателями исключительных прав на изобретение, охраняемых на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и на полезную модель, охраняемых в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г. (далее - Результаты интеллектуальной деятельности, приложения № 1,2), что подтверждено копией патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и копией патента № 114786 от 01.12.2011 г.(л.д.7-9,10-14 том1)

Согласно письму от 31.05.2021 г. ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» в адрес представителя истцов – ООО «Эхо-Импульс» в рамках контракта с АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» на изготовление специализированной кабельной и электротехнической продукции, изготавливаемой по конструкторской документации АО "Транснефть-Диаскан" приоритет, отдается более ранним Патентам № 2 499 254 от 30.11.2011г., № 114 786 от 01.12.2011г. автором и патентообладателем которых является действующий сотрудник ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в связи с чем, разрешение на их использование не требуется.(л.д.15 том1)

Таким образом, ответчик не оспаривал в тексте письма, что результаты интеллектуальной деятельности истцов используются при производстве продукции, поставляемой в АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» в рамках договора поставки от 14.01.2021 г. № ТНД-4/250/21.(л.д.21-111 том2) К данному договору поставки АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» как покупатель представил технические требования к продукции (преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые) (л.д.112-149 том2)

05.04.2022 АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН» направило в ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (л.д.150-151 том2)

Истцы указывают, что они ответчику согласие на использование Результатов интеллектуальной деятельности не давали, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

После подачи настоящего иска в суд стороной ответчика в ФИПС были поданы возражения от 24.11.2021 относительно выданных патентов № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и № 114786 от 01.12.2011 г.(л.д.167-174,175-186 том1)

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.09.2022 по делу №2011148486/63 (2499254) принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2021, патент РФ на изобретение № 2 499 254 от 30.11.2011 г. оставлен в силе. Согласно заключению коллегии по результатам рассмотрения возражений, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.09.2022 по делу №2011148766/02 (0114786) принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2021, патент РФ на изобретение № 114786 от 01.12.2011 г. оставлен в силе. Согласно заключению коллегии по результатам рассмотрения возражений, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, содержащихся в источниках информации.

Согласно представленному представителем истцов заключению по Техническим требованиями к преобразователям пьезоэлектрическим ультразвуковым № ТТ-31.140.00-ЦТД-144-19 от 31.05.2019 к договору поставки № ТНД-4/250/21 от 14.01.2021, исследовав Технические требования к преобразователям пьезоэлектрическим ультразвуковым от 31.05.2019 к договору поставки № НД-4/250/21 ФИО7 пришёл к выводу, что соответствие техническим требованиям № ТТ-31.140.00-ЦТД-144-19 на преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые может быть достигнуто только при использовании решений, охраняемых в соответствии с патентами Российской Федерации № 2499254 либо № 2541672. Как показал анализ представленных технических требований №ТТ- 31.140.00-ЦТД-144-19 на преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые, они должны удовлетворять требованиям, которые могут быть достигнуты только при использовании ультразвуковых иммерсионных многосекционных пьезоэлектрических преобразователей в соответствии с патентом РФ № 2499254 или патентом РФ 2541672.(оба патента принадлежат соистцам)

Заключение дано дипломированным патентоведом ФИО7

В опровержение представленного заключения стороной ответчика представлено заключение эксперта ФИО5, а также рецензия на заключение патентоведа, патентного поверенного ФИО5

Вместе с тем, суд не может принять в качестве допустимого доказательства указанные экспертные заключения и рецензию, поскольку эксперт ФИО5 также является и представителем стороны ответчика по настоящему делу (л.д.191 том1)(ч.1 ст.18, ст.16 ГПК РФ)

Кроме того, указанные возражения были представлены и в рамках рассмотрения спора относительно законности выдачи патентов, рассмотренных ФИПС, им в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражений дана надлежащая правовая оценка.

Рассмотрев настоящий спор, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований.

Ответчик первоначально не оспаривал факт использования исключительных прав истцов, поскольку ошибочно полагал, что поступает правомерно ввиду того, что третий правообладатель работает в ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», как указано в письме от 31.05.2021 автором и патентообладателем которых является действующий сотрудник ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в связи с чем разрешение на их использование не требуется.

В своих возражениях на патенты ответчик заявляет, что в данных патентах перечислены решения, по его мнению, известные из открытых источников до даты патентов соистцов.

Исходя из анализа представленных доказательств, позиция ответчика заключалась не в неиспользовании интеллектуальных прав соистцов, а в том, что такие права не подлежат правовой охране, что также было озвучено и в судебных заседаниях и что также нашло свое отражение в экспертных заключениях ФИО5

Однако из заключений коллегий Роспатента по изобретению № 2499254 и полезной модели № 114786 следует, что решений, известных из открытых источников до даты приоритета патентов соистцов, не существовало.

При этом при обсуждении вопроса о назначении судебной экспертизы в рамках настоящего дела ответчик не предоставил какие-либо образцы своей продукции, а также техническую документацию, с использованием которой производились спорные товары. Суд полагает, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

После отказа Роспатента в удовлетворении возражений ответчика ответчик отказался от позиции об отсутствии правовой охраны и заявил, что использует в своей продукции иные решения, однако пояснить, какие именно решения, не смог, доказательств обратного в дело не представлено.

Суд, соглашаясь с позицией истцов, полагает, что в данном деле случае следует применить принцип эстоппеля, главной задачей которого является не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений. Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

На основании приведенных доказательств, суд находит требования истцов законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по мотивам, изложенным выше; интеллектуальные права истцов должны быть восстановлены, ответчику должно быть запрещено производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г.; на ответчика должна быть возложена обязанность изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г.; в качестве компенсации с ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» в пользу истцов должна быть взыскана сумма в размере 10 000 рублей (в равных долях) за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 56, 67, 196-199 ГПК РФ, суд

решил:

иск ФИО1.. Г...а, ФИО2..... С...... к ООО НПК «Техновотум» о защите интеллектуальных прав: о запрете использования, возложении обязанности, взыскании компенсации - удовлетворить.

Запретить ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г.;

Обязать ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ», в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента № 2 499 254 от 30.11.2011 г., и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом № 114786 от 01.12.2011 г..

Взыскать с ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» в пользу ФИО1.. Г...а и ФИО2..... С...... 10 000 рублей (в равных долях) за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение месяца с даты изготовления решения в окончательной форме.

Судья

решение принято в окончательной форме 07.12.2022 года.