Решение по делу № А79-5169/2023 от 26.10.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Чебоксары

Дело № А79-5169/2023

26 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 19.10.2023.

Полный текст решения изготовлен 26.10.2023.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шавгаевой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля

о взыскании 600000 руб. компенсации,

при участии:

истца ФИО1 (в режиме веб-конференции),

ответчика ФИО2,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о запрете использования обозначения "Планета" при осуществлении деятельности по реализации товаров, произведенных третьими лицами.

В обоснование иска указано, что истец является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) "ПЛАНЕТА" по свидетельствам Российской Федерации №299509, № 647502, зарегистрированных в отношении различных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров. Ответчик использует обозначение "ПЛАНЕТА" для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: <...>.

В ходе рассмотрения дела от истца поступило заявление об изменении предмета иска, истец просил взыскать с ответчика 600000 руб. компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации № 299509, № 647502.

Определением суда от 02.02.2023 изменение истцом предмета иска судом принято.

В судебном заседании истец иск поддержал с учетом изменения предмета иска.

Ответчик просил отказать в иске по основаниям, изложенным в отзывах от 20.07.2023, от 02.08.2023; в случае удовлетворения исковых требований просил уменьшить размер компенсации. Указал, что ответчиком приняты меры по удалению обозначения "Планета" при осуществлении деятельности по реализации товаров, произведенных третьими лицами, о чем составлен акт от 20.07.2023 (т. 1, л.д. 91-103). Кроме того, в целях урегулирования спора во внесудебном порядке ответчиком предложено заключить мировое соглашение с выплатой истцу компенсации в размере 15000 руб. Деятельность по осуществлению розничной торговли одеждой и обувью осуществлялась в торговом павильоне, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, Базовая площадь, д. 9, на основании договора аренды нежилого помещения от 04.06.2021 №22и (т. 2, л.д. 11-17). Обозначение "Планета одежда и обуви" использовалась ответчиком с даты открытия магазина - 25.07.2021 до даты полного прекращения использования обозначения "Планета" при осуществлении деятельности по розничной торговле - 20.07.2023. В общей сложности срок использования ответчиком обозначения "Планета" составил – 1 год, 11 месяцев, 25 дней; округленно – 2 года. Поскольку лицензионный платеж в сумме 5000 руб. установлен за год и в отношении различных услуг, не ограничиваясь исключительно услугами торговли, а также с учетом того, что за предоставление права использования товарных знаков №299509 и №647502 в отношении 35 класса МКТУ установлено вознаграждение в размере 5000 руб., истец вправе претендовать на компенсацию в размере 10000 руб. (2500 руб. × 2 (года) × 2 (кратность), без учета площади магазина). Если при расчете компенсации, подлежащей взысканию, исходить из размера ежегодной лицензии за квадратный метр в сумме 40 руб., то истец вправе претендовать на компенсацию в размере 46634 руб. 67 коп. (40 / 3 (количество товарных знаков) × 2 (года) × 2 (кратность).

В судебном заседании объявлялся перерыв с 18.10.2023 до 19.10.2023.

Выслушав истца и ответчика, суд установил.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем следующих товарных знаков:

- №299509 "Планета", что подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2005, дата истечения срока действия регистрации - 05.03.2014 в отношении 35 класса МКТУ на основании договора с ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг;

- №647502 "ПЛАНЕТА", что подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2018, приоритет - 14.05.2015, дата истечения срока действия исключительного права - 14.05.2025 в отношении 35, 36, 41, 43 классов МКТУ (т. 1, л.д. 13-14).

Истцом 15.12.2022 был выявлен факт использования ответчиком обозначения "Планета", тождественного товарным знакам правообладателя в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым правообладателем, а именно, использование ответчиком указанного обозначения в торговой точке - магазине "Планета одежда и обуви", расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, Базарная площадь, д. 9.

В подтверждение совершения ответчиком указанного нарушения истцом представлены соответствующие фотоматериалы торговой точки и кассового чека от 15.12.2022 от продажи товара в данном магазине ответчика (т. 1, л.д. 11-12).

На кассовом чеке, полученном истцом при закупке товара, указаны "Планета одежды и обуви", "ИП ФИО2", ИНН <***>", "429123, <...>".

При этом лицензионные договоры на использование спорных товарных знаков между истцом и ответчиком отсутствуют.

По указанному факту нарушения его исключительных прав истец направил в адрес ответчика письменную претензию с требованием о прекращении использования обозначения "Планета", являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками истца, и выплате компенсации за незаконное использование в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с использованием товарных знаков в течение последних 3-х лет (л.д. 79-81).

Направленную ему претензию ответчик оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из приведенных норм права, а также положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу спорных товарных знаков, в защиту которых подан настоящий иск, подтвержден материалами дела.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (далее - Правила №482) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

1) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

2) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил №482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в названном пункте, также учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил №482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил №482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом, в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление №10) и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе, от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом вышеприведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики, в целях разрешения вопроса о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений судом производится анализ обозначений на основании вышеуказанных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

В используемом ответчиком для индивидуализации магазина обозначении со словесными элементами "Планета одежда и обуви" использован сильный элемент "Планета", поскольку словесные элементы "одежда, обувь" указывают на реализуемые в магазине товары, а, следовательно, они не несут основную индивидуализирующую функцию, выполняя лишь информационную функцию (информирование потребителя о том, какие товары предлагаются к продаже в данном магазине). При этом словесный элемент "Планета" в знаках обслуживания истца является либо единственным (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации №647502), либо доминирующим (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации №299509).

Наличие в сравниваемых обозначениях тождественного словесного элемента, к тому же образующего серию знаков обслуживания истца, свидетельствует о том, что, как минимум, определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

В соответствии с пунктом 45 Правил №482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности, в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснениям пункта 162 Постановления №10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Отсутствие регистрации знаков обслуживания истца в отношении реализуемых ответчиком товаров (одежды и обуви) не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на эти знаки обслуживания, поскольку, по смыслу статьей 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, незаконным использованием знаков обслуживания признается использование спорного обозначения при выполнении работ и оказании услуг (розничная продажа товаров).

Кроме того, согласно разъяснениям пункта 162 Постановления №10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки (знаки обслуживания).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 600000 руб., рассчитанную на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг за последние 3 года до дня направления ему досудебной претензии.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 61 Постановления №10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно разъяснению, изложенному в абзаце пятом пункта 61 Постановления №10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Обосновывая размер заявленной суммы компенсации, истец указал, что за 3-летний период до даты направления ему претензии ответчиком в магазине "Планета одежда обувь" осуществлялась предпринимательская деятельность с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, и были оказаны услуги (реализованы товары) на сумму более 5000000 руб.

Двукратная стоимость оказанных ответчиком услуг за вышеуказанный 3-летний период составляет 10000000 руб., при этом истец самостоятельно снизил размер требуемой компенсации до 600000 руб.

Ходатайством от 24.07.2023 истец просил суд истребовать от ответчика документы и сведения в отношении магазина, находящегося по адресу: <...>, за последние три года до 28.06.2023 включительно: о стоимости услуг, оказанных ответчиком при осуществлении деятельности магазина, об общей сумме выручки, полученной ответчиком от реализации товаров (произведенных третьими лицами), об общей сумме торговой наценки на реализованный ответчиком товар, о размере полученной ответчиком прибыли от деятельности магазина, копии договора аренды, на основании которого ответчик осуществляет деятельность в указанном магазине (т. 1, л.д. 77).

Определением суда от 13.09.2023 удовлетворил ходатайство истца об истребовании от ответчика дополнительных документов.

Однако в ходе судебного рассмотрения истребуемые документы и доказательства иного ответчиком не представлены.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Обращение с иском о защите исключительных прав направлено на пресечение нарушения и восстановление нарушенных прав, что является допустимым способом защиты и не может рассматриваться как недобросовестное поведение правообладателя, вне зависимости от количества поданных в суд исковых заявлений о защите исключительных прав.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, также само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (пункт 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации является правомерным способом использования товарного знака.

Истцом в материалы дела представлены лицензионные договоры от 05.04.2018, от 01.01.2020, от 03.05.2018, от 02.02.2022, подтверждающие использование товарных знаков путем предоставления лицензиатам неисключительных прав на их использование (т. 1, л.д. 40-64).

Суд не согласен с произведенным индивидуальным предприниматель ФИО1 расчетом компенсации исходя из следующего.

Как было указано выше, предприниматель ФИО1 является правообладателем исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации №299509 и №647502.

Правовая охрана данным товарным знакам (знакам обслуживания) предоставлена в отношении товаров и (или) услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе услуг оптовой и розничной торговли, что подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Истец произвел расчет компенсации со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере выручки, предположительно полученной ответчиком от реализации товаров в упомянутой выше торговой точке ответчика за последние три года до дня направления претензии.

Истец исходил из того, что выручка магазина за последние три года составила 5000000 рублей, поэтому он вправе потребовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 10000000 рублей. Истец указал, что он по собственному усмотрению уменьшил размер компенсации до 600000 рублей.

Суд считает необходимым отметить, что, самостоятельную стоимость услуг оптовой и розничной торговли товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги "реализация товаров" при применении подпункта 4 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 названного Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 61 Постановления №10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности магазина, основной функцией которого является продажа товаров, непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров. Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком, в частности, в магазине, за определенный период, не может быть принят за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

При изложенных обстоятельствах довод ответчика о том, что заявленный истцом размер компенсации в размере 600000 рублей существенно завышен, является обоснованным.

Таким образом, выполненный истцом расчет размера компенсации, основанный на двукратной стоимости услуг (а по существу, на двукратной стоимости товаров, реализованных в магазине), не соответствует пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может быть признан судом обоснованным.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2023 по делу №А67-932/2022, от 17.04.2023 по делу №А27-10926/2022.

Поскольку истцом выбран способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а определение размера компенсации исходя из двукратной стоимости услуг в рассматриваемом случае невозможно по изложенным выше причинам, суд считает необходимым при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) истца руководствоваться двукратным размером стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Использование такого порядка расчета компенсации не является изменением вида компенсации, так как данный порядок расчета компенсации установлен подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, на который ссылался истец при обращении с иском.

В подтверждение использования спорного товарного знака для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ истцом представлены следующие лицензионные договоры:

1. копия лицензионного договора от 05.04.2018 с индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее - предприниматель ФИО3), копия дополнительного соглашения с предпринимателем ФИО3 от 01.06.2018 (т. 1, л.д. 40-41), копии кассовых чеков, подтверждающих уплату предпринимателем ФИО3 вознаграждения по данному договору (т. 1, л. д. 43-48).

По данному договору правообладатель (ИП ФИО1) предоставляет Лицензиату (ИП ФИО3) неисключительное право использования товарного знака №299509 "Планета", зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 05.03.2004 (пункт 1 данного договора).

Согласно пункту 4 данного договора настоящий договор заключен на срок действия товарного знака с учетом возможности его продления.

Поскольку дата истечения срока действия регистрации товарного знака №299509 "Планета" - 05.03.2014, а нарушение прав истца ответчиком было совершено 08.02.2022, то данный договор действовал в период выявленного истцом нарушения.

Согласно пункту 2 данного договора за использование товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в сумме 5000 рублей в год.

Согласно дополнительному соглашению с предпринимателем

ФИО3 от 01.06.2018 (т. 1, л.д. 41) лицензионный договор от 05.04.2018 года между Правообладателем и Лицензиатом дополнен пунктом 8, согласно которому также на вышеуказанных условиях Правообладатель предоставляет Лицензиату право использования товарного знака "Планета" по свидетельству Российской Федерации №647502. зарегистрированного с приоритетом от 14.05.2015 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых, зарегистрирован этот товарный знак.

Поскольку дата истечения срока действия регистрации товарного знака №647502 "ПЛАНЕТА до 14.05.2025, а нарушение прав истца ответчиком было совершено 08.02.2022, то данный договор также действовал в отношении товарного знака №647502 "ПЛАНЕТА в период выявленного истцом нарушения.

2. копия лицензионного договора от 03.05.2018 с ООО "Планета", копии платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по лицензионному договору от 03.05.2018 (т. 1, л.д. 60-64).

Настоящий договор заключен сроком на 3 года, а именно с 01.05.2018 по 30.04.2021 (пункт 5 договора), в связи с чем на 08.02.2022 (нарушение ответчиком прав истца) данный договор не действовал.

3. копия лицензионного договора от 01.01.2020 с индивидуальным предпринимателем ФИО4, копии платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по лицензионному договору от 01.01.2020 (т. 1, л.д. 49-50).

Согласно пункту 1 данного договора Правообладатель (ИП ФИО1) предоставляет Лицензиату (ИП ФИО4) неисключительное право на использование следующих товарных знаков (далее - Товарные знаки):

- №299509, зарегистрированного 14.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 05.03.2004,

- №647502, зарегистрированного 13.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 14.05.2015,

- №574404, зарегистрированного 22.06.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 27.11.2000.

Неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации услуг торгового центра "ПЛАНЕТА", расположенного по адресу <...> (далее - Торговый центр), любым непротиворечащим закону способом, в том числе, при сдаче помещений Торгового центра в аренду, продвижении товаров и услуг, предлагаемых как самим Лицензиатом, так и арендаторами Торгового центра, в том числе, на документации, в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 договора).

Лицензия предоставляется для использования Товарных знаков в отношении всех услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы Товарные знаки (пункт 3 Договора).

Использование Товарных знаков предоставляется Лицензиату на возмездной основе. За использование Товарных знаков Лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 58720 рублей в год (определяемых как произведение размера ежегодной лицензии 40 рублей за квадратный метр общей площади Торгового центра и общей площади Торгового центра 1468 квадратных метров общей площади Торгового центра). Указанные суммы НДС не облагаются в связи с применением Правообладателем упрощенной системы налогообложения (пункт 4 договора).

Настоящий договор заключен на срок действия Товарных знаков с учетом возможности их продления, т.е. в отношении товарного знака №299509 "Планета" до 05.03.2014, а в отношении товарного знака №647502 "ПЛАНЕТА до 14.05.2025.

4. копия лицензионного договора от 02.02.2022 с индивидуальным предпринимателем ФИО5, копия платежного поручения, подтверждающих уплату процентов по лицензионному договору от 02.02.2022 (т. 1, л.д. 51-52).

Согласно пункту 1 данного договора Правообладатели (ИП ФИО1 и ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" предоставляет Лицензиату (ИП ФИО5) неисключительное право на использование следующих товарных знаков (далее - Товарные знаки):

- №700876, зарегистрированного 27.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 16.08.2017.

Неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации услуг магазина, расположенного по адресу: <...> в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, любым непротиворечащим закону способом, в том числе при продаже товаров, на документации, а также в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 3 договора).

За использование товарных знаков лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в следующем размере:

- за первый год 40000 руб., из них 25000 руб. ФИО1, 15000 Обществу,

- за далее 20000 руб. в год, из них 15000 ФИО1, 5000 Обществу (пункт 2 договора).

Настоящий договор заключен на срок действия Товарных знаков с учетом возможности их продления, т.е. в отношении товарного знака N 299509 "Планета" до 05.03.2014, а в отношении товарного знака N 647502 "ПЛАНЕТА до 14.05.2025.

Поскольку нарушение прав истца ответчиком было совершено 15.12.2022, то данный договор действовал в отношении товарного знака N 647502 "ПЛАНЕТА" и товарного знака №299509 "Планета" в период выявленного истцом нарушения.

Суд с учетом обстоятельств данного дела считает правильным для определения размера компенсации использовать представленный ИП ФИО1 в материалы дела лицензионный договор от 05.04.2018 с индивидуальным предпринимателем ФИО3 в редакции дополнительного соглашения к нему от 01.06.2018, поскольку по данному договору ИП ФИО1 предоставляет Лицензиату- ИП ФИО3 неисключительное право использования товарного знака №299509 "Планета", зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 05.03.2004 (пункт 1 данного договора) и товарного знака "Планета" по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного с приоритетом от 14.05.2015 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых, зарегистрирован этот товарный знак.

Именно права использования на данные товарные знаки N 299509 "Планета" №647502 "Планета" являются предметом рассмотрения по данному делу.

Как было указано выше, согласно пункту 2 данного договора с учетом дополнительного соглашения 01.06.2018 за использование двух товарных знаков №299509 "Планета" и N 647502 "Планета" Лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в сумме 5000 рублей в год.

Однако представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом, исходя из цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то необходимо соотнести условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом Российской Федерации в определении от 26.01.2021 №310-ЭС20-9768 по делу №А48-7579/2019.

Применительно к рассматриваемому спору, суд считает неверным исходить из полной цены лицензионного договора, поскольку лицензионный платеж в сумме 5000 рублей установлен за год и в отношении различных услуг, не ограничиваясь только услугами торговли, чем занимался ответчик.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака №299509, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации №647502, зарегистрированного в отношении услуг 35-го, 36-го, 41-го, 43-го классов МКТУ.

Вместе с тем, исходя из дополнительного соглашения с предпринимателем ФИО3 от 01.06.2018 (т. 1, л.д. 41) Правообладатель (ИП ФИО1) предоставил Лицензиату (ФИО3) право использования товарного знака "Планета" по свидетельству Российской Федерации №647502, зарегистрированного с приоритетом от 14.05.2015 не в полном объеме, а только в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых, зарегистрирован этот товарный знак.

ИП ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15.02.2019. Основным видом экономической деятельности данного лица являются: торговля оптовая одеждой и обувью, торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах, торговля розничная прочая в специализированных магазинах, торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (т. 1, л.д. 115-121).

Таким образом, ответчик ФИО2 осуществляет деятельность, соответствующую 35 классу МКТУ товарного знака №647502: розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, неспециализированная оптовая продажа; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа.

Вместе с тем из материалов дела не следует и истцом не представлены доказательства того, что ИП ФИО2 осуществляет деятельность, связанную с использованием товарного знака №299509 в отношении услуг 35 класса МКТУ:

- снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов, спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность.

Деятельность ответчика ограничивается оказанием услуг розничной торговли с целью обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров, а именно, как указанно выше, торговля розничная одеждой, текстильными изделиями и т.д. что не соответствует 35 классу МКТУ товарного знака №299509.

Суд считает неверным исходить из полной цены лицензионного договора от 05.04.2018 с индивидуальным предпринимателем ФИО3 в редакции дополнительного соглашения к нему от 01.06.2018, поскольку лицензионный платеж в сумме 5000 рублей установлен за год и в отношении неисключительного права использования двух товарных знаков №299509 и №647502 в отношении 35 класса МКТУ.

Однако, исходя из предпринимательской деятельности ИП ФИО2, им не могли быть нарушены исключительные права истца по использованию без его разрешения товарного знака №299509.

Ответчик, не соглашаясь с позицией истца об использовании ответчиком обозначения "Планета" в течение трех лет, ссылался на договор аренды нежилого помещения от 04.06.2021 №22и, и на то, что открытие магазина осуществлено 25.07.2021, в связи с чем настаивал на том, что использовал товарный знак №647502 всего лишь 1 год 11 месяцев 36 дней (округленно – два года), а не три года.

Истец в судебном заседании согласился с указанным ответчиком периодом времени использования спорного обозначения.

Исходя из изложенного, суд считает, что размер компенсации необходимо определять из расчета 2500 рублей - стоимость годового (12 месяцев) вознаграждения за предоставление права использования товарного знака №647502 в отношении 35 класса МКТУ.

Размер компенсации следующий:

2500 рублей × 2 года × 2 = 10000 рублей

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в сумме 10000 рублей компенсации.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при цене иска в 600000 рублей (заявление истца от 24.07.2023 об изменении предмета иска, т. 1, л.д. 72-74) составляет 15000 рублей.

При подаче в арбитражный суд настоящего искового заявления с учетом изменения предмета иска истец уплатил в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины по платежному поручению от 28.06.2023 №632 (т. 1 л.д. 10).

С учетом частичного удовлетворения исковых требований истца в общей сумме 10000 рублей (1,67% от цены иска 600000 рублей) с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина по иску в сумме 255 рублей; 6000 рублей уплаченной истцом государственной пошлины по иску относятся на истца, а 9000 рублей недоплаченной истцом государственной пошлины по иску подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета (15000 рублей – 6000 рублей = 9000 рублей).

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 10000 (Десять тысяч) руб. компенсации, 255 (Двести пятьдесят пять) руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 9000 (Девять тысяч) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.В. Юрусова