Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

05 декабря 2023 года Дело № А56-102809/2022

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Галстян Г.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Виадс Адвертайзинг, С.Л.

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ВИАДС"

о взыскании

при участии

от истца: представитель ФИО1 (доверенность)

от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность)

установил:

Компания - Виадс Адвертайзинг, С.Л. (далее – истец) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ВИАДС» (далее - ответчик) о признании незаконным и о запрете использования в доменном имени viads.ru обозначения «viads» и на вебсайте viads.ru обозначений «viads», «ВИАДС», сходных до степени смешения с товарным знаком №892493.

Как следует из искового заявления, истец является обладателем исключительных прав (правообладателем) на товарный знак (знак обслуживания) «viads» по свидетельству РФ № 892493, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков облуживания 15.09.2022 по заявке № 2022756271 с приоритетом от 15.08.2022 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Полагая, что ответчик, при администрировании домена и на сайте для индивидуализации рекламных услуг использует сходные до степени смешения с товарным знаком истца словесные обозначения - «VIADS» в доменном имени viads.ru, «ВИАДС» на сайте, посчитав свои права нарушенными, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом, направленных на «обратный захват домена». Обозначение «ВИАДС», сходное до степени смешения с товарным знаком «viads», используется ответчиком в своем фирменном наименовании с 23.10.2019, а в домене viads.ru – с 05.11.2019, то есть ранее даты регистрации товарного знака истца – 15.09.2022 (приоритет от 15.08.2022). Кроме того, ответчик является обладателем товарного знака по свидетельству РФ «ВИАДС» от 27.01.2023 (приоритет от 19.09.2022) в отношении товаров 09, 35, 42 класса МКТУ. Товары, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак ответчика «ВИАДС», не являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца «viads».

Истец приобщил документы о создании компании, решение Роспатента от 15.02.2021 об отказе ответчику в государственной регистрации товарного знака «viads» по заявке №2020749852 от 10.09.2020, Свидетельство РФ на товарный знак «viads» от 15.09.2022 (приоритет от 15.08.2022), представил копию нотариального протокола осмотра сайта http://viads.ru, а также копию апостилированной (легализованной) в установленном порядке выписки из торгового реестра страны происхождения (Испания) иностранного юридического лица (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) №5250/2023 от 16.06.2023.

Ответчик представил письменные пояснения по спору.

В судебном заседании 25.09.2023 истец представил письменные пояснения по спору, заключение специалиста по результатам исследования сходства до степени смешения товарного знака «viads» №892493, спорного обозначения ВИАДС и доменного имени viads.ru, используемых в отношении услуг рекламы.

Для ознакомления с материалами дела, судебное заседание отложено.

В судебном заседании 27.11.2023 истец поддержал заявленные требования в отношении запрета по использованию домена для продвижения рекламных услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, представил оригиналы документов, приложенных к письменным пояснениям.

Ответчик поддержал приведенные возражения, представил письменные пояснения по делу, а также оригинал нотариального протокола осмотра доказательств от 24.10.2023.

Стороны не возражали против рассмотрения дела, настаивали на своих требованиях и возражениях.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец (ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л.) является обладателем исключительных прав (правообладателем) на знак обслуживания «VIADS» по свидетельству РФ № 892493, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков облуживания 15.09.2022 по заявке № 2022756271 с приоритетом от 15.08.2022 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Истец занимается оказанием рекламных услуг, в том числе с использованием программного обеспечения, позволяющего транслировать рекламу посредством сети Интернет, в том числе на вебсайтах.

Товарный знак зарегистрирован для следующих услуг:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги по исследованию рынка; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

Истец является также обладателем вебсайта www.viads.com с доменным именем viads.com.

Истцом обнаружено, что на вебсайте www.viads.ru, а также в доменном имени viads.ru используются обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с его товарным знаком и отличительной частью фирменного наименования ВИАДС.

По информации, полученной нотариусом при трассировке маршрута пакетов и списка промежуточных сетевых узлов, администратором домена viads.ru является ответчик (Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДС»), который также является владельцем вебсайта viads.ru, на котором предлагаются рекламные услуги, что не оспаривается последним.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ответчик имеет следующее местонахождение: 197136, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Округ Петровский, проспект Большой П.С, д. 58, литера А, помещ. 1-Н, помещ. 7-10.

Дизайн вебсайта ответчика выполнен таким образом, что воспроизводит дизайн оригинального вебсайта viads.com, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 06.10.2022 № 77/850-н/77-2022-11-689, произведенных нотариусом города Москвы ФИО3.

Кроме того, помимо оформления дизайна вебсайта viads.ru в стиле вебсайта правообладателя, на вебсайте ответчика содержится указание на использование рекламного программного обеспечения компании ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л., что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 30.08.2022 № 77/12-н/77-2022-4-666, произведенных нотариусом города Москвы ФИО4.

Также ответчик является членом Ассоциации развития интерактивной рекламы (https://interactivead.ru/), где на вебсайте также используется товарный знак истца. В разделе члены АРИР указано контактное лицо viads ФИО5, который согласно выписке из ЕГРЮЛ является генеральным директором ООО «ВИАДС».

Истец полагал, что ответчик намеренно использует дизайн вебсайта и рекламное программное обеспечение правообладателя, а также участвует в различных объединениях в целях создания видимости того, что ООО «ВИАДС» получило разрешение правообладателя на осуществление рекламной деятельности в глазах потенциальных клиентов и осуществляет операционную деятельность от имени ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л. на территории Российской Федерации.

Однако компания ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л. не заключала с ООО «ВИАДС» каких-либо договоров и не давала разрешение на использование своего товарного знака.

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком в доменном имени viads.ru обозначения «viads», а на вебсайте viads.ru - обозначений «viads» и «ВИАДС», сходных до степени смешения с товарным знаком №892493 в отношении рекламных услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров (услуг), в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

В абзаце 2 пункта 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Сходство до степени смешения определяется в соответствии с п. 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.06.2015, № 482 (далее – правила). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а также по признаку общего зрительного впечатления.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления обозначений viads.ru и ВИАДС с товарным знаком «Viads» № 892493 по признакам графического, звукового и смыслового значения, а также общего зрительного впечатления, следует, что указанные обозначения являются сходными до степени смешения.

Указанное сходство подтверждается также заключением специалиста ООО «Центр патентных судебных экспертиз» ФИО6, которая по результатам проведенного исследования пришла к выводам, что обозначение viads.ru, используемое в качестве доменного имени, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 892493; обозначение ВИАДС, размещенное на вебсайте viads.ru, используемом для продвижения услуг рекламы, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 892493; услуги в области рекламы, продвигаемые с помощью вебсайта viads.ru, являются однородными с услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 892493.

Предлагаемые на сайте viads.ru услуги, включают рекламные услуги, для которых зарегистрирован товарный знак. Так на вебсайте viads.ru размещена следующая информация о компании: «компания Виадс занимается технологиями видеорекламы и имеет собственную рекламную экосистему. Используя передовые решения для видео, баннеров, мы помогаем клиентам доставлять и монетизировать контент наиболее эффективным способом.

Таким образом, представленные на вебсайте услуги являются предложением к продаже рекламных услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Поскольку ответчик является администратором доменного имени viads.ru, то размещение на вебсайте предложений по оказанию рекламных услуг с доменным именем, сходным до степени смешения с товарным знаком № 892493, является нарушением ответчиком исключительного права на товарный знак истца.

Нарушением исключительного права на товарный знак является использование в адресе доменного имени словесного обозначения «viads», а также размещение на сайте с данным доменным именем обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 892493.

Использование в сети интернет доменного имени viads.ru нарушает исключительное право истца, предусмотренное пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, на использование товарного знака в сети интернет, в том числе в доменном имени.

Использование ответчиком обозначения «viads» нарушает не только исключительное право истца на товарный знак, но также исключительное право на его фирменное наименование, которое в соответствии со статьей 8 Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Использование ответчиком доменного имени viads.ru в сети интернет и размещение на сайте www.viads.ru предложений по оказанию рекламных услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации товарного знака № 892493, приводит к тому, что потребитель вводится в заблуждение в отношении услуг, которые оказываются и предлагаются к продаже ответчиком. Потребитель может посчитать, что данные услуги и предложение к продаже данных услуг на указанном средстве адресации в сети интернет размещаются испанской компанией ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л.

На основании изложенного истец справедливо полагает, что ответчик использует в доменном имени и на вебсайте обозначения «viads», «ВИАДС», сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца № 892493, его фирменным наименованием с целью привлечь пользователей интернета к своему вебсайту, получая с помощью чужой интеллектуальной собственности коммерческую выгоду, вводя потребителя в заблуждение относительно происхождения предлагаемых на сайте и реализуемых услуг.

Доводы ответчика судом отклоняются ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 153 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума) в Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции).

Истец (ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л.) создан 02.10.2019 путем создания нового юридического лица. Постоянная регистрация компании осуществлена 14.10.2019. Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из торгового реестра. В самом фирменном наименовании включено указание на вид деятельности общества – оказание рекламных услуг.

В тоже время право на фирменное наименование ответчика (ООО «ВИАДС») возникло 23.10.2019 посредством изменения фирменного наименования с Общества с ограниченной ответственностью «Черный Флаг» на Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДС», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Черный флаг» по состоянию на 22.10.2019 и выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИАДС» по состоянию на 23.10.2019.

Таким образом, право на фирменное наименование возникло у компании ВИАДС АДВЕРТАЙЗИНГ, С.Л. ранее фирменного наименования ООО «ВИАДС».

Оснований считать, что ответчик использует в доменном имени viads.ru не товарный знак истца, а свое фирменное наименование, а на вебсайте viads.ru ответчик использует не обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, а свое фирменное наименование, не имеется, поскольку спорные обозначения используются не для индивидуализации действующего в гражданском обороте юридического лица, а именно для индивидуализации товаров и услуг, которое оказывает данное юридическое лицо, то есть фактически используется обозначение, заменяющее собой товарный знак.

Совокупность исследованных обстоятельств подтверждает тот факта, что вебсайт истца viads.com был размещен в сети интернет не позднее 16.02.2020, а вебсайт ответчика с тем же самым дизайном и текстовым содержанием - не ранее 29.12.2021.

По результатам рассмотрения Роспатентом заявки ответчика на регистрацию товарного знака «ВИАДС» № 2020749852 от 10.09.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама), в регистрации товарного знака было отказано в связи с тем, что заявленное обозначение «ВИАДС» воспроизводит обозначение, используемое одноименной испанской компанией VIADS ADVERTISING S.L. (C.I.F. B42671792, Spain, Alicante (03001), Calle castanos, 5, 4th floor number 3) (истцом) для маркировки услуг, однородных заявленным, в связи с чем, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем по заявке является ответчик (ООО «ВИАДС»).

По мнению истца, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик целенаправленно производил недобросовестные действия, направленные на получение исключительного права на товарный знак в отсутствие согласия истца, а также разместил вебсайт истца на домене viads.ru без согласия истца на данное действие, то есть ответчик приступил к осуществлению рекламной деятельности с использованием вебсайта viads.ru с целью воспользоваться репутацией истца, который такую деятельность начал осуществлять ранее, и создать у потребителей рекламных услуг видимость взаимосвязи ответчика с истцом как более старшим правообладателем средств индивидуализации.

Довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, направленных на «обратный захват домена», судом отклоняется.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные п. 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (ст. 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ. Согласно п. 3 ст.1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

При этом, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

Необходимо отметить, что привлечение лица к гражданско-правовой ответственности в случае незаконного использования товарного знака, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего исковое заявление, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы правовая охрана товарных знаков должна охраняться государством и направлена на создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами.

Поэтому установлена монополия правообладателя на использования товарного знака в период срока его действия (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Подача истцом искового заявления о незаконном использовании товарного знака является его правом, основанным на законе.

При таких обстоятельствах для того, чтобы признать недопустимость подачи искового заявления о незаконном использовании товарного знака, умысел истца на заведомо недобросовестное осуществление прав должен быть виден вне всяких сомнений.

Вместе с тем, заявляя о злоупотреблении правом со стороны истца при подаче настоящего искового заявления, ответчик не представил надлежащих и достаточных доказательств того, что данное процессуальное действие было направлено на заведомо недобросовестное осуществление прав или на причинение вреда ответчику.

Тот факт, что истец защищает принадлежащее ему исключительное право на товарный знак и фирменное наименование, с очевидностью не указывает на недобросовестность его поведения.

Предъявление иска о незаконном использовании товарного знака само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом, причем истец осуществляет действия, направленные на привлечение ответчика к гражданско-правовой ответственности только в отношении рекламных услуг, то есть тех услуг в отношении которых зарегистрирован товарный знак и фактически осуществляется деятельность.

Таким образом, отсутствуют правовые основания для квалификации действий истца по подаче искового заявления о незаконном использовании товарного знака как злоупотребления правом.

Из буквального толкования предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ способа защиты исключительных прав - пресечение действий по использованию товарного знака, который связан с одним из перечисленных в статье 12 ГК РФ способов защиты прав, а именно - пресечение действий, нарушающих право, следует, что под реализацией этих способов защиты имеется в виду прекращение нарушения, носящего длящийся характер. Заявленные требования направлены не только на пресечение действий, имевших место до обращения с иском в суд и на момент рассмотрения спора, но и на пресечение действий, нарушающих права правообладателя, создающих угрозу их нарушения в дальнейшем.

На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе потребовать от ответчика воздержаться от дальнейшего использования спорного обозначения товарного знака в доменном имени в отношении аналогичных (однородных) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Довод ответчика о том, что товарный знак истца зарегистрирован позднее чем домен ответчика, свидетельствуют лишь о том, что истец получил возможность защиты с момента регистрации, но не означает сам по себе добросовестности/недобросовестности действий сторон спора.

В пункте 33 Постановления № 10 отмечено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления от 23.04.2019 № 10).

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 892493 в установленном законом порядке недействительным не признано.

При этом, товарный знак, хоть и зарегистрированный позднее спорного домена ответчика, имеет сходство до степени смешения с более старшим средством индивидуализации юридического лица - фирменным наименованием истца, под которым последний осуществляет свою рекламную деятельность, для индивидуализации которой был зарегистрирован товарный знак, следовательно, указанные обстоятельства рассматриваемого дела не позволяют признать действия истца по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, направленным на «обратный захват домена».

Истец не просил признать регистрацию доменного имени актом недобросовестной конкуренции. Запрет по использованию товарного знака в доменном имени направлен на пресечение дальнейшего использования домена в целях продвижения рекламных услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Данное требование не связано с аннулированием регистрации доменного имени, а обусловлено неправомерным использованием ответчиком домена путем адресации к сайту, на котором продвигаются аналогичные услуги, которым предоставлена правовая охрана товарного знака.

Что касается требования истца о признании действий ответчика незаконным, то такое требование, заявленное вместе с требованием о запрете, является излишним, так как факт признания неправомерного использования доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в целях продвижения аналогичных товаров (услуг), охраняемых (защищаемых) указанным товарным знаком, относится к числу обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору, установление которых уже является основанием для вывода о признании требования о защите нарушенного права, в том числе путем запрета по дальнейшему использованию товарного знака обоснованным. В данном случае, вывод о неправомерности использования товарного знака дается судом в мотивированной части решения в целях констатации фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для установления квалификации гражданско-правовых отношений (ответственности).

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца и ответчика в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 1, 9, 10, 12, 1229, 1252, 1473, 1484 ГК РФ, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, признании требования обоснованным, подлежащим удовлетворению, с отнесением на ответчика расходов по оплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «ВИАДС» (ИНН <***>) использовать в доменном имени viads.ru обозначение «viads» и на вебсайте viads.ru - обозначения «viads», «ВИАДС», сходные до степени смешения с товарным знаком №892493, для индивидуализации рекламных услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВИАДС» (ИНН <***>) в пользу Компании - Виадс Адвертайзинг, С.Л. 6 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.