Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Москва

23 августа 2023 года Дело №А41-41967/23

Резолютивная часть объявлена 22 августа 2023 года

Полный текст решения изготовлен 23 августа 2023 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Чекалова ,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.С.Скориковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП ФИО1 (ИНН <***>) к ИП ФИО2 (ИНН <***>) о взыскании, обязании

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

Установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Московской области к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 с заявленными требованиями (уточненными в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

- взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию за незаконное использование товарного знака № 697311 в размере 1000000,00 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 29000,00 руб.

- обязать Индивидуального предпринимателя ФИО2 прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» на страницах: https://www.wildberries.ru/catalog/153703432/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703433/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703434/detail.aspx?targetUrl=EX, в течение пяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Ответчик в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

ИП ФИО1 является правообладателем исключительного права на товарный знак LOVE SECRET UNDERWEAR по свидетельству N 697311 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исполненный следующим образом: товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.02.2019 г. сроком до 04.06.2028 г., дата приоритета 04.06.2018 г., в отношении товаров и/или услуг по классам МКТУ 25, 35:

25 - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; майки спортивные; носки; одежда; одежда бумажная; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платья; подвязки; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

35 - демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайнпродаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже нижнего белья, одежды; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Истцом было установлено в ходе проверочных мероприятий, что его права и законные интересы нарушены ФИО2 при продаже товаров с использованием товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу.

По мнению истца, ответчик незаконно использует товарный знак N 697311 и осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на площадке WILDBERRIES с обозначением " LoVe Secret ", идентичным с товарным знаком правообладателя (Истца), путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на страницах: https://www.wildberries.ru/catalog/153703432/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703433/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703434/detail.aspx?targetUrl=EX.

Используемое ответчиком обозначение " LoVe Secret " и спорный товарный знак N 697311 идентичны по фонетическим признакам (выполнены в виде словесного обозначения " LOVE SECRET ") и смысловым признакам, графическое написание букв (печатное) позволяет говорить о графической схожести.

Используемое ответчиком словесное обозначение имеет сходство до степени смешения с товарным знаком N 697311, правообладателем которого является истец.

Кроме того, ответчик использует указанное выше словесное обозначение на аналогичном рынке товаров - продажа нижнего белья с использованием интернет-сайта.

Между тем, истец как правообладатель не передавал ответчику право использования спорного средства индивидуализации (товарного знака).

После выявления незаконного использования ответчиком товарного знака N 697311 истец зафиксировал нарушение.

Перед подачей настоящего искового заявления, а также на момент судебного разбирательства по делу, истец самостоятельно произвел осмотр и фиксацию нарушений по указанным выше ссылкам, а также произвел контрольную закупку товара, которые подтверждают тот факт, что ответчик как осуществлял, так и осуществляет продажу собственного товара под обозначением "LoVe Secret".

Фиксация нарушений в данной части произведена истцом при помощи распечаток с сайта, которые являются допустимыми доказательствами в настоящем споре в соответствии с абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части IV Гражданского кодекса" (далее - Постановление N 10).

Таким образом, ответчик использовал обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком N 697311 при продаже товаров, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу.

По мнению истца, все указанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца на товарный знак, что послужило основанием для обращения истца к ответчику с претензией, а затем в суд с рассматриваемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно абз. 5 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – постановление № 10) установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно абз. 2 п. 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В соответствии с п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила N 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п. 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Материалами дела подтверждается факт нарушения исключительных прав истца.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В материалы дела истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022 N 1/2022 между ним и индивидуальным предпринимателем ФИО3 в отношении спорного товарного знака.

Пунктом 3.2 указанного договора стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 руб.

Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 руб. представлены в материалы дела.

Истцом произведен следующий расчет суммы компенсации: 500 000 руб. (паушальный взнос) x 2 (двукратная стоимость права использования товарного знака) = 1 000 000 руб.

Согласно пункту 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Суд считает, что заявленная истцом сумма компенсации в размере 1 000 000 руб. является обоснованной и не завышенной, исходя из: степени вины ответчика, так как ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за размещаемой информации при осуществлении предпринимательской деятельности. Ответчик должен был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на распространяемые объекты, чего им сделано не было.

Ответчиком порядок расчета истцом компенсации не оспорен.

Судом расчет проверен и признан верным, исходя из объема допущенных ответчиком нарушений (обоих классов МКТУ), исчисления компенсации исходя из документально подтвержденной двукратной стоимости права пользования товарным знаком (единовременный паушальный взнос 500000 х 2).

Суд полагает, что компенсация в заявленном размере соответствует целям обеспечения восстановления нарушенных прав и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, соразмерна допущенному правонарушению.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Пунктом 57 постановления № 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Доказательств устранения нарушений исключительных прав истца ответчик не представил. Судом установлено, что на момент судебного разбирательства на спорных страницах сайта в сети Интернет имеется реклама, предложение к продаже товара – нижнего белья, с обозначением товарного знака истца, продавец – ИП ФИО2 ОГРНИП <***>.

С учетом изложенного, суд находит требование истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на спорных страницах маркетплейса Вайлдберриз, надлежащим способом защиты нарушенного исключительного права.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв на иск не представил, о снижении компенсации не заявил, каких-либо доводов и доказательств относительно ее несоразмерности не привел. Доказательств устранения нарушений исключительного права истца на товарный знак не представил.

Учитывая изложенные обстоятельства, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание, что нарушение было допущено в сети Интернет, которые чаще всего являются длящимися, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав в заявленном размере, а также об обязании прекратить нарушение исключительных прав истца (с учетом уточнения) обоснованы и подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями ст.ст. 49, 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию за незаконное использование товарного знака № 697311 в размере 1000000,00 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 29000,00 руб.

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО2 прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» на страницах: https://www.wildberries.ru/catalog/153703432/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703433/detail.aspx?targetUrl=EX, https://www.wildberries.ru/catalog/153703434/detail.aspx?targetUrl=EX, в течение пяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

СудьяН.А. Чекалова