Решение по делу № А59-3771/2023 от 15.11.2023

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-3771/2023 15 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения суда объявлена в судебном заседании 07.11.2023, решение суда в полном объеме изготовлено 15.11.2023.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Путьмаковой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о возложении обязанности удалить с домена tutsakh.com все материалы, соответствующие классам 38, 39, 41, 42 Международной классификации товаров, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины,

при участии: от истца – представителей ФИО2 по доверенности от 11.10.2022 (до перерыва), ФИО3 по доверенности от 31.07.2023, от ответчика – не явился, от третьего лица – не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» (далее – истец) обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о возложении обязанности удалить с домена tutsakh.com все материалы, соответствующие классам 35, 38, 39, 41, 42 Международной классификации товаров, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины.

Требования истца основаны на статьях 1225, 1250, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиком доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком «SAKH.COM».

Определением суда от 27.06.2023 исковое заявление принято к производству, возбуждено дело № А59-3771/2023.

Судом, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Мукамбеткалый Бактыяр.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, ходатайств не заявили.

В ранее представленном отзыве на иск ответчик указал, что не является собственником сайта tutsakh.com, а действует как посредник между заказчиком и исполнителем. Согласно договору на создание веб-сайта от 20.10.2022, ответчик передал Мукамбеталому Бактыяру доменное имя tutsakh.com и программный код сайта и сайт в

целом. В части требования о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей указал на чрезмерно завышенный размер компенсации.

Суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие надлежаще извещенных ответчика и третьего лица.

Рассмотрев исковые требования, выслушав представителей истца, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующему.

Из материалов дела судом установлено, что на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 359808 от 15.09.2008 года истец является правообладателем товарного знака словесного с элементом «SAKH.COM» с приоритетом до 11.07.2017 года на основании заявки от 11.07.2007 год, зарегистрированного для класса МКТУ и перечня товаров и услуг 35, 38, 39, 41, 42.

Согласно изменениям к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) срок действия исключительного права продлен до 11 июля 2027 года.

Согласно данным http://www.whois-service.ru/ истец является владельцем доменного имени Sakh.com.

В мае 2023 года истцу стало известно, что на сайте tutsakh.com размещены объявления с фотографиями, на которых незаконно используется указанный товарный знак.

Факты использования товарного знака на сайте tutsakh.com подтверждаются скриншотами объявлений, представленными в материалы дела.

Как указал истец, ответчик на Интернет домене tutsakh.com ведет ту же деятельность, что и ООО «Сах.ком» на своих информационных ресурсах и размещает на объявлениях товарный знак общества.

Если сравнить товарный знак общества и наименование домена tutsakh.com, то очевидно сходство, поскольку словесный знак sakh.com полностью входит в наименование домена tutsakh.com, при этом ответчик использует доменное имя в деятельности, на которую распространяется охрана товарного знака и размещает товарный знак истца в конкретных объявлениях.

Согласно сервису WHOIS администратором домена является ответчик: имя администратора: ФИО1; Улица Администратора: ул. Советская, 49100 Административный город: ФИО4; Административный штат /провинция: Сахалинская область; Почтовый индекс администратора: 694020; Страна администратора: RU; Телефон администратора: <***>; Электронная почта администратора: 3like_world@bk.ru.

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на товарный знак № 359808, ответчик использует товарный знак в конкурентной деятельности (реклама в сети интернет), использование товарного знака на аналогичных услугах и в доменном имени является намеренным действием ответчика, истец обратился в суд с иском о возложении обязанности удалить с домена tutsakh.com все материалы, соответствующие классам 35, 38, 39, 41, 42 Международной классификации товаров, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования

товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой ГК РФ" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Перечень объектов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, приведенный в статье 1225 ГК РФ, является исчерпывающим.

Доменное имя в качестве охраняемого объекта интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в указанной статье, а также в иных нормах, не поименовано.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела установлено, что ответчик использует товарный знак № 359808 для названия своего сайта «tutsakh.com», с доменным именем tutsakh.com, на котором размещен и функционирует сайт по размещению, в том числе, рекламных объявлений.

Судом установлено и ответчиком не оспорено, что истец в установленном законом порядке не давал согласия ответчику на использование товарного знака.

Довод предпринимателя относительно того, что он не является надлежащим ответчиком судом отклоняется, поскольку опровергается материалами дел, а именно, сведениями с сервиса WHOIS.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 г. N 5560/08 действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

С учетом изложенного факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак нашел свое подтверждение представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными координационным центром 05.10.2011 г., пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

По смыслу разъяснений правовой позиции, приведенных в пункте 158 Постановления N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

При рассмотрении доменных споров, в том числе для решения вопроса о квалификации действий в качестве недобросовестной конкуренции необходимо руководствоваться и положениями статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании,

делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

Согласно Политике ICANN недобросовестной может быть признана регистрация и использование доменного имени на основании совокупности следующих критериев:

спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения со знаком обслуживания истца;

у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Статьей 71 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В данном случае, судом учитывается что в качестве юридического лица истец зарегистрирован 18.10.2004, основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств. Ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.03.2020, одним из видов деятельности ответчика является также деятельность рекламных агентств. Ответчик использует товарный знак № 359808 для названия своего сайта «tutsakh.com», с доменным именем tutsakh.com, на котором размещен и функционирует сайт по размещению, в том числе, рекламных объявлений.

Таким образом, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о наличии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции. Использование ответчиком товарного знака истца свидетельствует о намерении привлечь к своему ресурсу пользователей, что влияет на объемы размещаемой рекламы.

Ответчиком, в свою очередь, не представлено доказательств, подтверждающих приобретение доменным именем tutsakh.com известности потребителям именно как обозначения самого ответчика, превосходящей известность товарного знака истца или сопоставимой с ней, применительно к которой у истца мог бы возникнуть интерес в получении какого-либо конкурентного преимущества.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 500 000 рублей компенсации, которое подлежит частичному удовлетворению судом, в силу следующего.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд полагает, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обоснованы.

Определяя размер компенсации, суд учитывает степень вины нарушителя, вид нарушения права, и, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, снижает размер компенсации за незаконное использование товарного знака истца до 50 000 рублей.

Во взыскании остальной суммы заявленной компенсации суд отказывает.

В силу статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7 300 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 удалить с домена tutsakh.com материалы, соответствующие классам 35, 38, 39, 41, 42 Международной классификации товаров и услуг, а именно:

35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете.

38 - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет].

39 - доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение данных или документов в электронных устройствах.

41 - обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; предоставление услуг игровых залов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; формирование цифрового изображения.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение вебсайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 50 000 рублей компенсации, 7 300 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 57 300 рублей.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич