ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

07 декабря 2023 года

Дело №А21-2755/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 05 декабря 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 07 декабря 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Геворкян Д.С., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Колосовым М.А.

при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности от 30.12.2022 (онлайн)

от ответчика: Не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-37058/2023) ООО «Зингер СПб» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2023 по делу № А21-2755/2023, принятое

по иску ООО «Зингер СПб»

к ИП ФИО2

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

установил:

ООО «Зингер СПб» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>; далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 62 500 руб., судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у Ответчика в общей сумме 150 руб., расходов на почтовые отправления в размере 62 руб.

Истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 62 500 руб., судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у Ответчика в общей сумме 150 руб., расходов на почтовые отправления в размере 549,67 руб.

Уточненные требования в редакции от 10.04.2023 приняты судом в порядке ст.49 АПК РФ.

Решением суда первой инстанции от 21.09.2023 требования Истца удовлетворены в части взыскания с Ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 266060 в размере 702,25 руб., судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 28, 09 руб., стоимости вещественных доказательств – товара, приобретенного у Ответчика в сумме 1, 60 руб., а также судебных издержек, состоящие из почтовых расходов в общем размере 6, 17 руб. В остальной части в удовлетворении требований отказано.

В апелляционной жалобе Истец, ссылается на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции, определяя размер компенсации исходя из реализации Ответчиком товара с нарушением исключительного права только в одном регионе не учел, что представленный в материалы дела Истцом договор, в подтверждение стоимости права использования товарного знака, определяет стоимость такого права вне зависимости от использования товарного знака на всей территории Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Ответчик, уведомленный о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО «ЗИНГЕР СПб» является обладателем исключительных прав на товарный знак №266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак №266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 25.08.2021 в торговом помещении по адресу: <...>, магазин «1000 мелочей» был установлен факт предложения к продаже от имени ИП ФИО2 товара - маникюрные инструменты, имеющего технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО2 подтверждается кассовым чеком от 25.08.2021, спорным товаром, а также видеосъемкой.

Истцом в адрес ответчика 27.10.2021 направлялась претензия от 26.10.2021 с целью досудебного урегулирования спора, однако в досудебном порядке спор с ответчиком урегулирован не был.

Ссылаясь на реализацию ответчиком продукции без согласия правообладателя, истец обратился с заявленными требованиями в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, признал требования Истца обоснованными по праву. При этом определяя размер компенсации, подлежащий взысканию с Ответчика, скорректировал расчет Истца исходя из нарушения прав Истца Ответчиком только в одном регионе.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы полагает, что решение суда первой инстанции подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 266060.

Сравниваемые обозначения на контрафактном товаре, приобретенном у ответчика, и товарный знак истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца. На спорном товаре, приобретенном у ответчика, присутствует слово "ZINGER", схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 266060, при этом истец не передавал ответчику право на использование товарного знака. Иное ответчиком не доказано (статья 65 АПК РФ).

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ООО "ЗИНГЕР СПБ" доказало факт нарушения его исключительных прав на товарный знак действиями ответчика по продаже контрафактного товара.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 11.08.2021, заключенным с иным лицом.

По условиям лицензионного договора от 11.08.2021 истец предоставил лицензиату право на использование товарного знака по свидетельству N 266060 в отношении товаров 08 класса и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг: 08 - кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; ножницы; пилочки для ногтей; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей (электрические или неэлектрические); щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы; 35 - демонстрация товаров; реклама; сбыт товара через посредников.

Согласно пункту 2.1 указанного договора ежегодное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака N 266060 составляет 750 000 руб.

В связи с этим истец произвел расчет компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации в виде двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (750 000 руб./1 товарный знак/2 класса Международной классификации товаров и услуг/1 способ применения/12 месяцев * 2 из расчета двукратного размера стоимости права использования товарного знака).

Суд первой инстанции, оценив представленный истцом в подтверждение данных о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 лицензионный договор от 11.08.2021 и произведенный на его основании расчет, пришел к выводу о том, что расчет компенсации произведен истцом без учета всех обстоятельств нарушения имущественных прав истца, а также условий лицензионного договора от 11.08.2021.

Удовлетворяя исковые требования в части, руководствуясь положениями статей 1252, 1515 ГК РФ, установив факт принадлежности истцу спорного товарного знака, а также факт его использования ИП ФИО2 без разрешения правообладателя, произвел расчет компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в размере 702,25 руб.. с учетом стоимости права использования спорного товарного знака по лицензионному договору истца тем способом и в том объеме, который использовал ответчик (750 000 руб. / 12 месяцев (срок лицензионного договора, за который установлена цена 750 000 руб.) / 89 субъектов Российской Федерации * 2 способа использования товарного знака х 2 (двукратный размер).

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательствах и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение исходя из этой цены.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В рассматриваемом случае права лицензиата по лицензионному договору от 11.08.2021 распространяются на всю территорию Российской Федерации вне зависимости от региона использования, в связи с чем, оснований для определения компенсации исходя из нарушения ответчиком прав истца в пределах одного субъекта Российской Федерации - не установлено.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Буквальный смысл и действительная воля сторон лицензионного договора от 11.08.2021 выражены в установлении условия о минимальном размере вознаграждения лицензиата, выплата которого не зависит ни от объемов реализованной продукции, ни от времени их использования.

Устанавливая размер фиксированного вознаграждения, лицензиар не проводил расчет стоимости права пользования на основе фактически реализуемых лицензиатом полномочий. Фиксированное вознаграждение лицензионного договора не обладает динамическим характером ценообразования. Правообладателем устанавливается фиксированная стоимость использования объекта интеллектуальной собственности вне зависимости от региона использования, реализуемых товаров или каких-либо других параметров. Основным критерием для определения размера фиксированного вознаграждения служит сам по себе любой предусмотренный договором вид использования объекта интеллектуальной собственности.

В каком объеме использовать предоставленное право на товарный знак, остается на усмотрение лица, которому предоставляется указанное право, и не влияет на минимальный размер вознаграждения.

Кроме того, необходимо отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на территории всей Российской Федерации, в связи с чем реализация ответчиком товара, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком на территории одного субъекта РФ, не имеет правового значения.

Указанный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2023 по делу N А36-11038/2022.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции признает вывод суда первой инстанции о необходимости деления вознаграждения по лицензионному договору от 11.08.2021 на количество субъектов Российской Федерации ошибочным и признает правомерным расчет компенсации (750 000 руб./1 товарный знак/2 класса Международной классификации товаров и услуг/1 способ применения / 12 месяцев).

В то же время в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд РФ указал, что в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный суд указал на необходимость учитывать все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины.

При определении размера компенсации суд учитывает характер нарушения, допущенного ответчиком, разъяснения пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, приведенные позиции Конституционного суда Российской Федерации, принимает во внимание, что нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак не носило грубый характер и было совершено однократно, правообладатель не понес значительных имущественных потерь (стоимость реализованного контрафактного товара составляет 150 руб.), размер предъявленной к взысканию компенсации, исчисленной по избранному истцом правилу, многократно превышает стоимость товара, продажа спорного товара не являлась существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Таким образом, требования ООО "ЗИНГЕР СПБ", направленные на взыскание с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав в размере 62 500 руб., не представляется возможным расценивать в качестве обоснованных с точки зрения разумности и справедливости, как обеспечивающего баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем апелляционный суд полагает, что применительно к рассматриваемому спору имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 31 250 руб. (однократная стоимость права использования товарного знака).

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению в части размера компенсации подлежащей взысканию с Ответчика.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2023 по делу N А21-2755/2023 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение прав на товарный знак в сумме 31 250 руб., расходы по уплате госпошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанциях в сумме 5 500 руб., почтовые расходы в сумме 549,67 рублей, расходы на приобретение товара в сумме 150 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Д.С. Геворкян

Л.П. Загараева